CE - Sentencia 11001032400020190051000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

TESIS: NO ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN, POR NOTORIEDAD, DEL

CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 400343 DE LA MARCA MIXTA “GRUPO

EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP ”, PARA DISTINGUIR SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 44 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, DADO QUE LA ACTORA NO PROBÓ QUE LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, “PROTECCIÓN”, FUESE NOTORIA AL MOMENTO EN QUE SE SOLICITÓ EL REGISTRO DE LA MARCA OBJETO

DE CANCELACIÓN.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

PROTECCIÓN S.A. 1, mediante apoderada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

PROTECCIÓN S.A. 1, mediante apoderada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las resoluciones núms. 62194 de 29 de septiembre de 2017, “Por la cual se decide la cancelación de un registro”, expedida por el director de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 20768 de 11 de junio de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación ”, emanada del superintendente delgado para la propiedad industrial de dicha entidad.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele totalmente por notoriedad del certificado de registro núm. 400343 de la marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP ”, para distinguir servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

1 En adelante PROTECCIÓN S.A. 2 En adelante SIC.3

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

3ª. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

3ª. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1°- Que para el año 2009, la marca “ PROTECCIÓN” era notoriamente conocida en el mercado colombiano para identificar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3.

2º- Que el 21 de marzo de 2017, presentó acción de cancelación por notoriedad contra el registro de la marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL

3 En adelante Clasificación Internacional de Niza4

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

PROTECCIÓN GEP ”, que identifica servicios en la Clase 44 4 de la Clasificación Internacional de Niza , de propiedad de la sociedad GRUPO

EMPRESARIAL PROTECCION LIMITADA.

3º- Que mediante la Resolución núm. 62194 de 2017, el director de signos distintivos de la SIC negó la cancelación por notoriedad de la marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP ”, al estimar que no se demostró que la marca “PROTECCIÓN” fuese notoria para el año 2009.

4º- Que contra dicha decisión presentó recurso de apelación, el cual fue

“GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP ”, al estimar que no se demostró que la marca “PROTECCIÓN” fuese notoria para el año 2009.

4º- Que contra dicha decisión presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto de manera confirmatoria mediante Resolución núm. 20768 de 2019, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación así:

4 La marca fue concedida para distinguir los siguientes servicios: “[…] Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales. […]”.5

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

Que la SIC al expedir los actos acusados violó los artículos 224, 225 y 235 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina5, por indebida aplicación y falsa motivación, por cuanto, a su juicio, la marca “PROTECCIÓN” sí era notoria para el año 2009; no obstante, dicha entidad obvió las pruebas que obraban en el expediente administrativo que daban cuenta del carácter notorio de dicha expresión antes, durante y después de esa anualidad.

Para el efecto, enumeró las evidencias que demostraban el carácter notorio de la marca “PROTECCIÓN” para el año 2009, las cuales no se tuvieron en cuenta al dar respuesta a la acción de cancelación por notoriedad del

Para el efecto, enumeró las evidencias que demostraban el carácter notorio de la marca “PROTECCIÓN” para el año 2009, las cuales no se tuvieron en cuenta al dar respuesta a la acción de cancelación por notoriedad del

signo “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP”.

Adjuntó imágenes que prueban que la marca “PROTECCIÓN” se ha usado de manera extendida por el territorio colombiano, pues la prestación de servicios que ella ofrece, así como el contacto con el cliente se ha desarrollado en diversas ciudades del País.

5 En adelante Decisión 486.6

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

Aseguró que para el año 2009, tanto la empresa como los servicios que ofrece la marca “ PROTECCIÓN”, habían sido reconocidas de manera amplia por el consumidor colombiano, pues contaba con más de 1.890.000 clientes, administraba activos superiores a los $20.000.000 billones de pesos en esa época y contaba con una participación del 25% en el mercado de los fondos de pensión.

Sostuvo que el consumidor colombiano está ampliamente familiarizado con la marca “PROTECCIÓN”; y que, además, posee casi 2.000.000 de clientes y administra un monto cuantioso de recursos.

Añadió que debe tenerse en cuenta el listado de publicaciones de prensa de los años 2007, 2008 y 2009, en los que la marca “ PROTECCIÓN” fue masivamente mencionada; y que, de igual modo, los certificados de

Añadió que debe tenerse en cuenta el listado de publicaciones de prensa de los años 2007, 2008 y 2009, en los que la marca “ PROTECCIÓN” fue masivamente mencionada; y que, de igual modo, los certificados de revisoría fiscal aportados, en los cuales se aprecian las inversiones hechas en esas anualidades dirigidas a publicitar la misma, pr ueban una sólida inversión en publicidad y promoción, lo que se traduce en el reconocimiento de la marca por parte del consumidor.7

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

Concluyó que la marca “PROTECCIÓN”, sin duda alguna, a su juicio, tenía carácter notorio para el año 2009, dado su uso extendido en el tiempo, amplio a nivel geográfico, masiva prestación de servicios (teniendo en cuenta el número de clientes afiliados y la especialización de los servicios amparados), importantes cifras de inversión en publicidad, menciones masivas en prensa (lo que genera recordación) y una amplia administración de activos; y que la marca notoria “PROTECCIÓN” es reproducida de manera absol uta en la marca “ GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Manifestó que, más allá de si la marca previamente registrada resulta notoria o no, debe tenerse en cuenta que la expresión “ PROTECCIÓN”8

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

es de uso común y descriptiva respecto de los servicios que identifica en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza , por lo que resulta inapropiable de manera exclusiva.

Adujo que existen varias empresas que usan la palabra “PROTECCIÓN”, para hacer alusión a la información que suministran al consumidor sobre la naturaleza de sus productos y servicios.

Alegó que la marca cuestionada está conformada por una palabra que es necesaria por parte de los empresarios que se dedican a los servicios de protección de bienes y personas en la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la actora no puede impedir su uso por parte de otras personas en el mercado.

II.2. La sociedad GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN LIMITADA , tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificado en debida forma6, guardó silencio.

6 Folio 112 del cuaderno físico principal.9

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

6 Folio 112 del cuaderno físico principal.9

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante providencia de 15 de diciembre de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20207, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

7 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.10

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

-Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.10

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que la marca “PROTECCIÓN” era notoria en 2009; y que entre las marcas enfrentadas existe riesgo de confusión y/o asociación, pues la marca notoria “PROTECCIÓN” es reproducida de manera absoluta en la marca “ GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP”.

IV.2 La SIC se ratificó en lo expuesto en el escrito de contestación. Al respecto, adujo que la marca “ PROTECCIÓN” está conformada por11

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

elementos exclusivamente descriptivos y de uso común para los servicios que ampara, de manera es un término que puede ser utilizado por

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

elementos exclusivamente descriptivos y de uso común para los servicios que ampara, de manera es un término que puede ser utilizado por cualquier persona la conformación de sus marcas.

IV.3 La sociedad GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN L IMITADA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, mencionó que no existen suficientes pruebas que demuestren la notoriedad de la marca “PROTECCIÓN” para la fecha en que se solicitó la marca cuestionada, máxime si se tiene en cuenta que los informes de gestión y financieros de los años 2007 a 2010 no tienen ninguna variación, pues no expresan detalladamente los resultados por los servicios específico s que presta la empresa con la marca en que sustenta su pretensión.

Alegó que los documentos allegados por la actora no prueban el reconocimiento de la marca “ PROTECCIÓN”, aspecto fundamental para la procedencia de las acciones de cancelación por notoriedad; que no hay duda de que la información aportada evidencia un comerciante exitoso ;12

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

sin embargo, nunca deriva de manera directa en concluir que dicha marca sea notoria.

Mencionó que en el proceso administrativo nunca se demostró la difusión y el conocimiento en el sector específico al momento de la solicitud de la marca a cancelar.

sin embargo, nunca deriva de manera directa en concluir que dicha marca sea notoria.

Mencionó que en el proceso administrativo nunca se demostró la difusión y el conocimiento en el sector específico al momento de la solicitud de la marca a cancelar.

IV.4 En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos9:

“[…] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso

9 Proceso 20-IP-2023.13

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020190051000 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en las sentencias 153-IP-2022 y 184 -IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5187

jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en las sentencias 153-IP-2022 y 184 -IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 y 5389 del 14 de diciembre de 2023, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de la presente providencia.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 62194 de 29 de septiembre de 2017 y 20768 de 11 de junio de 2019 , negó la cancelación por notoriedad la marca “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP ” (mixta), registrada con el certificado núm. 400343, a la sociedad PROTECCIÓN S.A. , para distinguir servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, por no haber demostrado la notoriedad de la marca14

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

previamente registrada “ PROTECCIÓN”, para la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora , la marca “ PROTECCIÓN”, sin duda alguna, a su

previamente registrada “ PROTECCIÓN”, para la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora , la marca “ PROTECCIÓN”, sin duda alguna, a su juicio, tenía carácter notorio para el año 2009, dado su uso extendido en el tiempo, amplio a nivel geográfico, masiva prestación de servicios (teniendo en cuenta el número de clientes afiliados y la especialización de los servicios amparados), importantes cifras de inversión en publicidad, menciones masivas en prensa (lo que genera recordación) y una amplia administración de activos; y que la marca notoria “PROTECCIÓN” es reproducida de manera absoluta en la marca “ GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP”.

Por su parte, la SIC sostuvo que más allá de si la marca previamente registrada resulta notoria o no, debe tenerse en cuenta que la expresión “PROTECCIÓN” es de uso común y descriptiva respecto de los servicios que identifica en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta inapropiable de manera exclusiva.15

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

Adujo que existen varias empresas que usan la palabra “PROTECCIÓN”, para hacer alusión a la información que suministran al consumidor sobre la naturaleza de sus productos y servicios.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 20IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a

la naturaleza de sus productos y servicios.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 20IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 153IP-2022 y 184-IP-2022, en las que se interpretaron los artículos 224, 225 y 235 de la Decisión 486.

Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con dichas normas, procedía o no la cancelación por notoriedad de la marca “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP ”, para la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza , al haberse demostrado o no la notoriedad de la marca “PROTECCIÓN” y resultar similarmente confundible con ésta.16

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486

“[…]

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

[…]

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la

[…]

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

[…]

Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. […].”

Comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si procede o no la cancelación por notoriedad de la marca “GRUPO EMPRESARIAL PROTECCIÓN GEP” (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 4417

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

de la Clasificación Internacional de Niza, al ser la marca previamente registrada “PROTECCIÓN” notoria, es necesario abordar, previamente, el alcance del concepto de la marca notoria.

Al respecto, en la interpretación prejudicial traída a colación en este proceso, el Tribunal sostuvo:

“[…]

2. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba

Definición

Al respecto, en la interpretación prejudicial traída a colación en este proceso, el Tribunal sostuvo:

“[…]

2. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba

Definición

2.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

2.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

[…]18

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada

[…]

La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro. Ambas también rompen el

rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto. De todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad de forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servi cios diferentes que se encuentre en el sector pertinente.

[…]

2.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. […]”

En consecuencia, l a marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de marcas idénticas o similares y también frente a aquellos signos que19

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

identifiquen productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

identifiquen productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

Ahora bien, la acción de cancelación por notoriedad se encuentra regulada en el artículo 235 de la Decisión 486, el cual es del siguiente tenor:

“[…] Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. […]”.

En cuanto a la acción de cancelación por notoriedad, el Tribunal, en la interpretación prejudicial traía a colación en el presente proceso, precisó lo siguiente:

“[…] 1. Cancelación por notoriedad de una marca.

[…]

1.3. Por su parte, el trámite a seguirse será el contemplado en el artículo 170 de la Decisión 486.20

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

“Artículo 170. - Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada par que, dentro del plazo de setenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

nacional competente notificará al titular de la marca registrada par que, dentro del plazo de setenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”.

1.4. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido.

[…]

1.6 Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal.

1.7 En primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:21

si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:21

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00510-00

Actora: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

1.7.1 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de tos signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de fas palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.7.2 Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.7.3 Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[…]

1.9. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden pretensarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria

pueden pretensarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria

1.1. De acuerdo con el artículo 235 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legítimo titular del signo.

[…]

2.12. En el caso de análisis, se debe verificar que las marcas sobre la base de las cuales se solicita la acción de cancelación sean notoriamente conocidas. (mixta).

c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, l