CE - Sentencia 11001032400020200005700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00057-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Genomma Lab. Internacional S.A.B. de C.V.

Tema: Registro como marca de l signo nominativo “FERMODYL” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 57219 de 10 de agosto de 20181 y 31606 de 30 de julio de 20192, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Incobra S.A. y se concedió el registro de la marca nominativa “FERMODYL”, para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Genomma Lab. Internacional S.A.B. de C.V.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Laboratorios Incobra S.A., a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Laboratorios Incobra S.A., a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las

siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 57219 de 10 de agosto de 2018 proferida por la (sic) Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que decidió declarar infundada la oposición presentada por LABORATORIOS INCOBRA S.A. y conceder el registro de la marca nominativa FE RMODYL solicitada por GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. para distinguir los siguientes productos de la clase 3: “PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DEL CABELLO, A SABER,

SHAMPOO TRATAMIENTOS, ACONDIONADORES, PERMANENTES, GELS,

ESPUMA (MOUSSE) FIJADORES EN SPRAY PARA EL CABELLO”.

1 Folios 28 a 31 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Folios 32 a 37 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 2 a 14 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00057-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 31606 de 30 de

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 31606 de 30 de julio octubre (sic) de 2019 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 57219 de 10 de agosto de 2018 proferida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria.

TERCERA. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con el artículo 192 del C.P.A.C.A. expedir dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de la sentencia, una resolución que cancele el certificado de registro que se haya asignado a la marca FERMODYL solicitada por GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. para distinguir los siguientes productos de la

clase 3: “PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DEL CABELLO, A SABER,

SHAMPOO TRATAMIENTOS, ACONDIONADORES, PERMANENTES, GELS, ESPUMA (MOUSSE) FIJADORES EN SPRAY PARA EL CABELLO”, en el portal web de la Superintendencia de Industria y Comercio aparece el 626322 como número de certificado provisional, pero no hay vigencia.

CUARTA. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar la Resolución que se expida como consecuencia de la sentencia de éste proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]” (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda4

Resolución que se expida como consecuencia de la sentencia de éste proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]” (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda4

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Laboratorios Incobra S.A. registró la marca nominativa “FERMOLITE” y mixta “FERMOLYTE 5 para identificar productos de la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] productos farmacéuticos para uso humano, productos rehidratantes, productos para el tratamiento de desequilibrios hidro -electroliticos en niños y adultos […]”.

4. Señaló que, el 13 de diciembre de 2017, la sociedad Genomma Lab. Internacional S.A.B. de C.V. solicitó el registro como marca del signo nominativo “FERMODYL” para identificar productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] preparaciones para el cuidado del cabello, a saber, shampoo tratamientos, acondicionadores, permanentes, gels, espuma

(mousse), fijadores en spray para cabello […]”.

5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Laboratorios Incobra S.A. presentó oposición, por cuanto, a su juicio era similarmente confundible con su s marcas previamente registradas.

4 Folios 4 a 6 C pp. 5 Certificados 447.135 y 544.180.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00057-00

marcas previamente registradas.

4 Folios 4 a 6 C pp. 5 Certificados 447.135 y 544.180.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00057-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

6. Anotó que, mediante la Resolución 57219 de 10 de agosto de 2018, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Incobra S.A. y concedió el registro de la marca nominativa “FERMODYL” en la clase 3ª. A lo cual, la demandante presentó recurso de apelación.

7. Afirmó que, mediante la Resolución 31606 de 30 de julio de 2019 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la

Resolución 57219.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación6

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas: (i) Ley 1437, artículos 42 y 80 y (ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo s 134, 135 literal b), 136 literal a) y 150.

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró como marca el signo

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró como marca el signo nominativo “FERMODYL” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Genomma Lab.

Internacional S.A.B. de C.V., sin considerar que la misma era similarmente confundible con su marca nominativa “FERMOLITE” y mixta “FERMOLYTE , lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores.

10. Afirmó que las marcas confrontadas son similares, por cuanto tienen en común la expresión inicial “FERMO” y la partícula “DYL”, que contiene la letra “Y” y la letra “L”, por lo que tienen una semejanza ortográfica y fonética evidente.

11. Aseguró que las letras “T” y “ E” de las marcas del demandante, y la letra “L” y las letras “L” e “Y” o “L” e “I” invertidas a “YL” , no generan ninguna diferencia fonética, creando confusión. En ese sentido, afirmó que la marca “FERMODYL” no es distintiva y, por lo tanto, no debió otorgarse su registro como marca.

12. Por otra parte, mencionó que también existe conexidad competitiva y riesgo de asociación entre las clases que representan las marcas confrontadas , por cuanto tienen finalidades similares en el aspecto cosmético.

13. Finalmente, sostuvo que la SIC no realizó un análisis comparativo de las marcas confrontadas conforme con lo previsto en los artículos 136 literal a) y 150 de la

tienen finalidades similares en el aspecto cosmético.

13. Finalmente, sostuvo que la SIC no realizó un análisis comparativo de las marcas confrontadas conforme con lo previsto en los artículos 136 literal a) y 150 de la

6 Folios 24 a 44 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00057-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Decisión 486 de 2000 , toda vez que se limitó a señalar que no existía conexidad competitiva, desconociendo con ello lo dispuesto en los artículos 42 y 80 de la Ley 1437.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio7

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron debidamente motivadas y, en consecuencia, no incurrió en desconocimiento de lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000.

15. Aseguró que las marcas en conflicto son diferentes, en tanto que , si bien existe similitud ortográfica, se distinguen en los productos que registran, de manera que no existe conexidad competitiva y riesgo de asociación.

16. Recordó que la SIC decidió conceder el registro de la marca cuestionada conforme a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, la cual establece que el análisis entre los signos confrontados debe presentarse cuando exista semejanza susceptible de genera r confusión y que se presente conexidad competitiva. En ese

a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, la cual establece que el análisis entre los signos confrontados debe presentarse cuando exista semejanza susceptible de genera r confusión y que se presente conexidad competitiva. En ese sentido, el no cumplimiento de uno de los supuestos hace que el signo se pueda registrar.

17. Precisó que, en los actos acusados se indicó que existía la ausencia de uno de los mencionados requisitos, esto es, conexidad competitiva, lo que p resupone la registrabilidad del signo pretendido.

II.2. Contestación de la sociedad Genomma Lab. Internacional S.A.B. de C.V.8

18. La sociedad Genomma Lab. Internacional S.A.B. de C.V. , tercera interesada en el resultado del proceso contestó la demanda en la que sostuvo que la marca “FERMODYL” es distintiva para amparar productos en la clase 3ª.

19. Indicó que la SIC realizó el análisis pertinente sobre la registrabilidad de su marca y llegó a la conclusión que era diferente con las marcas previamente registradas por la demandante.

20. Sostuvo que la marca “FERMODYL” se diferencia en la sílaba “DYL” respecto de las sílabas de las marcas previamente registras “LITE” y “LYTE” . Agregó que las expresiones no se relacionan con ningún concepto en su conjunto, sin embargo, el prefijo “FERM” es de uso común, que evoca “enfermo”, de manera que la partícula

7 Folios 134 a 137 C pp. 8 Folios 93 a 116 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00057-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

7 Folios 134 a 137 C pp. 8 Folios 93 a 116 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00057-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“FERMO” es débil, por lo que su inclusión no es determinante para argumentar que existe similitud capaz de generar riesgo de confusión.

21. Agregó que no existía conexidad competitiva , así como tampoco riesgo de asociación, por cuanto los productos registrados por las marcas se encontraban en clases diferentes.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

22. La sociedad H Laboratorios Incobra S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 22 de enero de 20209 en contra de las Resoluciones 57219 de 10 de agosto de 2018 y 31606 de 30 de julio de 2019 , expedidas por la Superintendencia de Industria y

Comercio – SIC.

23. Mediante auto de 13 de marzo de 2020 10 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Genomma Lab. Internacional S.A.B. de C.V. El 18 de agosto de 202011 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

24. Mediante auto de 28 de enero de 2021 12 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b) 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b) 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 38-IP-2021 de 21 de junio de 2021 13 dentro de la cual indicó que interpretaría los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, de oficio interpretó el artículo 151 ibidem. No interpretó l os artículos 134 y 135 literal b) de la mencionada decisión por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca, los requisitos para su registro ni la irregistrabilidad de un signo por carecer de

distintividad intrínseca. Así lo consideró:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 (Literal b), 136 (Literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 (Literal a) y 150 de la Decisión 486, por ser pertinente.

No procede realizar la interpretación de los Artículos 134 y 135 (Literal b) de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca, los requisitos para su registro ni la irregistrabilidad de un signo por carecer de distintividad intrínseca.

9 Folio 2 C pp. 10 Folios 62 a 63 C pp. 11 Folio 77 C pp. 12 Folios 142 y vto. C pp.

distintividad intrínseca.

9 Folio 2 C pp. 10 Folios 62 a 63 C pp. 11 Folio 77 C pp. 12 Folios 142 y vto. C pp. 13 Índice 24 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00057-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486, para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […]

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede

semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa

[…]

Comparación entre signos denominativos

[…]

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá ver ificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado FERMODYL (denominativo) y la marca FERMOLITE (denominativa).

Comparación entre signos mixtos y denominativos

[…]

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criteri os señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro FERMODYL (denominativo) y la marca FERMOLYTE (mixta).

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos

[…]

En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficinaRadicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00057-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un propósito básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

[…]

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de su stitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

26. A través de auto de 6 de agosto de 2021 14 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 18 de marzo de 202215, en la cual se reconoció personería a los apoderados de las partes y se verificó que no se había dado traslado de las excepciones, por lo que se concedió el término de 3 días y se fijó nueva fecha para continuar con la audiencia inicial que se realizó el 1° de abril de 202216.

27. En la citada continuación de la audiencia se reconoció personería a los apoderados

continuar con la audiencia inicial que se realizó el 1° de abril de 202216.

27. En la citada continuación de la audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento, previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

28. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Laboratorios Incobra S.A., Genomma Lab. Internacional S.A.B. de C.V.17 y la SIC18 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

14 Folios 152 y vto. C pp. 15 Índice 38 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 42 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 44 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 43 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00057-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14919 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14919 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 57219 de 10 de agosto de 2018 y 31606 de 30 de julio de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Incobra S.A. y se concedió el registro de la marca nominativa “FERMODYL”, para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Genomma Lab.

Internacional S.A.B. de C.V.

31. La Sala deberá examinar si entre la marca nominativa “FERMODYL”, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de la s ociedad Genomma Lab.

Internacional S.A.B. de C.V. y la marca nominativa “FERMOLITE” y mixta “FERMOLYTE” de la demandante , destinados a amparar productos en la clase 5ª, existe similitud que configure riesgo de confusión y asociación en el público

“FERMOLYTE” de la demandante , destinados a amparar productos en la clase 5ª, existe similitud que configure riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, de acuerdo con lo previsto en los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000 , este último interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , así como desconocimiento de los dispuesto en los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011.

32. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión.

IV.3. La identificación de los actos demandados

33. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 57219 de 10 de agosto de 2018 20 y 31606 de 30 de julio de 2019 21, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se declaró

19 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 20 Folios 28 a 31 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 21 Folios 32 a 37 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00057-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

21 Folios 32 a 37 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00057-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Incobra S.A. y se concedió el registro de la marca nominativa “FERMODYL”, para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Genomma Lab. Internacional S.A.B. de C.V.

IV.4. Análisis del caso concreto

34. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro de la marca nominativa “FERMODYL” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: preparaciones para el cuidado del cabello, a saber, shampoo tratamientos, acondicionadores, permanentes, gels, espuma (mousse), fijadores en spray para cabello […]”.

35. A juicio de la parte de mandante, las resoluciones acusadas adolecen de nulidad porque la marca nominativa del tercero con interés en el resultado del proceso y la marca nominativa “FERMOLITE” y mixta “FERMOLYTE ” presentan similitud que las hace confundibles, generando riesgo de confusión y asociación en el consumidor.

36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 38-IP-2021 de 21 de junio de 2021 dentro de la cual indicó que interpretaría los artículos 136 literal a) y 150 de

por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 38-IP-2021 de 21 de junio de 2021 dentro de la cual indicó que interpretaría los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, de oficio, interpretó el artículo 151 ibidem. No interpretó los artículos 134 y 135 literal b) de la mencionada decisión por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca, los requisitos para su registro ni la irregistrabilidad de un signo por carecer de distintividad intrínseca.

37. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la parte demandante invocó como vulnerados los artículos 134 y 135 literal b) ejusdem, al exponer el concepto de violación sostuvo que la marca nominativa “FERMODYL” es confundible con la marca nominativa “FERMOLITE” y mixta “FERMOLYTE”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca previsto en el literal a) del artículo 136 ibidem22.

38. Por lo anterior, será n excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000.

39. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda

cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de

2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00057-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

[…]

Artículo 150. - Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

40. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor23:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

41. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IPconflicto, así:

23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022.Radic