CE - Sentencia 11001032400020200007500 de 2025

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Sentencia 11001032400020200007500 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

TESIS: LOS SIGNOS NOMINATIVOS CUESTIONADOS “FRIDA KAHLO”

SON IDÉNTICOS AL NOMBRE Y APELLIDO DE LA ARTISTA “FRIDA

KAHLO”, SIN ENCONTRARSE ACOMPAÑADO S DE OTRO ELEMENTO

QUE CONTRIBUYA A DIFERENCIARLOS, LO CUAL PUEDE AFECTAR LA

IDENTIDAD DE UNA PERSONA NATURAL RECONOCIDA EN EL

MERCADO ARTÍSTICO Y CULTURAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promo vida por la sociedad FRIDA KAHLO CORPORATION, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las resoluciones núms. 49156, “Por la cual se decide una solicitud de registro”; 49197, “Por la cual se decide una solicitud de registro” ; 49194, “Por la cual se decide una solicitud de registro”; 49193, “Por la cual se decide una solicitud de registro”; 49192, “Por la cual se decide una solicitud de2

una solicitud de registro” ; 49194, “Por la cual se decide una solicitud de registro”; 49193, “Por la cual se decide una solicitud de registro”; 49192, “Por la cual se decide una solicitud de2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

registro”; y 49196, “Por la cual se decide una solicitud de registro” todas de 13 de julio de 2018, expedidas por el director de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 44315 de 9 de septiembre de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”; 44314 de 9 de septiembre de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” ; 48362 de 24 de septiembre de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”; 44544 de 10 de septiembre de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”; 44543 de 10 de septiembre de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”; y 48361 de 24 de septiembre de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelació n”, emanadas del superintendente delegado para la propiedad industrial de dicha entidad.

2ª. Que, como consecuencia de la s declaraciones de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder los registros como marcas de los signos nominativos “FRIDA KAHLO”.

2ª. Que, como consecuencia de la s declaraciones de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder los registros como marcas de los signos nominativos “FRIDA KAHLO”.

3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

1 En adelante SIC.3

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 15 de marzo, 14 de junio y 18 de agosto de 2016, solicitó los registros como marcas de los signos nominativos “FRIDA KAHLO”, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25, y 28; 35, 41; y 18, 21, 24 y 38 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2.

2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. - Los referidos signos solicitados se solicitaron para distinguir los siguientes productos y servicios: “[…] Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos

Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Clase 28: Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de navidad; muñecas.

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, venta de productos temáticos mexicanos como intermediario comercial. educación: formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, alquiler de campos de deporte; alquiler de equipos de buceo; alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos; campamentos de vacaciones [cursillos] de perfeccionamie nto deportivo; servicios de campamentos de vacaciones [actividades recreativas]; clases de mantenimiento físico; servicios de clubes [educación o entretenimiento]; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; organización de competiciones deportivas;

Clase 41: Servicios de discotecas y karaoke; parques de diversiones; explotación de campos de golf; explotación de instalaciones deportivas; organización de fiestas y recepciones; organización y dirección de coloquios, conciertos, conferencias, congresos, seminarios , simposios, talleres de formación; información sobre actividades recreativas y deportivas; alquiler de equipos de submarinismo; publicación de textos que no sean publicitarios: publicación electrónica de periódicos en línea; publicación electrónica

información sobre actividades recreativas y deportivas; alquiler de equipos de submarinismo; publicación de textos que no sean publicitarios: publicación electrónica de periódicos en línea; publicación electrónica de revistas en línea no descargables; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; servicios de información en relación con todos los anteriores servicios.

Clase 18: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería; maletas.

Clase 21: Vasos, platos y vajilla.

Clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa; toallas de playa.

Clase 38: Telecomunicaciones; servicios de agencias de noticias; envío de mensajes; facilitación de acceso a bases de datos; provisión de foros de discusión [chats] en internet; servicios de proveedores4

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades ESTACIÓN DE MODA S.A.S. y FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V. , esta última junto con las señoras MARÍA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO , presentaron oposición, por cuanto la primera era titular de la marca

MEXICO C.A. DE C.V. , esta última junto con las señoras MARÍA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO , presentaron oposición, por cuanto la primera era titular de la marca “FRIDA”, en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y las segundas por ser propietari as de los derechos del nombre, firma, seudónimo e imagen de la artista mexicana FRIDA KAHLO.

3º: Que mediante las resoluciones núms. 49156, 49197, 49194, 49193, 49192 y 49196 de 13 de julio de 2018, el director de signos distintivos de la SIC declaró fundada solamente la oposici ón presentada por la sociedad FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V. y las señoras MARÍA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO y, en consecuencia, denegó los registros como marcas de los signos nominativos “FRIDA KAHLO”, para distinguir productos y servicios en las clases 14, 25 28; 35, 41; y 18, 21, 24 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, al encontrarlos incursos en la

de acceso a usuario a redes informáticas mundiales teledifusión; servicios de tablones de anuncios electrónicos [telecomunicaciones]; provisión de foros en línea; transmisión de archivos digitales, transmisión de archivos informáticos; radiocomunicación, c omunicaciones radiofónicas; servicios de radiomensajería [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica], servicios de radiobúsqueda [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica]; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador transmisión de mensajes de correo electrónico; acceso a tonos de

radiomensajería [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica], servicios de radiobúsqueda [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica]; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador transmisión de mensajes de correo electrónico; acceso a tonos de timbre de teléfonos celulares; acceso a imágenes de telefonos celulares; servicios de descarga de datos, sonidos e imágenes; transmisión de audio por internet transmisión de tonos e imágenes para teléfonos celulares; transmisión de video por internet [webcasting]; difusión de programas de televisión […]”.5

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal e) de la Decisión 486, ya que reproducían en su totalidad el nombre de l personaje famoso “FRIDA KAHLO”, de su propiedad.

4º: Que contra los citados actos administrativos interpuso recursos de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria a través de las resoluciones núms. 44315 y 44314 de 9, 48362 de 24, 44544 y 44543 de 10 y 48361 de 24 de septiembre de 2019 , emanada s del superintendente delegado para la propiedad industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina 3, por indebida interpretación, por cuanto pasó por alto que desde el 20 de enero de 2005 y hasta la fecha, cuenta con un contrato de asociación exclusiv o y consentimiento expreso de las hereder as de la artista mexicana FRIDA KAHLO para explotar tal expresión comercialmente en todo el mundo e identificar productos y servicios en el mercado.

3 En adelante Decisión 486.6

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Adujo que con ocasión a lo anterior, es titular de más de cien registros marcarios con dicha denominación y registrados en múltiples países, entre otros, Brasil, Canadá, Australia, Chile, China Costa Rica, Estados Unidos de América, Honduras, Guatemala, México y Colombia.

Sostuvo que el derecho de las marcas “ FRIDA KAHLO ” le fue transferido mediando como título la cesión de los derechos realizada por las herederas de la artista, cuya fuente es el contrato de asociación suscrito, cumpliéndose así los requisitos establecidos para adquirir el derecho de dominio, razón por la que la SIC no puede pasar por alto que ahora es la titular derivada de tal derecho por vía de una transferencia que tiene plena validez.

adquirir el derecho de dominio, razón por la que la SIC no puede pasar por alto que ahora es la titular derivada de tal derecho por vía de una transferencia que tiene plena validez.

Indicó que en el trámite administrativo las opositoras no acreditaron que el mencionado contrato comercial se hubiese resuelto de manera automática, ni mucho menos que demostraran la existencia de decisiones judiciales o arbitrales que así lo dispusieran, por lo que tiene la legitimación para obtener el registro de los signos cuestionados.

Indicó que las hereder as solo fundamentaron su oposición con base en la ocurrencia de la condición resolutoria contenida en la cláusula7

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

sexta del mencionado contrato de 20 de enero de 2005, según el cual dispone4:

Adujo que en el mencionado contrato las partes establecieron una cláusula de incumplimiento para los escenarios en los que operaría la recisión inmediata de este5. En efecto:

4 Índice 19 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 5 Índice 19 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.8

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

5 Índice 19 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.8

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Advirtió que las herederas tampoco cumplieron con la carga contractual de intentar someter la controversia suscitada entre las partes a un arbitraje, máxime cuando tal escenario quedó establecido en la cláusula décima tercera para dirimir controversias o reclamaciones que no hubiesen sido resueltas de forma amistosa.

Explicó que cuenta en Colombia con derechos adquiridos sobre tres registros marcarios con dicha denominación en las clases 16, 21 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que se presentara oposición alguna en los trámites administrativos de concesión, lo que comúnmente se denomina una familia de marcas.

Por último, trajo a colación sentencias proferidas en otros países en las que se ha aceptado su legitimación para solicitar el registro de las marcas “FRIDA KAHLO”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, estas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Adujo que no decidió sobre la validez y vigencia del contrato de cesión suscrito por la actora y los terceros con interés directo en las resultas del proceso, dado que solamente negó los registros solicitados9

Adujo que no decidió sobre la validez y vigencia del contrato de cesión suscrito por la actora y los terceros con interés directo en las resultas del proceso, dado que solamente negó los registros solicitados9

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

teniendo en cuenta la imposibilidad de establecer con certeza si la demandante cuenta con el derecho real de solicitar los registros como marca de la expresión “ FRIDA KAHLO”, ya que dicha titularidad ha sido ampliamente cuestionada, al punto que son las mismas herederas de la artista mexicana quienes presentaron la oposición en sede administrativa.

Indicó que el hecho de que la actora tenga registrada la expresión “FRIDA KAHLO” en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, no es presupuesto para acceder a los registros solicitados, pues estos deben cumplir con los requisitos de registrabilidad exigidos en la normativa comunitaria.

II.-2. Las señoras MARÍA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO y la sociedad FRIKAHLO DE MEXICO C.A.

DE C.V. , terceros con interés directo en la s resultas del proceso, solicitaron despachar desfavorablemente las súplicas incoadas en la demanda.

Indicaron que si bien existe un contrato de cesión este fue incumplido, por lo que dando observancia a la condición resolutoria allí establecida las marcas existentes bajo la expresión “FRIDA KAHLO”, las que se10

demanda.

Indicaron que si bien existe un contrato de cesión este fue incumplido, por lo que dando observancia a la condición resolutoria allí establecida las marcas existentes bajo la expresión “FRIDA KAHLO”, las que se10

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

encontraban en trámite y todas aquellas que se solicitaran a favor de la actora, tenían que pasar a su dominio.

Sostuvieron que dicho acuerdo en manera alguna incluye los derechos sobre el nombre, seudónimo, firma y retrato de la artista “ FRIDA KAHLO”, aseveración que fue reconocida abiertamente por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante sentencia de 16 de marzo de 2021, dentro del expediente núm. TOCA U-SA-112/2020.

Indicaron que son las únicas y legítimas herederas de la artista FRIDA KAHLO y, por ende, las autorizados para decidir quién puede emplear el nombre e imagen de aquella, por lo que de acceder a los registros solicitados se les ocasionaría un perjuicio a su identidad, prestigio e intereses.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante providencia de 30 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437

Mediante providencia de 30 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20116, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080

6 CPACA.11

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda , su reforma y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 49156, 49197, 49194, 49193, 49192 y 49196 de 13 de julio de 2018; y 44315 y 44314 de 9 de septiembre, 48362 de 24 de septiembre, 44544 y 44543 de 10 de septiembre y 48361 de 24 de septiembre de 2019, mediante las cuales la SIC denegó los

de 24 de septiembre, 44544 y 44543 de 10 de septiembre y 48361 de 24 de septiembre de 2019, mediante las cuales la SIC denegó los registros como marcas de los signos nominativos “ FRIDA KAHLO”, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25 y 28; 35 y 41; y 18, 21, 24 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en el artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de 2000.

7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.12

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Las partes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda , su reforma y la s contestaciones de las mismas y el memorial que descorrió el traslado a las excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la

a las excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 57025, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que los signos solicitados “FRIDA KALHO” no cuentan con las características necesarias suficientes que le permitan al consumidor diferenciarlos en el mercado frente al nombre de la artista mexicana “FRIDA KALHO”.13

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

IV.-2. En esta etapa procesal, las señoras MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO , la sociedad FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V., la actora y la SIC guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

Mediante providencia de 28 de julio de 2023, se ordenó dar aplicación a la doctrina interpretativa del acto aclarado en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: DAR aplicación a la doctrina del acto aclarado en lo relacionado con la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

“[…] PRIMERO: DAR aplicación a la doctrina del acto aclarado en lo relacionado con la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Con el fin de efectuar el análisis de la norma comunitaria que se requiere, se utilizarán para ello las interpretaciones prejudiciales 57 -IP-2003 (artículo 136, literal e), ibidem) y 290-IP-2016 (artículo 136, literal e), ibidem).

TERCERO: En firme el presente proveído, regrese el expediente al Despacho a efectos de correr traslado para alegar de conclusión […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC , mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 49156, 49197, 49194, 49193, 49192 y 49196 de 13 de julio de 2018 , 44315 y 44314 de 9, 48362 de 24, 44544 y 44543 de 10 y 48361 de 24 de septiembre de 2019, denegó el registro como marca del signo nominativo “FRIDA KAHLO”14

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

a la actora, para amparar productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25, y 28; 35, 41; 18, 21, 24 y 38 de la Clasificación

www.consejodeestado.gov.co

a la actora, para amparar productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25, y 28; 35, 41; 18, 21, 24 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlos incursos en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal e) , de la Decisión 486, ya que reproducían en su totalidad el nombre de la artista mexicana “FRIDA KAHLO”, de propiedad de la sociedad FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V. y de las señoras MARÍA CRISTINA

TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO

A juicio del demandante, la SIC pasó por alto que desde el 20 de enero de 2005 y hasta la fecha cuenta con un contrato de asociación exclusivo y consentimiento expreso de las herederas de la artista mexicana FRIDA KAHLO para explotar tal expresión comercialmente en todo el mundo e identificar productos y servicios en el mercado.

Adujo que , con ocasión a lo anterior, es titular de más de cien registros marcarios con dicha denominación y registrados en múltiples países, entre otros, Brasil, Canadá, Australia, Chile, China Costa Rica, Estados Unidos de América, Honduras, Guatemala, México y Colombia.

Sostuvo que el derecho de las marcas “ FRIDA KAHLO ” le fue transferido mediando como título la cesión de los derechos realizada15

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

por las herederas de la artista, cuya fuente es el contrato de asociación suscrito, cumpliéndose así los requisitos establecidos para adquirir el derecho de dominio, razón por la que la SIC no puede pasar por alto que ahora es la titular derivada de tal derecho por vía de una transferencia que tiene plena validez.

Por su parte, la SIC señaló que no decidió sobre la validez y vigencia del contrato de cesión suscrito por la actora y los terceros con interés directo en las resultas del proceso, dado que solamente negó los registros solicitados teniendo en cuenta la imposibilidad de establecer con certeza si la demandante cuenta con el derecho real de solicitar los registros como marca de la expresión “ FRIDA KAHLO”, ya que dicha titularidad ha sido ampliamente cuestionada, al punto que son las mismas herederas de la artista mexicana quienes presentaron la oposición en sede administrativa.

Indicó que el hecho de que la actora tenga registrada la expresión “FRIDA KAHLO ”, en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, no es presupuesto para acceder a los registros solicitados, pues estos deben cumplir con los requisitos de registrabilidad exigidos en la normativa comunitaria.16

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En igual sentido, se pronunciaron los terceros con interés directo en las resultas del proceso, pues adujeron que son los únicos y legítimos herederos de la artista FRIDA KAHLO y, por ende, los autorizados para decidir quién puede emplear el nombre e imagen de aquella, por lo que de acceder a los registros solicitados, se le ocasionaría un perjuicio a su identidad, prestigio e intereses.

Bajo el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, el despacho sustanciador estimó que para el caso sub examine era dable remitirse a los pronunciamientos comunitarios rendidos en los procesos núms. 57-IP-20038 y 290-IP-20169, en las que se interpretó el artículo 136, literal e), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es la siguiente:

Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el

seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; […]”.

8 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 967 de 18 de agosto de 2003. 9 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3141 de 21 de noviembre de 2017.17

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que para que el nombre de una persona natural pueda ser registrado como marca, debe cumplir con los siguientes requisitos, estos son:

  1. Que sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; y iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Precisado lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos y el nombre y apellido en conflicto.

hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Precisado lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos y el nombre y apellido en conflicto.

En ese sentido y para efectos de realizar el análisis, a continuación, se presentan los signos y el nombre y apellido de la persona natural cuya identidad se vio presuntamente afectada, así:

FRIDA KAHLO

SIGNOS NOMINATIVOS CUESTIONADOS10

FRIDA KAHLO

10 Folio 64 del cuaderno núm.3.18

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00075-00

Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA NATURAL CUYA IDENTIDAD

SE VIO AFECTADA 11

Sea lo primero advertir que el nombre “ FRIDA KAHLO ”, para el común de los consumidores o usuarios , no resulta para nada desconocido, dado que “FRIDA KAHLO” se refiere al nombre propio de un a artista y pintora reconocida en México y en el mundo por algunas personas.

Ahora, tratándose de nombres propios, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero de 201512, en la cual la Sala precisó:

“[…] 7.3. Lo

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...