CE - Sentencia 11001032400020200019300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00

Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Mankind Pharma Limited Tema: Registro como marca de l signo “MANFORCE”

(nominativo) para distinguir productos comprendidos en las clases 5ª y 10ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 2363 de 19 de marzo de 20191 y 69607 de 4 de diciembre de 20192, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. y se concedió el registro de la marca “MANFORCE” (nominativa), a favor de la sociedad Mankind Pharma Limited , para distinguir productos en las clases 5ª y 10ª del nomenclátor internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que

se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 1. Que se declare nula la Resolución número 2363 expedida el 19 de marzo de 2019 por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad GENOMMA L AB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.. y concedió el registro de la marca MANFORCE (Nominativa) en las clases 05ª y 10ª de la clasificación internacional a favor de MANKIND PHARMA

LIMITED.

2. Que se declare nula la Resolución numero 69607 expedida el 04 de diciembre de 2019 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual,

1 Folios 31 a 34 Vto. C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 35 Vto. a 40 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 4 a 23 C pp.2

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Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

se confirmó la decisión contenida en la Resolución número 2363 expedida el

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se confirmó la decisión contenida en la Resolución número 2363 expedida el 19 de marzo de 2019 y se declaró terminada la actuación administrativa.

3. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. y cancelar el certificado de registro 634866 correspondiente al registro, como marca, de la expresión MANFORCE, a nombre de la sociedad MANKIND PHARMA LIMITED, para distinguir productos de las clases 05ª y 10ª de la Clasificación Intencional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957.

4. Que se condene a la parte demandada a pagar las costas y gastos del proceso.

5. Que, finalmente, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones, en la Gaceta de la

Propiedad Industrial […]”4.

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. Señaló que, el 18 de diciembre de 2017, la sociedad Mankind Pharma Limited, en virtud del Protocolo de Madrid, solicitó a la Oficina Internacional de Propiedad Intelectual -OMPI-, el registro de la marca nominativa “MANFORCE”, para identificar productos en

3. Señaló que, el 18 de diciembre de 2017, la sociedad Mankind Pharma Limited, en virtud del Protocolo de Madrid, solicitó a la Oficina Internacional de Propiedad Intelectual -OMPI-, el registro de la marca nominativa “MANFORCE”, para identificar productos en las clases 5ª y 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, en Colombia, estos son:

Clase 5ª “Preparaciones farmacéuticas y medicinales”.

Clase 10ª “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura; vendajes de sujeción, condones, anticonceptivos, protectores auditivos y tapones para los oídos, biberones, jeringas”.

4. Adujo que, el 12 de julio de 2018, la OMPI radicó la anterior solicitud ante la SIC y , una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 835 de 10 de agosto de 2018, la sociedad Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V., presentó oposición con fundamento en las marcas nominativas y mixtas “M FORCE”6 que amparan productos en las clases 5ª y 10ª del nomenclátor internacional.

5. Anotó que, mediante la Resolución 2363 de 19 de marzo de 2019 , el director de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca nominativa “MANFORCE”7 a la sociedad Mankind Pharma Limited para identificar productos de las referidas clases 5ª y 10ª , decisión

4 Folios 4vto a 5 C pp. 5 Folios 5 a 7 vto C pp.

Pharma Limited para identificar productos de las referidas clases 5ª y 10ª , decisión

4 Folios 4vto a 5 C pp. 5 Folios 5 a 7 vto C pp. 6 Certificados 424.399, 408.073, 397.515 y 399.673. 7 Folio 41 C pp. Certificado 634866. Versión 11.3

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respecto de la cual la sociedad Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. interpuso recurso de apelación.

6. Mencionó que, mediante la Resolución 69607 de 4 de diciembre de 2019 , el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió confirmar la

Resolución 2363.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación8

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante sostuvo que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, por cuanto la SIC concedió el registro de la marca “MANFORCE” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en las clases 5ª y 10ª del nomenclátor internacional de Niza.

encuentran viciados de nulidad, por cuanto la SIC concedió el registro de la marca “MANFORCE” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en las clases 5ª y 10ª del nomenclátor internacional de Niza.

9. Explicó que, a su juicio, la marca concedida “MANFORCE” reproduce el elemento distintivo de las marcas previamente registradas “M FORCE”, donde “[…] conceptualmente la expresión MAN es evocativa de la letra M que busca transmitir el mismo mensaje, esto es, el de ser un producto para HOMBRES (en inglés MAN) […]”.

10. Argumentó, teniendo en cuenta lo anterior, que la marca concedida genera un riesgo de confusión en el mercado, en tanto que parece una derivación de las marcas previamente registradas. Ello, máxime cuando las marcas de la parte demandante identifican “[…] preservativos y productos para mejorar el desempeño sexual de los HOMBRES (MAN) al igual como lo pretende también hacer el signo que indebidamente fue concedido por la entidad demandada […]”.

11. Reiteró que las marcas evocan el mismo concepto, esto es, la fuerza del hombre, por lo que estarían dirigidos al mismo consumidor y serán comercializados por las mismas cadenas comerciales, y que, por ende, hay riesgo de asociación y confusión.

12. Afirmó que “[…] las decisiones de la administración que permitieron la coexistencia de las marcas M FORCE / MANFORCE, configuraría un uso parasitario de la marca MANFORCE y actualmente está provocando una dilución de la función distintiva de las marcas M FORCE, y por obvias razones, un menoscabo a la expresión y concepto que

8 Folios 8 a 20 C pp.4

MANFORCE y actualmente está provocando una dilución de la función distintiva de las marcas M FORCE, y por obvias razones, un menoscabo a la expresión y concepto que

8 Folios 8 a 20 C pp.4

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con tantos esfuerzos logró acreditar mi poderdante en el mercado colombiano y mundial […]”.

13. Enfatizó en que entre los productos amparados por las marcas cotejadas existe conexidad competitiva, situación que agrava el riesgo de confusión del consumidor porque corresponden a las clases 5ª y 10ª, esto es, productos que son de interés para la salud individual y colectiva.

14. Sostuvo que la SIC omitió valorar los elementos probatorios aportados en la oposición como en el recurso de apelación interpuesto en el trámite administrativo pues, de haberse valorado “[…] se podría haber concluido que dos marcas identificadas bajo las denominaciones M FORCE o MAN FORCE y para preservativos de hombres, resultaban ser absolutamente confundibles y asociativos […]”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9

15. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

16. Aseguró que las marcas cotejadas están compuestas por partículas evocativas “[…] y por ende, débiles en relación con los productos que identifican o pretenden identificar para las clases 5 y 10 Internacional de Niza (MAN = hombre; FORCE= fuerza). En efecto, se evidencia que los signos cuentan con elementos adicionales disímiles MANFORCE / M FORCE, aspecto que redunda en su pronunciación (man vs eme) […]”.

17. Expuso que las marcas no evocan el mismo concepto, toda vez que “MANFORCE” se sugiere directamente la idea de hombre y de fuerza y “M FORCE” solamente el concepto de fuerza, pues la M no evoca nada en particular.

18. Por último, argumentó que “[…] la marca concedida, distingue un producto farmacéutico específico, razón por la cual requiere que para su venta sea a través de una prescripción médica, y esta a su vez sea despachada por un farmaceuta, quien deberá tener un especial cuidado al momento en el cual el paciente solicite dicho medicamento, circunstancia que hace que el riesgo de confusión en el consumidor medio, sea mínimo, ya que su elección será minúscula, dada la naturaleza y características del producto que requiere para su tratamiento […]”.

9 Índice 14 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00

9 Índice 14 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.5

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II.2. Contestación de la sociedad Mankind Pharma Limited

19. La sociedad Mankind Pharma Limited tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada del auto admisorio 10, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

20. La sociedad Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. presentó demanda de nulidad relativa el 28 de abril de 202011 en contra de las Resoluciones 2363 de 19 de marzo de 2019 y 69607 de 4 de diciembre de 2019 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

21. Mediante auto de 29 de julio de 202012 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Mankind Pharma Limited. El 1º de noviembre de 2020 13 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

22. A través de auto de 10 de mayo de 2021 14 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 24 de septiembre de 202115.

23. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se

cual se realizó el 24 de septiembre de 202115.

23. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y unos certificados de marca , los cuales fueron descargados de la plataforma SIPI e incorporados al expediente del proceso por la Secretaría de la Sección Primera16.

24. Mediante auto de 11 de noviembre de 202117 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literal a ) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 371-IP-2021 de 11 de mayo de 2023 18 dentro de la cual señaló que para la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, de las cuales se pueden observar las siguientes consideraciones:

10 Folio 106 e índice 18 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 11 Folio 1 C pp. 12 Índice 5 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 13 Índice 9 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 14 Índice 19 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 15 Índice 33 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 35 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índices 40 y 42 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

15 Índice 33 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 35 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índices 40 y 42 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 51 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.6

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Interpretación prejudicial 145-IP-2022

“[…] Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación.

[…]

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

Comparación entre signos mixtos y denominativos

[…]

Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento – denominativo o gráfico – más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo […]” (mayúscula y negrilla del original).

26. Por auto de 5 de junio de 2023 19 se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

27. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V.20 reiteró sus argumentos de nulidad. Asimismo, indicó que es titular de una familia de marcas para las clases 3ª, 5ª, 10ª y 32.

28. Por su parte, la SIC presentó alegatos de forma extemporánea 21, y la sociedad Mankind Pharma Limited y el Ministerio Público guardaron silencio.

19 Índice 53 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 Índice 58 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índices 59 y 60 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00

20 Índice 58 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índices 59 y 60 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.7

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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones números 2363 de 19 de marzo de 2019 y 69607 de 4 de diciembre de 2019 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. y se concedió el registro de la marca “MANFORCE” (nominativa), a favor de la sociedad Mankind Pharma Limited, para distinguir productos en las clases 5ª y 10ª del nomenclátor internacional de Niza.

31. La Sala deberá determinar si, con ocasión del registro de la marca antes mencionada se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del

del nomenclátor internacional de Niza.

31. La Sala deberá determinar si, con ocasión del registro de la marca antes mencionada se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto se realizó presuntamente, en forma errónea, el examen de registrabilidad, al desconocer que el referido signo distintivo es similarmente confundible, genera riesgo de asociación y tiene conexión competitiva con las marcas previamente registradas M FORCE (nominativa), clase 5ª, registro 424.399; M FORCE (mixta), clase 5ª, registro 408.073; M FORCE (nominativa), clase 10ª, re gistro 397.515 y M FORCE

(mixta), clase 10ª, registro 399.673, cuyo titular es la sociedad Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V.

32. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión.

IV.3. La identificación de los actos demandados

33. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 2363 de 19 de marzo de 2019 23 y 69607 de 4 de diciembre de 2019 24, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Genomma Lab Internacional

22 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga,

22 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 23 Folios 31 a 34 Vto. C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 24 Folios 35 Vto. a 40 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.8

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Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

S.A.B. de C.V. y se concedió el registro de la marca “MANFORCE” (nominativa), a favor de la sociedad Mankind Pharma Limited, para distinguir productos en las clases 5ª y 10ª del nomenclátor internacional de Niza.

IV.4. Análisis del caso concreto

34. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro de la marca nominativa “MANFORCE”25, para identificar productos en las clases 5ª y 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, en Colombia, estos son:

Clase 5ª “Preparaciones farmacéuticas y medicinales”.

Clase 10ª “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura; vendajes de sujeción, condones, anticonceptivos,

Clase 10ª “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura; vendajes de sujeción, condones, anticonceptivos, protectores auditivos y tapones para los oídos, biberones, jeringas”.

35. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca concedida “MANFORCE” es similarmente confundible sus marcas previamente registradas “M FORCE”, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual. Ello, en tanto que la expresión MAN es evocativa de la letra M que busca transmitir el mismo mensaje, esto es, un producto para HOMBRES, que, en inglés, es MAN. En ese sentido, la palabra MAN que no logra darle distintividad a la marca concedida. Igualmente, existe conexidad competitiva entre los productos que identifican ambas marcas, las cuales comparten los mismos canales de comercialización, distribución y p ublicidad y, además, están dirigidos al mismo consumidor. Finalmente, argumentó que: i) la coexistencia de ambas marcas “configura un uso parasitario de la marca MANFORCE y una dilución de la función distintiva de la marca M FORCE”; y ii) la SIC no tuvo en cuenta el material probatorio aportado en el trámite administrativo”.

36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 371-IP-2021 de 11 de mayo de 2023 26 dentro de la cual señaló que para la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145de 11 de mayo de 2023 26 dentro de la cual señaló que para la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.

37. Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es el siguiente:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o

25 Folio 41 C pp. Certificado 634866. Versión 11. 26 Índice 51 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.9

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para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

38. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor27:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe

Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor27:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

39. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso28

MANFORCE

Titular: Mankind Pharma Limited

Certificado: 634.866

Clases 5ª y 10ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marcas previamente registradas por la parte demandante29

Marca Tipo Clase del nomenclátor Internacional de Niza Registro M FORCE Nominativa 5ª 424.399

27 Folios 175 a 186 C pp 28 Folio 41 C pp. Versión 11.

Marca Tipo Clase del nomenclátor Internacional de Niza Registro M FORCE Nominativa 5ª 424.399

27 Folios 175 a 186 C pp 28 Folio 41 C pp. Versión 11. 29 Índice 35 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.10

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Mixta

5ª

408.073 M FORCE Nominativa 10ª 397.515

Mixta

10ª

399.673

40. De lo expuesto, esta Sala precisa que la marca mixta “M FORCE” con certificado 399.673, reivindicó los colores rojo, negro y plata.

41. Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar las marcas mixtas “M FORCE” de la parte demandante, con la marca nominativa “ MANFORCE” del tercero con interés directo en el resultado del proceso , es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto de las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y g enera mayor recordación en la mente del consumidor.

42. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas, no así la gráfica que las acompaña, toda vez que son las palabras las que

mente del consumidor.

42. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas, no así la gráfica que las acompaña, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

43. En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

44. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00193-00

Demandante: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

45. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime

45. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo

[…]”30.

46. Asimismo, la Sala advierte que las marcas mixtas “M FORCE” con certificados 399.673 y 408.073, incluyen el símbolo ®, el cual significa