CE - Sentencia 11001032400020200021900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00

Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Marriott Worldwide Corp.

Tema: Registro del signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 90488 de 13 de diciembre de 20181 y 60521 de 5 de noviembre de 20192, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Marriott Worldwide Corp. y negó el registro como marca del signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE ” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , solicitada por la sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V., a través de apoderad a

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V., a través de apoderad a judicial, en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la resolución # 90488 del 13 de diciembre de 2018 expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual negó el registro de la marca “ALL – FUN INCLUSIVE” (N) para s ervicios comprendidos en la clase 43 de la clasificación Internacional de Niza, con fundamento en el literal b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2.2. Que se declare la nulidad de la resolución # 60521 del 05 de noviembre de 2019 expedida por el Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual confirmó la

1 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Ibidem.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00

Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

3 Ibidem.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00

Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

resolución # 90488 del 13 de diciembre de 2018, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca Full (sic)-Fun Inclusive (n) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la clasificación Internacional de Niza, con fundamento en el literal b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2.3. Consecuentemente a Título de restablecimiento del Derecho, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder a la sociedad EXPERIENCIAS XCARET HOTELES S.A.P.I., DE C.V. , el registro de la marca “All – Fun Inclusive” (N) Clase 43, otorgándole el correspondiente Certificado de Registro y vigencia por diez (10) años […]” (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda4

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. solicitó el registro como marca del sig no nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE” para identificar los servicios de la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto s son: “[…] servicios que consisten en

Hoteles S.A.P.I. de C.V. solicitó el registro como marca del sig no nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE” para identificar los servicios de la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto s son: “[…] servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal […]”.

4. Anotó que, mediante la Resolución 90488 de 13 de diciembre de 2018 , el director de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Marriott Worldwide Corp. y negó el registro como marca del signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE”, al argumentar que es descriptivo de los servicios que pretende registrar.

5. Indicó que, a través de la Resolución 60521 de 5 de noviembre de 2019 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la

Resolución 90488.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación5

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantad a la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 135 literales b) y e).

4 Folios 2 a 4 C pp.

cual señaló como quebrantad a la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 135 literales b) y e).

4 Folios 2 a 4 C pp. 5 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00

Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2.2. El concepto de violación

7. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. , al considerar que era descriptiva de los servicios que protege , lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 135 literales b) y e).

8. Aseguró que, si el signo solicitado no es descriptivo, toda vez que cumple con el requisito de distintividad , pues tiene la capacidad de diferencia r los servicios de la clase 43 en el mercado.

9. Manifestó que el término “ALL – FUN INCLUSIVE” no necesariamente es reconocido por los usuarios del sector hotelero , “[…] debido a que si alguno de ellos se vuelven familiares por su constante uso […] ello no significa que los que demandan los

9. Manifestó que el término “ALL – FUN INCLUSIVE” no necesariamente es reconocido por los usuarios del sector hotelero , “[…] debido a que si alguno de ellos se vuelven familiares por su constante uso […] ello no significa que los que demandan los servicios hoteleros conozca todos los términos técnicos del sector […]”.

10. En esa medida, consideró que el término cuestionado no es de dominio público y debe ser considerado como un signo de fantasía, cumpliendo con los requisitos de distintividad.

11. Finalmente, afirmó que la SIC debió demostrar que las expresiones solicitadas a registro en la clase 43 son reconocidas por la mayoría de las personas en el sector hotelero, de manera que sus aseveraciones no tienen suficientes sustentos legales.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio6

12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante y manifestó que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad por ser descriptivo de los servicios que pretende registrar.

13. Mencionó que, si bien las expresiones “ALL – FUN INCLUSIVE” se encuentran en idioma inglés, la generalidad del público colombiano las reconoce en el mercado de la hotelería, dirigida principalmente a consumidores nacionales o extranjeros que utilizan este tipo de servicio en sus viajes de ocio o de negocios.

14. Aseguró que, en consideración al público sobre el cual se dirige la marca solicitada a registro, la Dirección de Signos Distintivos reconoció que las expresiones “ALL –

este tipo de servicio en sus viajes de ocio o de negocios.

14. Aseguró que, en consideración al público sobre el cual se dirige la marca solicitada a registro, la Dirección de Signos Distintivos reconoció que las expresiones “ALL –

6 Índice 13 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00

Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

FUN INCLUSIVE” generan un contenido o concepto a los destinatarios del mercado hotelero, permitiéndoles asociar un significado a dichas expresiones.

15. Anotó que, las expresiones “ALL ”, “FUN” e “INCLUSIVE” han sido utilizadas en el sector hotelero para comunicar a los usuarios que los servicios de alimentación y ocio se encuentran incluidos, siendo por tanto estas expresiones descriptivas.

16. En ese sentido, afirmó que dichas palabras indican una característica del servicio plenamente reconocible por el consumidor en este tipo de mercado, reconociendo la descriptividad según sus características para el mercado de la hotelería y restauración.

II.2. Contestación de la sociedad Marriott Worldwide Corp.

17. La sociedad Marriott Worldwide Corp. tercero interesado en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio7, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

18. La sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 14 de enero de 2020 8 en contra de las

III. TRÁMITE DEL PROCESO

18. La sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 14 de enero de 2020 8 en contra de las Resoluciones 90488 de 13 de diciembre de 2018 y 60521 de 5 de noviembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

19. Mediante auto de 30 de junio de 20209 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Marriott Worldwide Corp. El 9 de octubre de 2020 10 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

20. A través de auto de 18 de febrero de 202111 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 87-IP-2021 de 21 de septiembre de 202212 dentro de la cual interpretó el artículo 135 literales b) y e). Asimismo, no interpretó el artículo 134 ibidem por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca . De la cual se puede observar las siguientes

consideraciones:

7 Índices 5, 6 y 7 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 8 Folio 2 C pp. 9 Folio 63 y vto. C pp. 10 Índice 16 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

consideraciones:

7 Índices 5, 6 y 7 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 8 Folio 2 C pp. 9 Folio 63 y vto. C pp. 10 Índice 16 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Índice 18 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 12 Índice 28 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00

Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486. Únicamente procede la interpretación de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la referida Decisión, por ser pertinente.

No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca, ni se discute cuáles son los signos susceptible de representación gráfica que pueden ser registrados como marca.

[…]

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

[…]

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, selecciones (sic) y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o

consumidor los distinga, selecciones (sic) y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociac ión en el público consumidor.

La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca […] b) Distintividad extrínseca

[…]

El análisis de este tipo de distintividad – intrínseca – se encuentra vinculado al tipo de producto o servicio que el signo identifica o pretende identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

Del mismo modo, tal como se explicó en los párrafos precedentes, la distintividad extrínseca […] se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que están presentes en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor distinguirlos y realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir realmente.

[…]

Signos conformados por palabras en idioma extranjero

[…]

Se deberá determinar si el signo solicitado a registro está conformado por alguna palabra en idioma extranjero, que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio, al que se encuentran dirigidos los productos o servicios de la c orrespondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales pretende distinguir el signo […]” (mayúscula y negrilla del original).Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00

Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V.

y negrilla del original).Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00

Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

22. A través de auto de 16 de diciembre de 2022 13 se prescindió de la realización de las audiencias iniciales y de pruebas previstas en los artículos 180 y 181 de la Ley 1437, se tuvo como pruebas las presentadas por las partes y se fijó el litigio.

23. Por auto de 10 de febrero de 2023 14 se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

24. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. 15 y la SIC 16 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa , respectivamente. Por su parte, la sociedad Marriott Worldwide Corp. guardó silencio.

25. Mediante concepto 23 de 28 de febrero de 2023, el Ministerio Público17 consideró que se debe acceder a las pretensiones de la demanda, en tanto que la expresión “ALL – FUN INCLUSIVE” es un término del idioma inglés cuyo significado no es de conocimiento generalizado.

26. En consecuencia, sostuvo que es un signo de fantasía que está destinado a ofrecer el acceso ilimitado a los parques más icónicos de Cancún y Riviera Maya: Xcaret, Xelconocimiento generalizado.

26. En consecuencia, sostuvo que es un signo de fantasía que está destinado a ofrecer el acceso ilimitado a los parques más icónicos de Cancún y Riviera Maya: Xcaret, XelHá, Xplor, Xplor Fuego, Xenses, Xoximilco, Xavage y Xenotes, sumando más de 200 experiencias de aventura, inspiración y entretenimiento.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

27. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14918 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

28. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 90488 de 13 de diciembre de 2018 y 60521 de 5 de noviembre de 2019 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales declaró

13 Índice 30 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 14 Índice 36 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 15 Índice 45 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 43 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 44 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

15 Índice 45 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 43 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 44 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00

Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

fundada la oposición presentada por la sociedad Marriott Worldwide Corp. y negó el registro como marca del signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V.

29. La Sala deberá analizar si el signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE” para identificar servicios en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad A Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V. está incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000.

30. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

Decisión 486 de 2000.

30. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

31. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 90488 de 13 de diciembre de 2018 19 y 60521 de 5 de noviembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Marriott Worldwide Corp. y negó el registro como marca del signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V.

IV.4. Análisis del caso concreto

32. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “ALL – FUN INCLUSIVE” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal […]”.

33. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC no consideró que la expresión “ ALL – FUN INCLUSIVE” no es descriptiva, toda vez que no es de dominio público y, por lo tanto, debe ser considerada

por cuanto la SIC no consideró que la expresión “ ALL – FUN INCLUSIVE” no es descriptiva, toda vez que no es de dominio público y, por lo tanto, debe ser considerada como un signo de fantasía, cumpliendo con los requisitos de distintividad. Afirmó que la SIC debió demostrar que las expresiones solicitadas a registro en la clase 43 son reconocidas por la mayoría de las personas en el sector hotelero, de manera que sus aseveraciones no tienen suficientes sustentos legales.

19 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00

Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 87-IP-2021 de 21 de septiembre de 2022 dentro de la cual interpretó el artículo 135 literales b) y e). No interpretó el artículo 134 ibidem por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca.

35. Es así como atendiendo a la jurisprudencia de esta Sala20, se considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el cargo de violación se circunscribe a considerar si el signo tiene o no distintividad intrínseca respecto de los servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

36. Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente:

“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

36. Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente:

“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…]

b) carezcan de distintividad;

[…]

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios […]”

IV.4.1. De la vulneración del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000

37. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo en controversia es preciso mencionar que el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado, como lo es la falta de distintividad.

38. Sobre esta causal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró en la interpretación prejudicial proferida dentro de este proceso que:

“[…] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, selecciones (sic) y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta

individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, selecciones (sic) y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 11 de mayo De 2023; Rad.: 2006-00239-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Y, sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 201400685-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00

Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor […]”

39. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha definido el concepto de distintividad como la capacidad de una marca para individualizar, identificar y diferenciar los productos o servicios en el mercado, permitiendo al consumidor o usuario, seleccionarlos 21. En este contexto, la distintividad es la característica fundamental que debe poseer cualquier signo para ser registrado, constituyendo el requisito esencial para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial, e incluso, en su caso, la calidad del producto o servicio22.

40. Al respecto, también precisó que “[…] la falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en dicho artículo

40. Al respecto, también precisó que “[…] la falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca […]” y que la distintividad extrínseca “[…] se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado […]”23.

41. En ese sentido, la Sala deberá establecer si el referido signo se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si era procedente su registro.

42. Para resolver, l a Sala observa que l a parte demandante alegó que la expresión “ALL – FUN INCLUSIVE” no es descriptiva, por lo que tiene distintividad intrínseca por lo que es registrable como marca en la clase 43.

43. Al respecto, se precisa que los signos descriptivos o los conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan de forma directa, inmediata, clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica24.

inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica24.

44. En consecuencia, las expresiones descriptivas se refieren a las características esenciales de los productos y los servicios que se pretenden amparar con el signo y no respecto de todo el universo de productos y servicios. Es por ello por lo que el método

21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016, 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016; 585-IP-2015 de 5 de abril de 2017; y 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019. 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 235-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016. 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial proferida dentro del proceso 405 -IP2015. 24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 28 de febrero de 2019.

Rad.: 2009-00201-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00219-00

Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

establecido para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta suministrada

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

establecido para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta suministrada espontáneamente por el consumidor es igual a la designación o las características de aquellos productos o servicios, el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas.

45. En el caso sub examine, la parte demandante señala que el término “ ALL – FUN INCLUSIVE” no describe las características de los servicios de la clase 43, por lo que la SIC debió demostrar que es reconocido por la mayoría de