CE - Sentencia 11001032400020200031100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00311-00

Demandante: Victoriás Secret Stores Brand Management,

Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Alianza Muñoz Gómez S.A.S.

Tema: Registro como marca del signo mixto “THE PINK PARTY”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 17816 de 29 de mayo de 20191 y 74499 de 16 de diciembre de 20192 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se declaró infundada la oposición presentada por Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. y se concedió el registro de la marca mixta “THE PINK PARTY” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Alianza Muñoz Gómez S.A.S.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. , a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. , a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 1. Que es nula la Resolución núm. 17816 del 29 de mayo de 2019, proferida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta THE PINK PARTY para identificar "publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina", servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de Alianza Muñoz Gómez S.A.S. y se declaró infundada la oposición presentada por Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

1 Folios 17 a 20 Vto C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Folios 21 a 25 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 3 a 12 C pp.2

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Demandante: Victoriás Secret Stores Brand Management, Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

2. Que es nula la Resolución núm. 74499 del 16 de diciembre de 2019, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

2. Que es nula la Resolución núm. 74499 del 16 de diciembre de 2019, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 17816 del 29 de mayo de 2019, que concedió el registro de la marca mixta THE PINK PARTY para identificar "publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 2, servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación internacional de Niza, a nombre de Alianza Muñoz Gómez S.A.S. y se declaró infundada la oposición presentada por Victoria's Secret Stores

Brand Management, Inc.

3. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones núm. 17816 del 29 de mayo de 2019 y 74499 del 16 de diciembre de 2019, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro expedido el 20 de enero de 2020 para la marca mixta THE PINK PARTY en la clase 35 Internacional de Niza.

4. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones núm. 17816 del 29 de mayo de 2019 y 74499 del 16 de diciembre de 2019, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro expedido el 20 de enero de 2020 para la marca mixta THE PINK PARTY en la clase 35 Internacional de Niza.

5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos dictar la Resolución

y Comercio cancelar el certificado de registro expedido el 20 de enero de 2020 para la marca mixta THE PINK PARTY en la clase 35 Internacional de Niza.

5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos dictar la Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

6. Que se condene en costas a la parte demandada […]”4 (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante manifestó que, el 28 de diciembre de 2018, la sociedad Alianza Muñoz Gómez S.A.S. solicitó el registro como marca del signo mixto “THE PINK PARTY ”6 para distinguir servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”.

4. Indicó que , una vez publicada la anterior solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., presentó oposición con fundamento en sus marcas: i) nominativa “VICTORIA’S SECRET PINK”7 que ampara servicios de la clase 35 del nomenclátor internacional; y ii) mixta “PINK VICTORIA’S SECRET” 8 que identifica productos y servicios de las clases 9ª, 25, 28 y 35.

4 Folio 3 C pp.

“PINK VICTORIA’S SECRET” 8 que identifica productos y servicios de las clases 9ª, 25, 28 y 35.

4 Folio 3 C pp. 5 Folios 3 vto a 5 vto C pp. 6 Folio 26 C pp. Versión 11. 7 Certificado 392672 Folio 27 C pp. 8 Folios 28 vto y 29 C pp. Certificado 535564.3

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Demandante: Victoriás Secret Stores Brand Management, Inc.

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5. Aseveró que, a través de la Resolución 17816 de 29 de mayo de 2019, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta “THE PINK PARTY” para distinguir servicios de la mencionada clase 35. Frente a esta decisión, Victoriás Secret Stores Brand Management, Inc. interpuso recurso de apelación.

6. Señaló que, mediante la Resolución 74499 de 16 de diciembre de 2019 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió confirmar la

Resolución 17816.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación9

I.1.2.1. Fundamento de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentra viciadas de nulidad, toda vez que la SIC concedió el registro de la marca mixta “THE PINK PARTY ” en la clase 35, al considerar que no era similarmente confundible con las marcas nominativa “VICTORIA’S SECRET PINK” y mixta “PINK VICTORIA’S SECRET” que amparan productos y servicios de las clases 9ª, 25, 28 y 35 del nomenclátor internacional , desconociendo el artículo 136 literal a ) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

9. Explicó que la marca concedida reproduce el elemento denominativo de mayor dimensión característica de las marcas registradas, así como su tipo de letra, el tamaño de sus elementos y su disposición dentro del conjunto marcario. Por ello, se crea un riesgo de confusión en el mercado, al existir semejanza desde la perspectiva visual, ortográfica, fonética y conceptual.

10. Sostuvo que , a su juicio, la palabra PINK no es de uso común para reivindicar productos de la clase 35 del nomenclátor internacional, debido a que dicha clase comprende un número sumamente amplio de servicios, “[…] por lo que sería menester realizar un estudio mucho más minucioso de los servicios específicos que se identifican por las marcas de los supuestos diversos comerciantes que utilizan la

comprende un número sumamente amplio de servicios, “[…] por lo que sería menester realizar un estudio mucho más minucioso de los servicios específicos que se identifican por las marcas de los supuestos diversos comerciantes que utilizan la partícula “PINK”. Pero aún si se encontrara probado que la expresió n “PINK” es de uso común para distinguir productos de la clase 35, de todas formas existe un evidente riesgo de confusión entre las marcas confrontadas […]”.

9 Folios 6 a 11 vto C pp.4

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11. Advirtió que la SIC, al realizar el cotejo erró “[…] en haber interpretado que la marca opositora es solamente la expresión PINK, cuando claramente es la marca PINK, con fuente collegiate gruesa, y totalmente distinguible de las demás marcas PINK en el mercado por esa misma razón. Aún si la expresión PINK fu era de uso común, debe recordarse que la marca de mi representada, en relación a los productos que distingue, es un signo arbitrario y distintivo, que no describe ni designa dichos servicios, ni es de uso necesario por los competidores para suministrar inf ormación al consumidor relacionada con los mismos […]”.

12. Resaltó, en cuanto a la conexidad competitiva, que los servicios amparados por la marca “THE PINK PARTY” en clase 35 resultan estrechamente relacionados con los productos identificados por las marcas en clases 9ª, 25 y 28. Lo anterior, toda vez que los servicios de administración de negocios y trabajos de oficina pueden estar

marca “THE PINK PARTY” en clase 35 resultan estrechamente relacionados con los productos identificados por las marcas en clases 9ª, 25 y 28. Lo anterior, toda vez que los servicios de administración de negocios y trabajos de oficina pueden estar relacionados con la comercialización de diferentes prendas, artículos y accesorios y que “[…] lo anterior cobra especial relevancia al observar con detenimiento el fondo en el que reposa la expresión THE PINK PARTY, donde se evidencian -entre otrosfiguras como juguetes de peluche y diferentes estuches, los cuales se encuentran protegidos por la marca mixta PINK VICTORIA’S SECRET […]”.

13. Precisó, teniendo en cuenta lo anterior, que el registro de la marca concedida mediante los actos acusados crea un riesgo de confusión y asociación en el mercado porque el consumidor creerá que los productos y servicios provienen del mismo origen empresarial.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio10

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

15. Explicó que la expresión PINK para la clase 35 es de uso común y, en consecuencia, débil e inapropiable en exclusiva por una persona.

16. Manifestó que “[…] las marcas en conflicto son muy diferentes desde el punto de la conexidad competitiva, más exactamente en lo concerniente a la comercialización de

consecuencia, débil e inapropiable en exclusiva por una persona.

16. Manifestó que “[…] las marcas en conflicto son muy diferentes desde el punto de la conexidad competitiva, más exactamente en lo concerniente a la comercialización de los productos, toda vez que, PINK VICTORIA’S SECRET, se comercializa a nivel nacional e internacional, po r medio de todas las plataformas digitales existentes; sin embargo, no se puede argumentar lo mismo de la marca THE PINK PARTY, comoquiera que su comercialización es escasa a nivel nacional […]”.

10 Folios 65 a 65 C pp.5

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II.2. Contestación de la sociedad Alianza Muñoz Gómez S.A.S.11

17. La sociedad Alianza Muñoz Gómez S.A.S., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio12, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

18. La sociedad Victoriás Secret Stores Brand Management, Inc. presentó demanda de nulidad relativa el 27 de julio de 2020 13 en contra de las Resoluciones 17816 de 29 de mayo de 2019 y 74499 de 16 de diciembre de 2019 , expedida s por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

19. Mediante auto de 24 de septiembre de 202014 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

19. Mediante auto de 24 de septiembre de 202014 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la sociedad Alianza Muñoz Gómez S.A.S. El 1° de noviembre de 202015 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

20. A través de providencia de 10 de mayo de 2021 16 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 17 de septiembre de 202117.

21. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se fijó el litigio , se decretaron como pruebas los documentos aportados por l os sujetos procesales y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

22. Mediante auto de 26 de octubre de 202118 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 369-IP-2021 de 11 de mayo de 2023 19 dentro de la cual señaló que, para la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, en las cuales

dicho tribunal consideró lo siguiente:

interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, en las cuales dicho tribunal consideró lo siguiente:

11 Folios 93 a 117 C pp. 12 Folio 41 C pp. e índice 15 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 13 Índice 2 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 14 Folios 37 y 38 C pp. 15 Índice 8 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 16 Folio 72 C pp. 17Índice 23 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Folios 73 a 75 vto C pp. 19 Índice 35 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.6

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145-IP-2022

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista

1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

[…]

1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema.

[…]

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios

analizar este tema.

[…]

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).7

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24. Mediante auto de 5 de junio de 2023 20 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

25. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante21 y la SIC 22 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte , el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14923 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14923 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

27. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 17816 de 29 de mayo de 2019 y 74499 de 16 de diciembre de 2019 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca mixta “THE PINK PARTY ” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza,

a Alianza Muñoz Gómez S.A.S.

28. La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “THE PINK PARTY” y las marcas nominativa “VICTORIA’S SECRET PINK” 24 que ampara servicios de la clase 35 del nomenclátor internacional; y ii) mixta “PINK VICTORIA’S SECRET” 25 que identifica productos y servicios de las clases 9ª, 25, 28 y 35 , cuyo titular es Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

20 Índice 37 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.

Stores Brand Management, Inc., se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

20 Índice 37 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 21 Índice 45 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22 Índice 43 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 23 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 24 Certificado 392672 Folio 27 C pp. 25 Folios 28 vto y 29 C pp. Certificado 535564.8

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29. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

30. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 17816 de 29 de mayo de 2019 26 y 74499 de 16 de diciembre de 2019 27 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. y se concedió el registro de la marca mixta “THE PINK PART” para distinguir

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. y se concedió el registro de la marca mixta “THE PINK PART” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Alianza Muñoz Gómez S.A.S.

IV.4. Análisis del caso concreto

31. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro de la marca mixta “THE PINK PART Y” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”.

32. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca concedida reproduce el elemento distintivo de las marcas previamente registradas, esto es PINK, por lo que tiene semejanzas que gener an riesgo de confusión y de asociación en los consumidores . Ello, máxime cuando no está acreditado que la expresión PINK es de uso común y débil. Asimismo, los productos y servicios reivindicados están estrechamente relacionados , por lo que existe conexidad competitiva.

33. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 369-IP-2021 de 11 de mayo de 2023 28 dentro de la cual señaló que, para la interpretación del artículo136 literal a) de la Decisión Andina, se debía remitir a las interpretaciones 145de 11 de mayo de 2023 28 dentro de la cual señaló que, para la interpretación del artículo136 literal a) de la Decisión Andina, se debía remitir a las interpretaciones 145IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.

34. Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o

26 Folios 17 a 20 Vto C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 27 Folios 21 a 25 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 28 Índice 35 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.9

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para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

35. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor:

35. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

36. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso29

(mixto) Certificado 638156 Clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

29 Folio 26 C pp.10

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29 Folio 26 C pp.10

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Marcas previamente registradas por la parte demandante 30

VICTORIA’S SECRET PINK

(nominativa) Registro 392672 Clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

(mixta) Registro 535564 Clases 9ª, 25, 28 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

37. Como en el presente caso se va a cotejar las marcas mixtas “THE PINK PARTY” y “PINK VICTORIÁS SECRET”, así como la nominativa “VICTORIÁS SECRET PINK”, es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto de las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

38. En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

39. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el

acogidas por esta Corporación.

39. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciable s, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

40. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime

30 Versión 8.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00311-00

Demandante: Victoriás Secret Stores Brand Management, Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”31.

41. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas mixtas el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto.

42. En consecuencia, y de manera previa a reali