CE - Sentencia 11001032400020200033200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00

Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros Tema: Registro del signo “GRUPO DE LIMA ” (mixto) para distinguir servicios comprendidos en la s clases 36 y 45 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de la Resolución 1315 de 23 de enero de 2020 1, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 22325 de 2 de abril de 2018, se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros y se negó el registro como marca del signo mixto “GRUPO DE LIMA ” para distinguir servicios comprendidos en las clases 36 y 45 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad De Lima Grupo Empresarial Ltda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda2

comprendidos en las clases 36 y 45 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad De Lima Grupo Empresarial Ltda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda2

1. La sociedad De Lima Grupo Empresarial Ltda ., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se

hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] Primera: Declarar la nulidad del Acto Administrativo contenido en la Resolución Nº 1315 del 23 de enero de 2020 Por la cual se resuelve un recurso de apelación expedida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Segunda: Que como consecuencia de lo anterior se ordene el restablecimiento del derecho en el sentido de confirmar lo contenido en la Resolución Nº 22325 del 2 de abril de 2018, a efectos de conceder el registro de la marca en mención “Grupo de Lima”, mixta, en clase 36 Internacional y clase 45 Internacional.

1 Folios 31 a 36 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Folios 3 a 27 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00

Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercera: Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad

Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercera: Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual se informe que es nula la Resolución Nº 1315 del 23 de enero de 202 Por la cual se resuelve un recurso de apelación expedida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio.

Cuarta: Ordenar a la Dirección de Signos Distintivos, expedir la Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”3 (negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda4

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que De Lima Grupo Empresarial Ltda. solicitó el registro como marca del signo mixto “GRUPO DE LIMA”, para identificar los servicios de las clases 36 y 45 5 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza, estos son:

Clase 36 “[…] seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios […]”.

Clase 45 “[…] jurídicos, servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales […]”.

negocios inmobiliarios […]”.

Clase 45 “[…] jurídicos, servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales […]”.

4. Anotó que, mediante la Resolución 22325 de 2 de abril de 2018 , el director de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros y concedió el registro de la marca mixta “GRUPO DE LIMA”. Puso de presente que, contra dicha decisión, el tercero con interés en el resultado del proceso presentó recurso de apelación.

5. Mencionó que, a través de la Resolución 1315 de 23 de enero de 2020, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución 22325, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros y negó el registro como marca del signo mixto “GRUPO DE LIMA”, para distinguir los referidos servicios por ser confundibles con las marcas nominativas “DELIMA” 6, “DELIMA MARSH LOS CORREDORES DE SEGUROS” 7 y la s marcas mixtas

3 Folio 3 y vto. C pp. 4 Folios 3 vto. C pp. 5 Versión 11. 6 Certificado 471.085. 7 Certificado 523.251.3

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Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda.

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7 Certificado 523.251.3

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“DELIMA”8 y “DELIMA PLUS”9, de la clase 36 de la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación10

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

7. El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “GRUPO DE LIMA” para distinguir servicios comprendidos en las clases 36 y 45 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad De Lima Grupo Empresarial Ltda., al considerar que era confundible con las marcas nominativas “DELIMA” 11, “DELIMA MARSH LOS CORREDORES DE SEGUROS” 12 y las marcas mixtas “DELIMA”13 y “DELIMA PLUS”14, de la clase 36 de la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros , lo que implicó el

SEGUROS” 12 y las marcas mixtas “DELIMA”13 y “DELIMA PLUS”14, de la clase 36 de la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros , lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a).

8. Subrayó que el signo solicitado por el demandante no es similarmente confundible con las marcas previamente registradas por cuanto los apellidos son inapropiables, por lo que toda persona tiene derecho legítimo de utilizar su nombre como marca. En ese sentido, aseguró que la expresión “DE LIMA” era de uso común que en el presente asunto “[…] corresponde al padre – abuelo – bisabuelo de los socios de mi poderdante Mortimer de Lima y Jovanny de Lima, y por lo mismo, es el apellido del socio fundador de la opositora Ernesto De Lima Junior […]”

9. Sin perjuicio de lo anterior, advirtió que pese a que por regla general en las marcas mixtas predomina el elemento nominativo, ello no implicaba que el elemento gráfico del signo solicitado deba excluirse del cotejo marcario, el cual refleja la letra “d” de la

dinastía De Lima.

8 Certificado 842.442. 9 Certificado 225.739. 10 Folios 3 vto. a 11 vto. del C pp. 11 Certificado 471.085. 12 Certificado 523.251. 13 Certificado 842.442. 14 Certificado 225.739.4

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12 Certificado 523.251. 13 Certificado 842.442. 14 Certificado 225.739.4

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10. Subrayó que existían diferencias ortográficas y fonéticas entre el signo y las marcas confrontadas, además que los servicios que ofrecen son diferentes por cuanto tienen consumidores especializados por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio15

11. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante al considerar que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado era similarmente confundible con las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso, además que tienen conexión competitiva por cuanto amparan los mismos servicios en la clase 36.

II.2. Contestación de la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros16

12. El apoderado de la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros contestó la demanda y señal ó que el acto administrativo demandado estaba acorde con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser similarmente confundible con su familia de marcas.

13. Afirmó que, el hecho de que los socios de la demandante se apelliden De Lima no les otorga el derecho automático de obtener el registro de una marca que lo incluya,

por ser similarmente confundible con su familia de marcas.

13. Afirmó que, el hecho de que los socios de la demandante se apelliden De Lima no les otorga el derecho automático de obtener el registro de una marca que lo incluya, cuando constituya riesgo de confusión. Además, dicha expresión no es de uso común

14. Explicó que el elemento “GRUPO” resulta genérico y de uso común en las clases 36 y 45 por lo que no le agrega distintividad, así que presentan similitudes en sus aspectos ortográfico y fonético.

15. Finalmente, indicó que el signo solicitado y las marcas previamente registradas guardan un alto grado de conexidad por cuando se refieren a la clase 36 . Sobre la clase 45, manifestó que los servicios de seguros y financieros como los servicios jurídicos y los servicios personales y sociales prestados por terceros son similares, por lo que pueden estar dirigidos a los mismos consumidores y que son prestados por la misma empresa.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

16. La sociedad De Lima Grupo Empresarial Ltda. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 19 de agosto de 202017 en contra de la Resolución 1315

15 Índice 44 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 43 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Folio 2 C pp.5

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Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda.

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de 23 de enero de 2020, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

de 23 de enero de 2020, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

17. Mediante auto de 14 de octubre de 202018 se inadmitió la demanda . A través de auto de 29 de enero de 2021 19 se requirió a la SIC para que remitiera copia de la constancia de publicación, notificación, comunicación o ejecución de la Resolución 1315 de 23 de enero de 2020.

18. Por auto de 17 de marzo de 202120 se remitió el expediente para que resolviera la solicitud de acumulación procesal con el radicado 11001 -03-24-000-2017-00008-00.

A través de auto de 15 de junio de 2021 21 se negó la acumulación, en consideración a que el proceso de la referencia no se había emitido auto admisorio de la demanda y, por lo tanto, no se había establecido la relación jurídica procesal.

19. Mediante auto de 20 de septiembre de 202122 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros . El 8 de octubre de 202123 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

20. Por auto de 9 de febrero de 202224 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 , la cual se realizó el 9 de septiembre de 202225.

20. Por auto de 9 de febrero de 202224 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 , la cual se realizó el 9 de septiembre de 202225.

21. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se decretó la práctica del testimonio del señor Jovanny De Lima como representante legal de la parte demandante y se ordenó a la SIC que remitiera copia del expediente administrativo de la marca mixta “DELIMA” previamente registrada.

22. Mediante auto de 16 de diciembre de 202226 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

23. Por auto de 6 de marzo de 2023 27 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de pruebas consagrada en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 27 de abril de 202328.

18 Folio 42 y vto. C pp. 19 Folio 52 y vto. C pp. 20 Folio 55 y vto. C pp. 21 Folio 56 a 57 C pp. 22 Folio 60 a 61 C pp. 23 Índice 40 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 Índice 49 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 25 Índice 58 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

22 Folio 60 a 61 C pp. 23 Índice 40 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 Índice 49 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 25 Índice 58 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 26 Índice 67 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 27 Índice 78 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 28 Índice 84 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00

Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

24. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes y se recibió el testimonio del señor Jovanny De Lima como representante legal de la parte demandante. Mediante auto de 27 de abril de 2023 29 se comisionó a un magistrado auxiliar para que practicara las pruebas que fueron decretada en la audiencia inicial.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 26-IP-2023 de 27 de julio 202330 dentro de la cual señaló que para la interpretación de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 se debía remitir a las interpretaciones prejudiciales 344-IP-2022 de 11 de abril de 2023 y 261IP-2022 de 13 de marzo de 2023, en las cuales dicho tribunal consideró lo siguiente:

344-IP-2022

“[…] 4. Al respecto, resulta pertinente señalar que los artículos 134, 135 (literales […] b) […] ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal

344-IP-2022

“[…] 4. Al respecto, resulta pertinente señalar que los artículos 134, 135 (literales […] b) […] ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos:

[1] Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas Concepto de marca

[…]

[1.2] De conformidad con lo anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado

[…]

Requisitos para el registro de marcas

[1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

[…]

[2.] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca

[…]

[2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualiza y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, selecciones ya adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor (negrilla del original).

29 Índice 85 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 30 Índice 88 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.7

consumidor (negrilla del original).

29 Índice 85 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 30 Índice 88 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00

Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

261-IP-2022

“[…] 1.1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de ca rácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valorac ión que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] Gráfica o figurativa.

[…]

2. Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de

Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] Gráfica o figurativa.

[…]

2. Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza

[…]

Comparación entre signos mixtos

2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos e lementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. […]” (negrilla y subrayado del original).

26. A través de auto de 1° de septiembre de 202331 se prescindió de la realización de las audiencias de alegaciones y juzgamiento prevista s en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

27. En el término para alegar de conclusión, las sociedades De Lima Grupo Empresarial Ltda. 32 y Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros 33 y la SIC 34 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa , respectivamente. Por su parte, el

31 Índice 91 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 32 Índice 101 y 104 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 33 Índice 100 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

31 Índice 91 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 32 Índice 101 y 104 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 33 Índice 100 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 34 Índice 97 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00

Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda.

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Ministerio P úblico rindió concepto 23-35035, para lo cual señaló que las palabras usuales pueden ser utilizadas por cualquier empresario, de manera que el signo demandado podía coexistir con las marcas previamente registradas.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14936 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

29. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 1315 de 23 de enero de 2020, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se negó el registro como marca del signo mixto “GRUPO DE LIMA ” para distinguir servicios comprendidos en la s clases 36 y 45 del nomenclátor de la

de la cual se negó el registro como marca del signo mixto “GRUPO DE LIMA ” para distinguir servicios comprendidos en la s clases 36 y 45 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad De Lima Grupo Empresarial Ltda.

30. La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “GRUPO DE LIMA” solicitado para identificar servicios de las clases citadas y las marcas nominativas “DELIMA” 37, “DELIMA MARSH LOS CORREDORES DE SEGUROS” 38 y las marcas mixtas “DELIMA”39 y “DELIMA PLUS”40, de la clase 36 de la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros , previamente registradas, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

31. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

35 Índice 99 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 36 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 37 Certificado 471.085. 38 Certificado 523.251. 39 Certificado 842.442. 40 Certificado 225.739.9

previstos en la ley […]”. 37 Certificado 471.085. 38 Certificado 523.251. 39 Certificado 842.442. 40 Certificado 225.739.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00

Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.3. La identificación de los actos demandados

32. La sociedad De Lima Grupo Empresarial Ltda. solicita se declare la nulidad de la Resolución 1315 de 23 de enero de 202041, por medio de la cual la SIC negó el registro como marca del signo mixto “GRUPO DE LIMA ” para distinguir servicios comprendidos en las clases 36 y 45 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.4. Análisis del caso concreto

33. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, negó el registro como marca al signo mixto “GRUPO DE LIMA” para distinguir servicios comprendidos en las clases 36 y 4542 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son:

Clase 36 “[…] seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios […]”.

Clase 45 “[…] jurídicos, servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales […]”.

34. A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con las marcas nominativas “DELIMA”43, “DELIMA MARSH LOS CORREDORES DE

cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con las marcas nominativas “DELIMA”43, “DELIMA MARSH LOS CORREDORES DE SEGUROS” 44 y las marcas mixtas “DELIMA”45 y “DELIMA PLUS”46, de la clase 36 de la sociedad Delima Marsh S.A. , estos son “ […] seguros, corretaje de seguros y seguridad social, servicios de mercadeo y promoción de seguros, reaseguros, negocios financieros, asistencia, consultoría en seguros y riesgos […]” y “[…] seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios […]”.

35. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 26-IP-2023 de 27 de julio 2023 en la que indicó que los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 constituyen un acto aclarado para lo cual debía remitirse al proceso 344 -IP-2022 de 11 de abril de 2023 y 261 -IP-2022 de 13 de marzo de 2023.

36. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado s los artículos 134 y 135 literal b) ejusdem, al exponer el concepto de violación de estos adujo que las marcas del tercero con interés directo no resultaban similarmente confundibles con el signo s olicitado “GRUPO DE LIMA ”, esto es, alegó el

41 Folios 31 a 36 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 42 Versión 11. 43 Certificado 471.085.

41 Folios 31 a 36 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 42 Versión 11. 43 Certificado 471.085. 44 Certificado 523.251. 45 Certificado 842.442. 46 Certificado 225.739.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00

Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

incumplimiento del requisito de distintividad extrínseca el cual está previsto en el artículo 136, ibidem47.

37. Por lo anterior, será n excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000.

38. Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es el siguiente:

[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

39. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de l signo y las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor48:

39. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de l signo y las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor48:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

40. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas

en conflicto, así:

47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de

2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 48 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145 -IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 48 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145 -IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00

Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Signo cuestionado de la sociedad De Lima Grupo Empresarial Ltda.49

(mixto) Clases 36 y 45 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marcas previamente registradas por la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros50

Marca

Gráfica Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de N