CE - Sentencia 11001032400020200035100

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00351-00

Demandante: Jafer Enterprises R&D S.L.U. , antes Jafer

Limited.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: World Institute of Scientology Enterprises Tema: Registro como marca del signo nominativo “PROSPERITY” para distinguir productos comprendidos en las clases 9ª y 16 del nomenclátor de la Clasificación

Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de la Resolución 204777 de 14 de mayo de 2020 1 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual revocó la Resolución 70048 de 19 de octubre de 2016 , se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Jafer Limited, hoy Jafer Enterprises R&D S.L.U. y se concedió el registro como marca del signo nominativo “PROSPERITY” para distinguir productos comprendidos en la s clases 9ª y 16 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad World Institute of Scientology Enterprises.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda2

productos comprendidos en la s clases 9ª y 16 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad World Institute of Scientology Enterprises.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda2

1. La sociedad Jafer Enterprises R&D S.L.U. , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se

hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución n.° 204777 del 14 de mayo de 2020 mediante la cual se resolvió el recurso de apelación presentado por WORLD INSTITUTE, y se revocó la decisión contenida en la Resolución n.° 70048 del 19 de octubre de 2016, y en su lugar se concedió a la sociedad WORLD INSTITUTE, del registro de la marca PROSPERITY (denominativa) para identificar los productos comprendidos en las clases 9 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

1 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.2

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Demandante: Jafer Enterprises R&D S.L.U., antes Jafer Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Segunda: Que como consecuencia de la declaración de la nulidad de la

Demandante: Jafer Enterprises R&D S.L.U., antes Jafer Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Segunda: Que como consecuencia de la declaración de la nulidad de la Resolución n.° 204777 del 14 de mayo de 2020, se ordene a la SIC negar el registro de la marca PROSPERITY (denominativa) a WORLD INSTITUTE, para identificar los productos comprendidos en las clases 9 y 16 de la

Clasificación Internacional de Niza.

Tercera: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso.

Cuarta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con el artículo 192 del CPACA […]”3 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda4

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Jafer Enterprises R&D S.L.U. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS ”5.

Asimismo, indicó que dicho signo fue registrado como marca en Bolivia6 en el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual – SENAPI para identificar servicios de la clase 16 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[...] revistas, impresos, publicaciones, encartes y catálogos; material impreso para promocionar y

del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[...] revistas, impresos, publicaciones, encartes y catálogos; material impreso para promocionar y publicitar artículos de moda y belleza personal así como para promocionar la venta de productos cosméticos, de maquillaje, de perfumería, de artículos de tocador, de artículos de cuero e imitaciones de cuero, de joyería y de bisutería; papel, cartón y artículos de éstas materias no comprendidos en otras clases; fotografías, artículos de papelería; material de enseñanza e instrucción con excepción de aparatos; bolsas , sacos y hojas de materias plásticas para embalaje […]”.

4. Manifestó que la sociedad World Institute of Scientology Enterprises solicitó el registro como marca del signo nominativo “PROSPERITY” para identificar productos comprendidos en la s clases 9ª y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] publicaciones electrónicas descargables, a saber revistas y publicaciones periódicas en los campos de entrenamiento o formación administrativa, manejo de negocios, consultoría de negocios y administración de empresas […] y “[…] material impreso, a saber revistas y publicaciones periódicas en los campos de entrenamiento o formación administrativa, manejo de negocios, consultoría de negocio s y administración de empresas […]”, respectivamente.

3 Ibidem. 4 Ejusdem. 5 Expediente 15116005 y 15116012. 6 Certificados 152.224-C y 152.225-C.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00351-00

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6 Certificados 152.224-C y 152.225-C.3

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5. Anotó que, mediante la Resolución 70048 de 19 de octubre de 2016, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta y negó el registro de l signo solicitado por la sociedad World Institute of Scientology Enterprises. Puso de presente que, contra dicha decisión, el tercera con interés en el resultado del proceso presentó recurso de apelación.

6. Destacó que, mediante la Resolución 204777 de 14 de mayo de 2020 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución 70048, declarar infundada la oposición de la sociedad Jafer Enterprises R&D S.L.U. y concedió el registro como marca del signo nominativo “PROSPERITY”, para distinguir los referidos productos.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantadas; (i) Constitución Política, artículo 29 y; (ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 136 literal a) y 147.

I.1.2.2. El concepto de violación

2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 136 literal a) y 147.

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que el acto acusado se encuentra viciado de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca nominativa “PROSPERITY”, para distinguir productos comprendidos en la s clases 9ª y 16 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad World Institute of Scientology Enterprises, sin considerar que la misma era similarmente confundible con el signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” solicitado ante la SIC, así como las marcas registradas en Bolivia ante el SENAPI, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

9. Explicó que la SIC vulneró su derecho al debido proceso, toda vez que sostuvo que la sociedad Jafer Enterprises R&D S.L.U. no acreditó el interés real de mercado, por lo que no era procedente el estudio de confrontación del signo y las marcas “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” frente a la marca “PROSPERITY”, por lo que procedió con el registro de esta.

10. Anotó que el interés real que exige la oposición andina se satisface con la presentación de la marca, independiente del destino que tenga la solicitud, por lo que, una vez establecido el derecho de oposición, la SIC debió analizar que la marca cuestionada es irregistrable por cuanto es similar ortográfica y fonéticamente con el signo solicitado en Colombia y las previamente registradas en Bolivia.

una vez establecido el derecho de oposición, la SIC debió analizar que la marca cuestionada es irregistrable por cuanto es similar ortográfica y fonéticamente con el signo solicitado en Colombia y las previamente registradas en Bolivia.

7 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.4

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11. Mencionó que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso reproduce de manera idéntica la partícula “PROSPERITY” , la cual solicitó la demandante y es la que genera mayor recordación.

12. Advirtió que de la confrontación ortográfica y fonética se observaba que tienen la misma cantidad de letras, por lo que la marca demandada no cuenta con particularidades suficientes para coexistir con el signo solicitado ante la SIC y las marcas registradas en Bolivia.

13. De la conexidad competitiva, aseguró que los signos enfrentados comparten la misma finalidad y naturaleza toda vez que identifican una serie de productos relacionados con la publicidad en la industria de la moda y la belleza, por lo que también comparten canales de distribución y comercialización.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio8

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, al considerar que expidió el acto administrativo demandado conforme con la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, al considerar que expidió el acto administrativo demandado conforme con la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de

la Comunidad Andina.

15. Explicó que, si bien la sociedad demandante demostró que solicitó ante la SIC el registro como marca del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” y que fue registrada en Bolivia para efectos de la oposición andina , esto no era suficiente para sustentar su interés real de mercado, toda vez que la solicitud de registro fue negada mediante las Resoluciones 70466 de 20 de octubre de 2016, 86677 de 19 de diciembre de 2017 y 80980 de 23 de noviembre de 2016 y 86679 de 19 de diciembre de 2017 , dentro de los expedientes administrativos 15116005 y

15116012.

16. Afirmó que uno de los fundamentos de la oposición andina, es la acreditación del interés real en el mercado, la cual no demostró la parte demandante, a pesar de ser exigido, por esta razón, sostuvo que no era necesario pronunciarse sobre la confundibilidad entre ellas y tampoco en cuanto a la posible relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que no encuentre justificación esta causal de irregistrabilidad, esto es, al haberse negado la solicitud del registro del signo mixto

“PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” en Colombia.

8 Índice 24 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.5

“PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” en Colombia.

8 Índice 24 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.5

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II.2. Contestación de la sociedad World Institute of Scientology Enterprises9

17. La sociedad World Institute of Scientology Enterprises contestó la demanda y consideró que la demandante no acreditó el interés real en el mercado, por cuanto sus solicitudes de registro ante la SIC del signo mixto “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS” , basa de la oposición andina, fueron negadas, de manera que la administración no debía pronunciarse sobre el cotejo marcario.

18. En efecto, subrayó que, mediante las Resoluciones 70466 de 20 de octubre de 2016, 80980 de 23 de noviembre de 2016, 86677 y 86679 de 19 de diciembre de 2017, la SIC le negó a la demandante el registro como marca del signo “PROSPERITY PROSPERIDAD PARA TI Y LOS TUYOS”, ante el reconocimiento de derechos adquiridos a World Institute of Scientology Enterprises de sus marcas “PROSPERITY BY WISE” y “PROSPERITY”.

19. Finalmente, advirtió que era titular en Colombia de la marca nominativa “PROSPERITY BY WISE”, según el certificado 529.086, conforme las Resoluciones 70273 de 26 de noviembre de 2014 y 81946 de 16 de octubre de 2016, así como en

“PROSPERITY BY WISE”, según el certificado 529.086, conforme las Resoluciones 70273 de 26 de noviembre de 2014 y 81946 de 16 de octubre de 2016, así como en Estados Unidos desde el año 1994 con la marca nominativa “PROSPERITY” según certificado 1.853.610.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

20. La sociedad Jafer Enterprises R&D S.L.U. presentó demanda de nulidad relativa el 9 de septiembre de 2020 10 en contra de la 204777 de 14 de mayo de 2020 , expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

21. Mediante auto de 14 de octubre de 2020 se inadmitió la demanda11 frente a la cual se interpuso recurso de reposición, el cual fue desatado por auto de 5 de marzo de 202112 en el sentido de no reponer, por lo que, en consecuencia se admitió la misma y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la sociedad World Institute of Scientology Enterprises. El 11 de marzo de 202113 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

22. A través de auto de 26 de julio de 202114 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 11 de febrero de 202215.

23. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y

9 Índice 25 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

23. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y

9 Índice 25 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Índice 1 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 12 Índice 11 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 13 Índices 22 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 14 Índice 35 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 15 Índice 45 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.6

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se prescindió de realizar la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

24. Mediante auto de 8 de abril de 202216 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de l artículo 13 6 literal a ) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 181-IP-2022 de 2 de junio de 202317 dentro de la cual señaló que para la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones

181-IP-2022 de 2 de junio de 202317 dentro de la cual señaló que para la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261 -IP-2022, 350 -IP-2022 y 391 -IP-2022, de las cuales se puede observar las siguientes consideraciones:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos […] 136 (literal a), […] de la Decisión 486.

[…]

Requisitos para el registro de marcas

[1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

[…]

[2.] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca

[…]

[2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencia l que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asocia ción en el público consumidor.

[2.3.] La distintividad tiene un doble aspecto: [a)] Distintividad intrínseca […] [b)] distintividad extrínseca

[…]

[2.8] En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca,

consumidor.

[2.3.] La distintividad tiene un doble aspecto: [a)] Distintividad intrínseca […] [b)] distintividad extrínseca

[…]

[2.8] En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener

16 Índice 42 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 56 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.7

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capacidad distintiva intrínseca y extrínseca; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486.

[…]

[3.] Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común

[…] [3.11] En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

[…]

[5.] Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos

[…]

[5.6] En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina

[5.] Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos

[…]

[5.6] En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en consecuencia, la resolución que concede o deniega el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la debida motivación de los actos […]” (negrilla del original).

[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

[…]

De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor,8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00351-00

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teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […]” (mayúscula y negrilla del original).

26. Por auto de 31 de julio de 202318 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

27. En el término para alegar de conclusión, la sociedad World Institute of Scientology Enterprises19, y las SIC 20 reiteraron sus argumentos de defensa. Por su parte, la sociedad Jafer Enterprises R&D S.L.U. y el Ministerio Público guardaron silencio.

28. Por auto de 12 de diciembre de 2025 21 se dio aplicación a la doctrina del acto

sociedad Jafer Enterprises R&D S.L.U. y el Ministerio Público guardaron silencio.

28. Por auto de 12 de diciembre de 2025 21 se dio aplicación a la doctrina del acto aclarado respecto del artículo 147 de la Decisión 486 de 2000 para lo cual se determinó que se aplicaría los criterios jurídicos contenidos en la interpretación prejudicial dentro del proceso 342-IP-2022 de 6 de septiembre de 2022 la cual indica

lo siguiente:

“[…] La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor

La oposición andina

Conforme al artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de una marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por un asola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.

En adición a ello, el artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas, a los titulares de registros de marcas en los Países Miembros de la Comunidad And ina. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes (de registro) o registros de marcas concedidos en los demás Países Miembros. Esta figura se conoce con el nombre de oposición andina.

Del enunciado del artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que para el ejercicio de la oposición andina es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de

andina.

Del enunciado del artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que para el ejercicio de la oposición andina es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los Países Miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países Miembros […]

En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro País Miembro.

18 Índice 58 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 19 Índice 64 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 Índice 65 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 71 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.9

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Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:

a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional competente del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud […]

De lo anterior se puede deducir lo siguiente.

a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo solicitado opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:

[…]

En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina:

a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o

En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina:

a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los c uales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor.

b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo.

El interés real en el mercado

Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina. Ello se acredita a través de la presentación d e la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00351-00

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La acreditación del interés real precitado tiene el objetivo de evitar el abuso del

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La acreditación del interés real precitado tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante. La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés.

Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca idéntica a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina.

[…]

Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pret ende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditac