CE - Sentencia 11001032400020200039600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00

Demandante: Almacenes Éxito S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros: Jorge Eliécer Cardona Gómez y Grasas y Aceites Vegetales Limitada – Gracetales Limitada Tema: Registro como marca del signo mixto “Pá MONÁ”, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 874 de 9 de enero de 2018 1 y 42099 de 3 de septiembre de 2019 2 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se declararon infundadas las oposiciones presentadas por Grasas y Aceites Vegetales Limitada – Gracetales Limitada y Almacenes Éxito S.A. y se concedió el registro de la marca mixta “Pá MONÁ ” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Jorge Eliécer Cardona Gómez.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Jorge Eliécer Cardona Gómez.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Almacenes Éxito S.A., a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las

siguientes declaraciones:

“[…] Primera: Se declare la nulidad de la Resolución No. 874 del 9 enero de 2018, proferida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, (la “Resolución Registro”), por la cual se resuelve, entre otras disposiciones: 1) Declarar infundada la oposición interpuesta por Grasas y Aceites Vegetales Limitada “Gracetales Limitada”, 2) Declarar infundada la oposición interpuesta por Almacenes Éxito S A., 3) Conceder el registro de la Marca Pa' MONÁ (Mixta) a favor de Jorge Eliécer Cardona Gómez y 3) Asignar

1 Folios 49 a 52 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Folios 53 a 59 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Índice 3 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.2

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número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de

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número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

Segunda: Se declare la nulidad de la Resolución No. 42099 del 3 de septiembre de 2019 (la “Resolución Apelación ”), proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, por la cual se resuelve un recurso de apelación y se confirma la Resolución Registro señalada en la pretensión anterior.

Tercera: Como consecuencia de las declaraciones de nulidad anteriores, se ordene a la SIC cancelar el Certificado de Registro de Signo Distintivo No. 629561 expedido de la Marca Solicitada Pa' MONÁ. […]”4 (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante manifestó que, el 14 de junio de 2017, el señor Jorge Eliécer Cardona Gómez solicitó el registro como marca del signo mixto “Pá MONÁ”6 para distinguir productos de la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son : “[…] Leche; Quesos; Sucedáneos del queso; Derivados lácteos […]”.

4. Indicó que , una vez publicada la anterior solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, se presentaron las siguientes oposiciones: i) Almacenes Éxito S.A. respecto

Derivados lácteos […]”.

4. Indicó que , una vez publicada la anterior solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, se presentaron las siguientes oposiciones: i) Almacenes Éxito S.A. respecto de sus marcas nominativas “POMONA” 7 que reivindican productos de las clases 29, 30, 31 y 32 del nomenclátor internacional; y ii) Grasas y Aceites Vegetales Limitada , respecto de su marca nominativa “RAMONA”8 que ampara productos de la clase 29.

5. Aseveró que, a través de la Resolución 874 de 9 de enero de 2018, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada s las oposiciones presentadas y concedió el registro de la marca mixta “Pá MONÁ ” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Jorge Eliécer Cardona Gómez. Frente a esta decisión, la sociedad Almacenes Éxito S.A. interpuso recurso de apelación.

6. Señaló que, mediante la Resolución 42099 de 3 de septiembre de 2019 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió confirmar la Resolución 874 de 2018.

4 Folios 4 vto. y 5 C pp. 5 Folios 5 a 6 vto. C pp. 6 Folio 63 Certificado 629561 Versión 11. 7 Certificados 469093, 156031, 1560291 y 174283. 8 Certificado 56191. La Sala precisa que en el escrito de demanda no se presentaron argumentos respecto de este registro, razón por la cual no procede su estudio.3

7 Certificados 469093, 156031, 1560291 y 174283. 8 Certificado 56191. La Sala precisa que en el escrito de demanda no se presentaron argumentos respecto de este registro, razón por la cual no procede su estudio.3

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I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación9

I.1.2.1. Fundamento de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo s de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta das: i) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a); y ii) Constitución Política, artículo 61.

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC concedió el registro de la marca mixta Pá MONÁ” en la clase 29, sin considerar que es similarmente confundible con las marcas nominativas “POMONA” que amparan productos de las clases clases 29, 30, 31 y 32 del nomenclátor internacional, desconociendo el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

9. Explicó que la marca concedida reproduce casi en su totalidad el elemento denominativo distintivo de las ma rcas previamente registradas, por lo que existe

la Decisión 486 de 2000.

9. Explicó que la marca concedida reproduce casi en su totalidad el elemento denominativo distintivo de las ma rcas previamente registradas, por lo que existe semejanza ortográfica, con raíces y terminaciones preponderantemente similares.

10. Sostuvo que, a su juicio, existe semejanza fonética y argumentó qu e, “[…] si bien la SIC manifestó que la palabra POMONA era en la mitología romana la diosa de los frutos y la expresión Pá Moná es el nombre de un cerro ubicado en Caldas, lo cierto es, que dicha autoridad administrativa no lo acreditó en el procedimiento administrativo que antecedió el registro y además, el público consumidor no tiene el conocimiento para asociarlas con el presunto significado, por lo que, estas no evocan una idea concreta ni algo en particular […]”.

11. Advirtió que “[…] aceptar que los cambios mínimos introducidos en la marca solicitada son suficientes para permitir la coexistencia de las marcas, afectaría indudablemente la distintividad de la marca previamente registrada, y daría lugar a que terceros se apropien de marcas simplemente incluyendo elementos adicionales o haciendo cambios mínimos al elemento gráfico. La marca solicitada incluye los aspectos sustanciales distintivos de la marca registrada y puede hacer que los consumidores se confundan acerca del origen de los productos […]”.

12. Resaltó, en cuanto a la conexidad competitiva, que las coberturas son similares y, en consecuencia, los productos pueden reemplazarse porque satisfacen la misma necesidad y tienen la misma naturaleza.

13. Precisó, teniendo en cuenta lo anterior, que el registro de la marca concedida

en consecuencia, los productos pueden reemplazarse porque satisfacen la misma necesidad y tienen la misma naturaleza.

13. Precisó, teniendo en cuenta lo anterior, que el registro de la marca concedida mediante los actos acusados crea un riesgo de confusión y asociación en el mercado

9 Índice 2 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.4

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porque el consumidor creerá que los productos provienen del mismo origen empresarial. Ello, máxime cuando las marcas “POMONA” son ampliamente reconocidas en el mercado para comercializar productos perecederos y, a la cual, se ha invertido esfuerzos cuantiosos para lograr su reconocimiento y recordación.

14. Argumentó que la SIC violó el artículo 61 de la Constitución Política, en tanto a que “[…] la SIC tenía el deber de velar por los derechos de propiedad intelectual, lo que no hizo concediendo el registro de la Marca Solicitada, en la medida que, aquella es similarmente confundible a la Marca Registrada, y por tanto, violó el derecho de uso exclusivo de su titular […]”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio10

15. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000.

se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000.

16. Explicó que “[…] si bien los signos presentan algunas semejanzas de tipo ortográfico, entre ellas las consonantes P -M-N y una misma vocal, al estudiarlos revisarlos y analizarlos en conjunto estas se diluyen, permitiendo así la correcta diferenciación de cada uno de ellos en el mercado. Fonéticamente, hay sustanciales diferencias entre ambos, pues el signo solicitado se compone de una palabra cuyo acento recae en la última s ílaba, por lo que su impacto sonoro se da al final de la palabra. Además, tiene un apóstrofo en medi o, que consiste en un signo ortográfico (') que, en los textos en español, sirve para indicar en la escritura la omisión de sonidos al pronunciar palabras sucesivas […]”.

17. Manifestó que no existe riesgo de confusión o asociación en el mercado en tanto que las marcas cotejadas tienen elementos fonéticos y gráficos diferentes, los cuales, en el conjunto marcario, son preponderantes.

II.2. Contestaciones del señor Jorge Eliécer Cardona Gómez y de la sociedad Grasas y Aceites Vegetales Limitada – Gracetales Limitada

18. El señor Jorge Eliécer Cardona Gómez y la sociedad Grasas y Aceites Vegetales Limitada – Gracetales Limitada, terceros interesados en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificad os en debida forma del auto admisorio 11, no se pronunciaron sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

pesar de haber sido notificad os en debida forma del auto admisorio 11, no se pronunciaron sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

10 índice 11 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 11 índices Folio 42 vto. C pp. e índice 28 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00396-00

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III. TRÁMITE DEL PROCESO

19. La sociedad Almacenes Éxito S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 1° de octubre de 202012 en contra de las Resoluciones 874 de 9 de enero de 2018 y 42099 de 3 de septiembre de 2019 , expedida s por la Superintendencia de Industria y

Comercio – SIC.

20. Mediante auto de 28 de octubre de 2020 13 se resolvió admitir la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio , al señor Jorge Eliécer Cardona Gómez y al representante legal de la sociedad Grasas y Aceites Vegetales Limitada – Gracetales Limitada. El 18 de noviembre de 202014 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

21. A través de providencias de 24 de mayo de 2021 y 13 de octubre de 202115 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 3 de junio de 202216.

fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 3 de junio de 202216.

22. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por l os sujetos procesales.

23. Mediante auto de 1º de agosto de 202217 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la interpretación prejudicial 350-IP-2022 del 13 de marzo de 202318, interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el artículo 151 ibidem, en las cuales se

consideró lo siguiente:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

2. Con el propósito de desarrollar el tema de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, correspondería, además, que el Tribunal interprete de oficio el artículo 151 de la Decisión 486.

[…]

12 Índice 1 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 13 Folios 38 y 39 C pp. 14 Índice 9 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 15 Folios 64 y 66 C pp. 16Índice 39 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.

13 Folios 38 y 39 C pp. 14 Índice 9 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 15 Folios 64 y 66 C pp. 16Índice 39 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 17 Índices 43 y 44 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Índice 52 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.6

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1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

1.2 De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d)

confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema.

[…]

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

25. Mediante auto de 17 de abril de 2023 19 se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento prevista s en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

26. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante20 y la SIC 21 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte , los terceros con interés directo en el resultado del proceso guardaron silencio y el

reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte , los terceros con interés directo en el resultado del proceso guardaron silencio y el

19 Índice 54 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 Índice 59 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 21 Índice 61 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.7

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Ministerio Público rindió concepto 22, en el cual indicó que no existe semejanza ortográfica ni fonética entre las marcas cotejadas, pues la concedida posee su acento en la última sílaba, así como un apóstrofo.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

27. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14923 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

28. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 874 de 9 de enero de 2018 y 42099 de 3 de septiembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de

IV.2. La formulación del problema jurídico

28. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 874 de 9 de enero de 2018 y 42099 de 3 de septiembre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se concedió el registro de la marca mixta “Pá MONÁ” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , a Jorge Eliécer Cardona

Gómez.

29. La Sala deberá analizar si entre la marca mixta concedida y las marcas nominativas “POMONA”24 que amparan productos de las clases 29, 30, 31 y 32 del nomenclátor internacional, cuyo titular es Almacenes Éxito S.A., se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 , así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem, interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Asimismo, si la SIC violó lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política.

30. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

31. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 874 de 9 de enero de 2018 25 y 42099 de 3 de septiembre de 2019 26 expedidas por la

22 Índice 60 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 23 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus

22 Índice 60 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 23 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 24 Certificados de registro 469.093, 156.031, 156.029 y 174.283. 25 Folios 49 a 52 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 26 Folios 53 a 59 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.8

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Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declararon infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Grasas y Aceites Vegetales Limitada – Gracetales Limitada y Almacenes Éxito S.A. y se concedió el registro de la marca mixta “Pá MONÁ” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Jorge Eliécer Cardona Gómez.

IV.4. Análisis del caso concreto

32. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro de la marca mixta “Pá MONÁ”27 para distinguir productos de la clase 29 del nomenclátor

IV.4. Análisis del caso concreto

32. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro de la marca mixta “Pá MONÁ”27 para distinguir productos de la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] Leche; Quesos; Sucedáneos del queso; Derivados lácteos […]”.

33. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la marca concedida es similarmente confundible con sus marcas previamente registradas “POMONA”, al ser semejantes y existir conexidad competitiva entre los productos reivindicados por estas. Igualmente, argumentó que la SIC violó el artículo 61 de la Constitución Política en tanto que, al conceder el registro demandado, violó su derecho de propiedad intelectual pues confirió un derecho que era exclusivo de este.

34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 350IP-2022 de 13 de marzo de 202328 dentro de la cual se interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina y, de oficio, el artículo 151 ibidem.

35. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda

cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

27 Folio 63 Certificado 629561 Versión 11. 28 Índice 52 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.9

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De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

36. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética,

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

37. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Marca concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso29

(mixta) Certificado 629.561 Clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

29 Folio 63 C pp.10

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Marcas previamente registradas por la parte demandante 30

Marca

Tipo Clase del nomenclátor de

Demandante: Almacenes Éxito S.A.

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Marcas previamente registradas por la parte demandante 30

Marca

Tipo Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro

POMONA

(nominativa)

31

469.093

POMONA

(nominativa)

29

156.031

POMONA

(nominativa)

30

156.029

POMONA

(nominativa)

32

174.283

38. La Sala advierte que de la revisión del certificado de registro de la marca mixta concedida se advierte31 que la expresión “[…] quesera será explicativa […]”, razón por la cual no hace parte de la denominación de la marca.

39. Como en el presente caso se va a cotejar la marca mixta “ Pá MONÁ”, así como las marcas nominativas “POMONA” , es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto de la mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera may or recordación en la mente del consumidor.

40. En efecto, de la revisión de la marca mixta se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido

nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

41. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciable s, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

42. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime

30 Folio 54 vto. C pp. 31 Folio 63 C pp.11

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”32.

43. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en la marca mixta el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de

[…]”32.

43. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en la marca mixta el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto.

44. En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y,