CE - Sentencia 11001032400020200043500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00

Demandante: Société Des Produicts Nestlé S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Litisconsorte necesario: Isagro Colombia S.A.S.

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Propiedad industrial. Negativa de registro como marca del signo “ PRO PLAN ” (nominativo) solicitado para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El signo cuestionado incurre en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Decisión: Negar las pretensiones de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA__________________________________________

La Sala decide , en única instancia , la demanda presentada por la sociedad Société Des Produits Nestlé S.A. en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1 en contra de las resoluciones 73989 de 15 de diciembre de 2019 “ Por la cual se niega un registro” y 33154 de 30 de junio de 2020 “ Por la cual se resuelve un recurso de apelación” a través de las cuales se negó el registro como marca del signo “ PRO PLAN” (nominativo) solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la

apelación” a través de las cuales se negó el registro como marca del signo “ PRO PLAN” (nominativo) solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza . Los actos administrativos acusados fueron expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

La parte actora, a través de su apoderado judicial, presentó demanda 2 en la que formuló las siguientes:

I.1.1. Pretensiones

PRIMERA: Que DECLARE LA NULIDAD de las siguientes Resoluciones Administrativas proferidas dentro del expediente No.SD2018/0077966:

(i) Resolución N°. 73989 del 15 de diciembre de 2019, expedida por la SIC, mediante la cual se negó el registro de la marca PRO PLAN (Nominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 5 Internacional.

1 De que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. 2 Índice 3 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

(ii) Resolución N° 33154 del 30 de junio de 2020, expedida por la SIC, mediante la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución N°. 73989 del 15 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, se negó en sede de apelación el registro de la marca PRO PL AN (Nominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 5 Internacional.

en consecuencia, se negó en sede de apelación el registro de la marca PRO PL AN (Nominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 5 Internacional.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración que antecede y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la SIC CONCEDER el registro de la marca PRO PLAN (Nominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 5 Internacional, cuyo trámite de registro se adelantó en el expediente No. SD2018/0077966.

TERCERA: Que se ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.1.2. Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se observan los siguientes:

I.1.2.1. La sociedad Société Des Produits Nestlé S.A. solicitó el registro como marca del signo “PRO PLAN” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud se tramitó bajo el radicado SD2018/0077966, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 848, y corresponde a la extensión territorial número 1346903 del 9 de marzo de 2017. Contra la solicitud en mención no se presentaron oposiciones.

I.1.2.2. Mediante la resolución 73989 de 15 de diciembre de 2019, la SIC negó el registro como marca del signo solicitado, tras encontrar que aquel es similarmente confundible con la marca nominativa “PROPLANT” previamente registrada para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Isagro Colombia S.A.S.

la marca nominativa “PROPLANT” previamente registrada para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Isagro Colombia S.A.S.

Por lo anterior, la SIC coligió que el signo solicitado se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

I.1.2.3. Contra dicha decisión la demandante presentó recurso de apelación, el cual se resolvió mediante la resolución 33154 de 30 de junio de 2020, en el sentido de confirmar la negación del signo solicitado.

I.1.3. Norma violada y concepto de la violación

La parte actora estim ó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente:

I.1.3.1. Sostuvo que entre el signo “PRO PLAN” y la marca previa “PROPLANT” no existen similitudes ortográficas, fonéticas ni conceptuales con la virtualidad de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

I.1.3.2. Explicó que el signo cuestionado se compone de dos expresiones, mientras tanto la marca previa se encuentra representada por una sola expresión que finaliza con la letra “T”. Además, se trata de nominaciones con una extensión distinta, así como diferentes terminaciones.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

terminaciones.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.3.3. Agregó que el signo cuestionado “ PRO PLAN” posee un significado ideológico de fácil reconocimiento para el consumidor medio que, a su vez, difiere de la idea que representa el vocablo “PROPLANT”. De ese modo, el cuestionado incluye el radical “PRO” que se refiere a provecho, utilidad o ventada, y la partícula “PLAN” que hace alusión a proyecto o intención; por su parte, la previa incluye la palabra “PLANT” que resulta en la raíz equivalente de su significado en castellano, esto es, “planta”.

I.1.3.4. Informó que “PRO” es de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que corresponde excluirla al momento de realizar el cotejo marcario.

I.1.3.5. Destacó que en la resolución 33154, acusada en el presente asunto, la SIC sostuvo que entre el signo y la marca confrontados existe una diferencia de tipo conceptual, sin embargo, se decantó por negar el registro del primero de ellos con fundamento únicamente en los aspectos ortográfico y fonético, sin considerar que el contraste conceptual entre los confrontados justifica la viabilidad del signo cuestionado.

I.1.3.6. Adujo que además de ser distintos, el signo y la marca identifican productos que no son conexos competitivamente, pues aquellos no resultan sustituibles, complementarios, y mucho menos pueden razonablemente ser asociados a un mismo origen empresarial ; entonces, se trata de productos especializados.

son conexos competitivamente, pues aquellos no resultan sustituibles, complementarios, y mucho menos pueden razonablemente ser asociados a un mismo origen empresarial ; entonces, se trata de productos especializados.

Así, indicó que “PRO PLAN” identifica complementos nutricionales para animales, mientras que “PROPLANT” lo hace respecto de productos fungicidas para protección de cultivos, los cuales no comparten naturaleza, finalidad, género, canales de comercialización ni publicidad, pues, entre otras razones, quien adquiere alimentos para mascotas no requiere hacer uso de fungicidas de tipo agrícola.

I.1.3.7. Alegó que la SIC no debió conceder el registro de la marca previa “ PROPLANT” porque previo a su otorgamiento existía la marca “PRO PLAN” registrada para la clase 31 internacional de titularidad de la actora , quien la ha utilizado desde 1993 para producir alimentos de animales.

I.1.3.8. Señaló que , si en consideración de la SIC el signo y la marca previa son similarmente confundibles, no se explica la forma como las marcas “PRO PLAN” en la clase 31, y “PROPLANT” en la clase 5 han coexistido pacíficamente en el mercado por más de 11 años. En su consideración, lo anterior genera inseguridad jurídica y confusión en los administrados.

I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.2.1. La SIC, por intermedio de apoderado judicial, presentó escrito de contestación de la demanda, en los siguientes términos3:

Advirtió que el signo solicitado y la marca previamente registrada presentan similitudes de tipo ortográfico y fonético susceptibles de inducir a error al público consumidor, pues el

demanda, en los siguientes términos3:

Advirtió que el signo solicitado y la marca previamente registrada presentan similitudes de tipo ortográfico y fonético susceptibles de inducir a error al público consumidor, pues el primero de ellos reproduce gran parte de la marca previa, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

Expuso que el impacto sonoro es similar en ambos conjuntos, en la medida en que comparten consonantes, así como vocales, sin que la letra “ T” al final de la marca previa, genere un efecto que permita su diferenciación.

3 Índice 22 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Indicó que, aunque se reconoce la diferencia conceptual entre los comparados, el encuentro sucesivo de los signos en el mercado se prestaría para que aquel adquiera los productos de manera equivocada.

Sostuvo que concurre conexidad competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado, esto es, complementos nutricionales para uso veterinario, y los fungicidas para plantas, animales o personas que identifica la marca opositora, porque se trata de bienes que son destinados a animales, por lo que son puestos al alcance del consumidor a través de los mismos canales de comercialización. Además, es razonable considerar que un mismo empresario incursione tanto en la fabricación de alimento s para animales como de fungicidas, porque ambos se pueden suministrar a animales para mejorar su salud.

En consecuencia, señaló que, ante las mínimas variaciones en las nominaciones

un mismo empresario incursione tanto en la fabricación de alimento s para animales como de fungicidas, porque ambos se pueden suministrar a animales para mejorar su salud.

En consecuencia, señaló que, ante las mínimas variaciones en las nominaciones confrontadas, y la relación en los productos, los consumidores obviarían la pronunciación de la consonante “ T”, y considerarían que los mencionados productos comparten origen empresarial. Siendo así, afirmó que la coexistencia del signo y la marca generaría un riesgo de confusión indirecta para el público consumidor.

Finalmente, mencionó que, si bien la SIC canceló parcialmente el registro de la marca previa conservando su cobertura únicamente para “fungicidas”, ello no implica que la oficina nacional se inhiba de realizar el estudio de registrabilidad que corresponde, pues, aunque parcial, el registro previo continúa vigente.

I.2.2. La sociedad Isagro Colombia S.A.S. y el Ministerio Público guardaron silencio4.

I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

I.3.1. Mediante auto de 28 de agosto de 20235 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011. En la mencionada providencia, entre otras decisiones, se fijó el litigio en los siguientes términos:

El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y el escrito de contestación, consiste en determinar si la resolución 73989 de 15 de diciembre de 2019 por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “ PRO PLAN ” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación

consiste en determinar si la resolución 73989 de 15 de diciembre de 2019 por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “ PRO PLAN ” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y 33154 de 30 de junio de 2020 por la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto en contr a de la anterior decisión, en el sentido de confirmarla, infringen el literal a) del artículo 136 de la Decisión CAN 486 de 2000.

Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, se deberá decidir si son nulas las resoluciones números 73989 de 15 de diciembre de 2019 “Por la cual se niega un registro” y 33154 de 30 de junio de 2020 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

De ser cierto lo anterior, corresponde resolver si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro de la marca “PRO PLAN” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

4 De conformidad con el informe secretarial de 31 de mayo de 2022, obrante en el índice 26 del expediente en SAMAI. 5 Índice 29 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

en SAMAI. 5 Índice 29 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Consecuencialmente, corresponde decidir si hay lugar a ordenarle a la autoridad demandada que publique en la Gaceta para la Propiedad Industrial la sentencia que resulte del presente asunto.

I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante auto de 7 de mayo de 20246, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión.

I.4.1 La actora7 reiteró los argumentos planteados en la demanda.

I.4.2. La SIC8 presentó escrito en el que insistió en la legalidad de los actos administrativos acusados.

I.4.3. El Ministerio Público9 emitió concepto en el sentido de considerar que el signo y la marca comparados presentan similitudes en sus aspectos ortográfico y fonético; sin embargo, tal semejanza se ve diluida por las diferencias en cuanto a sus conceptos y diseños gráficos.

También adujo que los productos que distinguen los cotejados , aunque pueden ser similares, poseen una composición diferente, de modo tal que se dirigen a un consumidor especifico.

En consecuencia, afirmó que la s coincidencias ortográficas y fonéticas no son motivo suficiente para negar el registro del signo cuestionado, porque aquel identifica productos que se dirigen a consumidores específicos, y en ese orden, su coexistencia con la marca

En consecuencia, afirmó que la s coincidencias ortográficas y fonéticas no son motivo suficiente para negar el registro del signo cuestionado, porque aquel identifica productos que se dirigen a consumidores específicos, y en ese orden, su coexistencia con la marca previa no sugiere un riesgo de confusión y/o asociación en el mercado.

Finalmente, destacó que ningún empresario puede alegar un derecho exclusivo sobre el término “PRO”, pues aquel es de uso común y por lo tanto de distintividad débil.

I.4.3. La sociedad Isagro Colombia S.A.S. guardó silencio en esta etapa procesal.

I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

Mediante auto de 5 de diciembre de 2023, el despacho sustanciador dio aplicación a la doctrina del acto aclarado 10, prescindiendo de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Para el efecto, se indicó que en el asunto de la referencia corresponde utilizar la interpretación Prejudicial 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023 que se refiere al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. LOS ACTOS ACUSADOS

Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones 73989 de 15 de diciembre de 2019, y 33154 de 30 de junio de 2020, por medio de la s cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo “ PRO PLAN ” (mixto) para

6 Índice 41 del expediente en SAMAI.

Industria y Comercio negó el registro como marca del signo “ PRO PLAN ” (mixto) para

6 Índice 41 del expediente en SAMAI. 7 Índice 45 del expediente en SAMAI. 8 Índice 48 del expediente en SAMAI. 9 Índice 47 del expediente en SAMAI. 10 Índice 36 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la actora.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE

De conformidad con la demanda y las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concordantes con el presente asunto, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor:

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS

De conformidad con la demanda, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos:

La Sala deberá determinar si entre el signo “ PRO PLAN ” ( nominativo), solicitado para

o de asociación.

II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS

De conformidad con la demanda, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos:

La Sala deberá determinar si entre el signo “ PRO PLAN ” ( nominativo), solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza , por la aquí demandante, y la marca “PROPLANT” (nominativa) previamente registrada para distinguir productos en la misma clase internacional , de titularidad de la sociedad Isagro Colombia S.A.S., se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza o identidad determinante de error en el público consumidor; y ii) la relación entre los productos que se amparan con el signo y la marca confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél.

Resuelto el anterior cuestionamiento , la Sala deberá establecer si son nulos los actos administrativos que negaron el registro como marca del signo “PRO PLAN” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por la aquí demandante.

De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior , corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que conceda el registro como marca del signo “PRO PLAN” (nominativo) solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad demandante.

II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO

II.4.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad demandante.

II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO

II.4.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o relacionados respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogenciaRadicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un orig en empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al

diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa exist e una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, así como relación en cuanto a los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.

En ese orden, al momento de realizar la comparación de los signos en conflicto, la Sala debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica; (ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociació n; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por aquel.

riesgo de confusión o asociació n; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por aquel.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longit ud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o t erminaciones); e ideológica, que se produce entre el signo y la marca que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de aquellos.

Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión. Dichos criterios se refieren a i) el grado de sustitución, ii) la complementariedad, y iii) la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.4.2. El caso concreto

Para efectos de determinar si el signo cuestionado “ PRO PLAN” (nominativo) solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 5 del nomenclátor internacional, incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Para efectos de determinar si el signo cuestionado “ PRO PLAN” (nominativo) solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 5 del nomenclátor internacional, incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre aquel y la marca “ PROPLANT” (nominativa) previamente registrada para identificarRadicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

productos en esa misma clase, que puedan generar error en el público consumidor. De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos que el signo y la marca en disputa distinguen.

Así pues, resulta pertinente corroborar la naturaleza del signo y la marca enfrentados, como se observa a continuación:

Signo cuestionado

PRO PLAN

(nominativo) Para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza11

Marca previa

PROPLANT

(nominativo) Certificado de registro número 389198 Para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza12

Una vez verificados el signo y la marca por cotejar, inicialmente se observa que responden a la naturaleza de nominativos, por ello la Sala encuentra procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario desarrolladas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para los signos de dicha naturaleza.

Ahora bien, corresponde a la Sala establecer, de manera previa a efectuar el cotejo que

reglas de cotejo marcario desarrolladas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para los signos de dicha naturaleza.

Ahora bien, corresponde a la Sala establecer, de manera previa a efectuar el cotejo que incumbe, si el signo y la marca en disputa contienen partículas de uso común, descriptivas o genéricas, en orden a validar su carácter distintivo, pues de contener elementos nominativos de esas características, aquellos deberán ser excluidos de la comparativa. Ello, de conformidad con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual ha reiterado lo siguiente13:

[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el co tejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente.

11 Los productos de la clase 5 internacional que pretenden identificar el signo son los siguientes: “complementos nutricionales para uso veterinario; complementos nutricionales para alimentos de animales ”. 12 Los productos en la clase 5 internacional que identifica la marca previa son los siguientes: “Fungicidas”. 13 Proceso 128-IP-2016.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

13 Proceso 128-IP-2016.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00435 00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Así pues, la Sala observa que, consultado el Sistema para la Propiedad Industrial - SIPI de la SIC 14, las expresiones “PRO”, “PLAN” y “PLANT” que conforman el signo y la marca confrontados eran de uso común para distinguir productos en la clase 5 internacional, para la fecha en que se expidieron los actos administrativos acusados. Tal como se observa de los resultados de la búsqueda realizada, así:

PRO Marca Certificado Titular

PROMIL GOLD

243375

SOCIÉTÉ DES

PRODUITS

NESTLÉ S.A.

PROMETRIUM 251863 BESINS

HEALTHCARE

LUXEMBOURG

SARL

PROFADER

240214 LABORATORIOS

SIEGFRIED S.A.S.

PROPETS 240566 LABORATORIOS

PROVET S.A.S.

PLAN

PLAN5 498504 ANDLAND

OVERSEAS LTD.

PLANTIERRA 570537 ADN ADELANTE

S.A.S.

PLANISAFE 348448 TQ BRANDS S. DE

R. L.

RESPLANDERM 396195 BIOTECNICK S.A.S.

PLANT

PLANTPRO 258405 AJAY-SQM CHILE

S.A.

PLANTASYL 266359 FARMASER S.A.S.

CALLISTO PLANT

TECHNOLOGY

294747 SYNGENTA

LIMITED

HORMIPLANT 387844 PRODUCTOS

JULIAO S.A.S

S.A.

PLANTASYL 266359 FARMASER S.A.S.

CALLISTO PLANT

TECHNOLOGY

294747 SYNGENTA

LIMITED

HORMIPLANT 387844 PRODUCTOS

JULIAO S.A.S

Por otra parte, se advierte que la expresión “PLANT” que conforma la marca previa, resulta descriptiva para los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues responde a la pregunta cómo son los productos que amparan l a marca previamente registrada.

Al respecto, conviene traer a colación que, sobre las partículas genéricas y descriptivas el Tribunal comunitario,