CE - Sentencia 11001032400020210014200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00142-00

Demandante: Pearson Education do Brasil Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: King.com Limited Tema: Registro como marca de un signo nominativo “WIZARD” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda nulidad y restablecimiento del derecho, promovida contra las Resoluciones 24654 de 28 de mayo de 20201 y 66983 de 23 de octubre de 20202, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales negó el registro como marca del signo nominativo “WIZARD” para identificar productos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Pearson Education do Brasil Ltda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Pearson Education do Brasil Ltda. , a través de apoderado judicial , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de

1. La sociedad Pearson Education do Brasil Ltda. , a través de apoderado judicial , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA: Que se declare nulidad de la Resolución No. 24654 del 28 de mayo de 2020, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que negó el registro de la marca “WIZARD” (Nominativa) clase 9, a la sociedad PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, domiciliada en SAO PAULO, BRASIL.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 66983 del 23 de octubre de 2020, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 24654 del 28 de mayo de 2020, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la citada entidad.

1 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI “[…] Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase […]”. 2 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.2

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Demandante: Pearson Education do Brasil Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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Demandante: Pearson Education do Brasil Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

TERCERA: Consecuentemente y a título de restablecimiento del derecho, solicito se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio Dirección de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca “ WIZARD” (Nominativa) clase 9, a la sociedad PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, domiciliada en SAO PAULO, BRASIL […]”4 (mayúsculas, subrayado y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante indicó que la sociedad Pearson Education do Brasil Ltda. solicitó el registro como marca de l signo nominativo “WIZARD” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 16 y 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son:

“[…] Clase 9: Aparatos de enseñanza para la enseñanza de idiomas, aplicaciones de software descargables para la enseñanza de idiomas, software [programas grabados] para la enseñanza de idiomas, publicaciones electrónicas descargables para la enseñanza de idiomas, programas informáticos descargables para la enseñanza de idiomas.

Clase 16: Libretas; libros; material de instrucción (excepto aparatos); productos de imprenta; publicaciones impresas, todo lo anterior relacionado con la enseñanza de idiomas.

informáticos descargables para la enseñanza de idiomas.

Clase 16: Libretas; libros; material de instrucción (excepto aparatos); productos de imprenta; publicaciones impresas, todo lo anterior relacionado con la enseñanza de idiomas.

Clase 41: Servicios de escuelas de idiomas; enseñanza de idiomas, información sobre educación, organización de concursos para fines educativos, organización de exposiciones con fines culturales o educativos, organización y realización de coloquios, organización y dirección de conferencias, organización y dirección de congresos, organizaci ón y dirección de talleres [formación], organización y dirección de seminarios, organización y dirección de simposios, organización y dirección de foros educativos en persona, publicación de libros, publicación de textos para la enseñanza de idiomas, publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico, todos los servicios mencionados relacionados con la enseñanza de idiomas […]”.

4. Añadió que la solicitud indicada supra se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial 870 de 30 de agosto de 2019, sin que se presentara oposición por parte de terceros.

5. Sostuvo que mediante Resolución 24654 de 28 de mayo de 2020, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro del signo para identificar productos en la clase 9ª. Lo anterior por considerar que el signo solicitado era similarmente confundible con las marcas nominativas “BRICK WIZARD” 6 y “BRICK WIZARD SAGA” 7, previamente registradas en las clases 9ª y 41, a nombre de la

4 Ibidem. 5 Ibidem 6 Certificado 560.026. 7 Certificado 576.935.3

WIZARD SAGA” 7, previamente registradas en las clases 9ª y 41, a nombre de la

4 Ibidem. 5 Ibidem 6 Certificado 560.026. 7 Certificado 576.935.3

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sociedad King.Com Limited. Asimismo, consideró suspender el trámite de registro de este en las clases 16 y 41, hasta tanto no se definiera la negativa del registro en la clase 9ª del nomenclátor internacional8.

6. Puso de presente que, contra dicha decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la Resolución 66983 de 23 de octubre de 2020, en el sentido de confirmar la Resolución 24654. Adicionalmente, consideró remitir el expediente a la Dirección de Signos Distintivos a efectos de que efectúe el correspondiente estudio de la solicitud del registro del signo suspendido para las clases 16 y 41 antes mencionadas.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación9

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: i) Constitución Política, artículo 61; y ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a).

cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: i) Constitución Política, artículo 61; y ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “WIZARD” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza solicitado por la sociedad Pearson Education do Brasil Ltda., al considerar que era confundible con las marcas nominativas “BRICK WIZARD” y “BRICK WIZARD SAGA”, en las clases 9ª y 41, por la sociedad King.com Li mited, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a).

9. Argumentó que el signo solicitado no era similarmente confundible con la s marcas “BRICK WIZARD” y “BRICK WIZARD SAGA” previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso , pues no se debe realizar el cotejo fraccionando las denominaciones y, en ese sentido, existen diferencias ortográficas, fonéticas y gráficas.

10. Explicó que la parte demandada “[…] pretende darle a la marca traída de oficio un derecho exclusivo sobre una expresión de uso común, vulnerando entre otras cosas el principio de la igualdad, porque no es posible que en muchos casos pueda ser

10. Explicó que la parte demandada “[…] pretende darle a la marca traída de oficio un derecho exclusivo sobre una expresión de uso común, vulnerando entre otras cosas el principio de la igualdad, porque no es posible que en muchos casos pueda ser registrada y en nuestro caso, sencillamente no, pese a que nuestra representada

8 Decisiones que no se encuentran demandadas en el presente asunto. 9 Ibidem.4

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cuenta con derechos previos legalmente adquiridos, si bien no para la clase 9, si para productos y servicios directamente relacionados con los productos de que trata esta clase […]”, lo anterior si se tiene en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que carezcan de distintividad, como ocurre con expresiones de uso común.

11. Afirmó que , sin bien la expresión “WIZARD” es débil, las marcas previamente registradas tienen expresiones adicionales que les permite diferenciarse en el mercado, ya que su extensión y pronunciación es diferente , por lo que no son similarmente confundibles.

12. Señaló que la parte demandante está ampliando a la clase 9 ª del nomenclátor internacional sus productos y servicios ya reivindicados, por lo que el consumidor podrá observar que se están comercializando productos “[…] estrechamente relacionados con las marcas que ya había adquirido […]” , a saber, es titular de las

internacional sus productos y servicios ya reivindicados, por lo que el consumidor podrá observar que se están comercializando productos “[…] estrechamente relacionados con las marcas que ya había adquirido […]” , a saber, es titular de las marcas “WIZARD” (mixtas) en las clases 1 6 y 41 y, por tanto , tiene derechos adquiridos. En consecuencia, al negar el registro se está violando su derecho a la propiedad industrial previsto en el artículo 61 de la Constitución Política.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio10

13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que, con la expedición de la s resoluciones acusadas no se incurrió en desconocimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables.

14. En cuanto al análisis de confundibilidad manifestó que se negó el registro del signo “WIZARD”, pues carece de la distintividad al ser similarmente confundible con las marcas previamente registradas, al reproducirlas sin añadir elementos diferenciadores.

15. Explicó que existe conexidad competitiva entre los productos amparados comoquiera que “[…] se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie […] lo cual permite que estos productos sean sustituibles […]”.

16. Argumentó que, en el caso sub examine, de encontrarse que la palabra “WIZARD” es de uso común, no sería posible conceder el registro como marca del signo solicitado pues la Decisión 486 de 2000 prohíbe las marcas conformadas exclusivamente por designaciones comunes.

es de uso común, no sería posible conceder el registro como marca del signo solicitado pues la Decisión 486 de 2000 prohíbe las marcas conformadas exclusivamente por designaciones comunes.

17. Resaltó, en lo atinente a las marcas derivadas, que la nueva solicitud de registro no podrá ampliar la cobertura inicial o pretender productos o servicios de diferente

10 Índice 15 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.5

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naturaleza a los ya protegidos. Ello, máxime s i la marca solicitada tiene cambios sustanciales.

II.2. Contestación de King.com Limited

18. La sociedad King.com Limited, tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada11 en debida forma, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

19. La sociedad Pearson Education do Brasil Ltda. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 25 de marzo de 202112 en contra de las Resoluciones 24654 de 28 de mayo de 202013 y 66983 de 23 de octubre de 202014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

20. Mediante auto de 13 de abril de 202115 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad King.com Limited . El 28 de abril de 2021 16 se dio traslado de la demanda por el

al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad King.com Limited . El 28 de abril de 2021 16 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

21. A través de providencia de 11 de noviembre de 2021 17 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 15 de julio de 202218.

22. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes y se fijó el litigio . Asimismo, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y unas certificaciones de titularidad y vigencia de unas marcas, para lo cual se ordenó a la Secretaría de la Sección Primera descargarlas, y esta las incorporó al expediente19.

23. Mediante auto de 20 de septiembre de 202220 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

11 Índice 18 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 12 Índice 1 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 13Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI . “[…] Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase […]”. 14 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 15 Índice 5 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 16 Índice 13 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.

15 Índice 5 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 16 Índice 13 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 17 Índice 22 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Índice 28 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 19 Índice 30 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 Índices 35 y 36 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.6

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24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 424-IP-2022 de 2 de junio de 2023 21, dentro de la cual señaló que, para la interpretación de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión Andina, se debía remitir a las interpretaciones 145 -IP-2022, 261-IP-2022, 344-IP-2022, 350IP-2022 y 391-IP-2022, en las cuales dicho tribunal consideró lo siguiente:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 (literales a y b), 136 (literal a), y 150 de la Decisión 486.

[…]

[1.] Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas

Concepto de marca

[…]

[1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado.

Concepto de marca

[…]

[1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado.

[…]

Requisitos para el registro de marcas

[1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

[…]

[2.] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca

[…]

[2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, selecciones y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

[2.3.] La distintividad tiene un doble aspecto: [a)] Distintividad intrínseca […] [b)] distintividad extrínseca

[…]

[2.8] En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener

21 Índice 44 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00142-00

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capacidad distintiva intrínseca y extrínseca; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486.

[…]

[3.] Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común

[…]

[3.11] En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

[…]

[5.] Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos

[…]

[5.6] En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en consecuencia, la resolución que concede o deniega el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la debida motivación de los actos […]”.

[…]

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136

motivación de los actos […]”.

[…]

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 de la Decisión 486.

2. Con el propósito de desarrollar el tema de la conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, correspondería, además, que el Tribunal interprete de oficio el artículo 151 de la Decisión 486.

[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

[…]8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00142-00

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1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […]

3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema.

[…]

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

25. Mediante auto de 10 de agosto de 2023 22 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que

audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

26. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Pearson Education do Brasil Ltda.23 reiteró sus argumentos de nulidad. Adicionalmente, la SIC y King.com Limited guardaron silencio y el Ministerio Público allegó concepto24 en los siguientes términos:

27. Indicó que, a su juicio, hay similitud ortográfica, fonética y visual derivada de la comparación del signo y las marcas . Ello, comoquiera que utilizan una estructura semejante, pues el signo reproduce la expresión “WIZARD”, parte relevante de las marcas previamente registradas, sin la adición de elementos que la hagan distintiva.

22 Índice 47 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 23 Índice 53 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 24 Índice 52 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.9

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Demandante: Pearson Education do Brasil Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

28. Sostuvo que hay conexidad competitiva entre los productos reivindicados debido a que existe complementariedad, pues el uso de uno produce la necesidad de adquirir el otro.

29. Concluyó, teniendo en cuenta lo anterior, que no se debe acceder a las pretensiones de la demanda comoquiera que, con la expedición de los actos

que existe complementariedad, pues el uso de uno produce la necesidad de adquirir el otro.

29. Concluyó, teniendo en cuenta lo anterior, que no se debe acceder a las pretensiones de la demanda comoquiera que, con la expedición de los actos acusados, no se violaron las normas indicadas como vulneradas en la demanda.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

30. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14925 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

31. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 24654 de 28 de mayo de 2020 y 66983 de 23 de octubre de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “WIZARD” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

32. La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo “WIZARD” para identificar productos en la clase 9ª del mencionado nomenclátor, solicitado por la sociedad Pearson Education do Brasil Ltda. y las marcas nominativas “BRICK WIZARD” y “BRICK WIZARD SAGA”, que reivindicaron productos y servicios de las clases 9ª y

productos en la clase 9ª del mencionado nomenclátor, solicitado por la sociedad Pearson Education do Brasil Ltda. y las marcas nominativas “BRICK WIZARD” y “BRICK WIZARD SAGA”, que reivindicaron productos y servicios de las clases 9ª y 41, cuyo titular es la sociedad King.com Limited , se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y si se desconoció lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política.

33. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

25 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00142-00

Demandante: Pearson Education do Brasil Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.3. La identificación de los actos demandados

34. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 24654 de 28 de mayo de 2020 26 y 66983 de 23 de octubre de 2020 27, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales negó el

de 28 de mayo de 2020 26 y 66983 de 23 de octubre de 2020 27, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales negó el registro como marca del signo nominativo “WIZARD” para identificar productos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Pearson Education do Brasil Ltda.

IV.4. Análisis del caso concreto

De la vulneración de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

35. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “WIZARD” para identificar productos en la clase 9 ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] aparatos de enseñanza para la enseñanza de idiomas, aplicaciones de software descargables para la enseñanza de idiomas, software [programas grabados] para la enseñanza de idiomas, publicaciones electrónicas descargables para la enseñanza de idiomas, programas informáticos descargables para la enseñanza de idiomas […]”.

36. La parte demandante argumentó que los actos administrativos acusados son nulos en tanto que el signo solicitado no era similarmente confundible con las marcas previamente registradas por la sociedad King.com Limited, desconociendo lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

37. Afirmó que la expresión “WIZARD”, presente en las marcas previamente registradas, es de uso común y débil, sin embargo, esta se encuentra acompañada por expresiones adicionales que les permite diferenciarse en el mercado.

37. Afirmó que la expresión “WIZARD”, presente en las marcas previamente registradas, es de uso común y débil, sin embargo, esta se encuentra acompañada por expresiones adicionales que les permite diferenciarse en el mercado.

38. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 424 -IP-2022 de 2 de junio de 2023 28 dentro de la cual señaló que, para la interpretación de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, se debía remitir a las interpretaciones 344-IP-2022, 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP2022.

39. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 , al exponer e