CE - Sentencia 11001032400020210019900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00199-00

Demandante: Vivo Live Food S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Vive Cien Brands Inc.

Tema: Registro como marca de l signo mixto “VIVO LIVE FOOD” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 49005 de 20 de agosto de 20201 y 73530 de 19 de noviembre de 2020 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “VIVO LIVE FOOD”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Vivo Live Food S.A.S.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Vivo Live Food S.A.S., a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 2.1 Declarar la nulidad de la Resolución No. 49005 de 20 de agosto de 2020, expedida dentro del expediente SD2020/0012979, por medio de la cual, el Directo (sic) de Signos Distintivos de la Accionada, negó el registro de la marca “VIVO LIVE FOOD”, solicitada por la Accionante.

2.2 Declarar la nulidad de la Resolución No. 73530 del 19 de noviembre de 2020, expedida dentro del expediente SD2020/0012979, por medio de la cual, la Delegada para la Propiedad Industrial de la Accionada confirmó la decisión apelada, negando definitivamente el registro de la marca “VIVO LIVE FOOD”, solicitada por la Accionante.

2.3 Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Dirección de Signos Distintivos de la Accionada el restablecimiento del derecho de la Accionante, mediante la concesión del registro de la marca “VIVO LIVE FOOD” (M), para

1 Índice 2 aplicativo para la gestión judicial SAMAI “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Ibidem “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Índice 2 aplicativo para la gestión judicial SAMAIRadicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00199-00

Demandante: Vivo Live Food S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

distinguir servicios de la Clase 43 del Nomenclador, particularmente,

Demandante: Vivo Live Food S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

distinguir servicios de la Clase 43 del Nomenclador, particularmente, “prestación de servicios de restaurante; restaurantes de comidas selectas; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de bares y restaurantes; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes para turistas; servicios de restaurantes, bares y catering; servicios de restaurantes, bares y coctelerías.

2.4 Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Dirección de Signos Distintivos de la Accionada, proferir la Resolución respectiva, en la cual se adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado de conformidad con la pretensión anterior.

2.5 Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Dirección de Signos Distintivos de la Accionada la publicación de la sentencia que se dicte dentro del presente tramite, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2.6 Ordenar a la Accionada adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme a lo que dispone el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2.7 Ordenar cualquier otra medida que estimen convenientes (sic) para el adecuado restablecimiento del derecho de la Accionante […]”4.

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

adecuado restablecimiento del derecho de la Accionante […]”4.

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Vivo Live Food S.A.S., el 18 de febrero de 2020, solicitó el registro como marca del signo mixto “VIVO LIVE FOOD” para identificar servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] Prestación de servicios de restaurante; restaurantes de comidas selectas; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de bares y restaurantes; servicios de comidas y bebidas pres tados en restaurantes; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes para turistas; servicios de restaurantes, bares y catering; servicios de restaurantes, bares y coctelerías […]”.

4. Adujo que dicha solicitud se publicó en la gaceta de propiedad industrial 887 de 28 de febrero de 2020, y no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

5. Anotó que, mediante la Resolución 49005 de 20 de agosto de 2020, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca mixta “VIVO LIVE FOOD” en la mencionada clase, con fundamento en el cotejo realizado de oficio con la marca nominativa “VIVO” 6, que ampara productos de la clase 32 del

4 Ibidem 5 ibidem 6 certificado 378.284Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00199-00

Demandante: Vivo Live Food S.A.S.

4 Ibidem 5 ibidem 6 certificado 378.284Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00199-00

Demandante: Vivo Live Food S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

nomenclátor internacional, y cuyo titular es Vive Cien Brands Inc. Frente a esta decisión la sociedad solicitante interpuso recurso de apelación.

6. Sostuvo que, a través de la Resolución 73530 de 19 de noviembre de 2020, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial resolvió el recurso indicado supra en el sentido de confirmar la Resolución 49005.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: i) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a) ; y ii) Constitución Política, artículo 61.

I.1.2.2. El concepto de violación

8. La apoderada de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “VIVO LIVE FOOD” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la misma era similarmente confundible con la marca nominativa “VIVO”, por lo que su registro generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores.

del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la misma era similarmente confundible con la marca nominativa “VIVO”, por lo que su registro generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores.

9. Afirmó que, la marca solicitada es distintiva, por cuanto es disímil ortográfica y fonéticamente respecto de la marca previa, en tanto que no tienen la misma cantidad de palabras o idéntica sílaba tónica, por el contrario, el signo tiene los elementos adicionales “LIVE FOOD”, de manera que no se generaba riesgo de confusión.

10. Precisó que el cotejo debe realizarse en conjunto, esto es, sin aislar elementos de los signos. Por el contrario, la SIC desprendió del signo las expresiones “LIVE FOOD”, limitando la comparación solo a la denominación “VIVO”.

11. Sostuvo que “[…] al no existir identidad o similitud confundible entre ambos signos, el primer requisito de negación contenido en el literal a) del artículo 136 de la Decisión CAN, se hace innecesario analizar la naturaleza de los productos o servicios; sin embargo, [pone de presente que] la Superintendencia de Industria y Comercio, ha permitido la coexistencia de la marca VIVO con otras con las que existe una verdadera conexidad competitiva e incluso, con algunas con la que existe identidad de productos, por lo que, la argumentación de dicha entidad fue poco consecuente y coherente con las decisiones previamente tomadas por ella […]”.

7 Ibidem.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00199-00

Demandante: Vivo Live Food S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

7 Ibidem.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00199-00

Demandante: Vivo Live Food S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

12. Argumentó que la SIC violó el artículo 61 de la Constitución Política toda vez que desprotegió su derecho a la propiedad intelectual al aplicar indebidamente el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron debidamente motivadas y, en consecuencia, no incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

14. Aseguró que el signo solicitado reproduce la expresión “VIVO”, la cual , dada su disposición en el conjunto marcario, es la relevante, al inicio de la expresión al realizar una lectura de izquierda a derech a, y sin que las palabras “LIVE FOOD” la hagan distintiva.

15. Manifestó que “[…] no existe discusión sobre la existencia de un grado de razonabilidad entre los productos que contempla clase 32 y los servicios de la clase 43, comoquiera que para el público consumidor es razonable considerar que quien se encarga de una serie de elementos y/o prestaciones, se encarga de otras que le son afines, tal y como sucede en el caso concreto. Así, un signo susceptible de acarrear

43, comoquiera que para el público consumidor es razonable considerar que quien se encarga de una serie de elementos y/o prestaciones, se encarga de otras que le son afines, tal y como sucede en el caso concreto. Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado […]”.

II.2. Contestación de la sociedad Vive Cien Brands Inc.

16. La sociedad Vive Cien Brands Inc., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio de la demanda9, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

17. La sociedad Vivo Live Food S.A.S. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 22 de abril de 2021 10 en contra de la Resoluciones 49005 de 20 de agosto de 2020 y 73530 de 19 de noviembre de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

8 Índice 17 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 9 Índices 27 y 29 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 10 Índice 2 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00199-00

Demandante: Vivo Live Food S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

10 Índice 2 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00199-00

Demandante: Vivo Live Food S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

18. Mediante auto de 4 de mayo de 202111 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la sociedad Vive Cien Brands Inc. El 12 de mayo de 2021 se dio traslado de la demanda a la SIC por el término de 30 días.

19. A través de auto de 21 de enero de 2022 12 se ordenó oficiar a la SIC para que informara la dirección electrónica para notificar al tercero con interés directo en el resultado del proceso, y esta acató lo dispuesto13. La sociedad Vive Cien Brands Inc. se notificó y el 14 de febrero de 202214 se le dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

20. A través de auto de 17 de mayo de 2022 15 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 5 de agosto de 202216.

21. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

22. Mediante auto de 18 de octubre de 202217 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del

de la Ley 1437.

22. Mediante auto de 18 de octubre de 202217 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de l artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 483-IP-2022 de 21 de junio de 2023 18, donde indicó que , para aplicar el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, se debe atender a las interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350IP-2022 y 391-IP-2022.

Asimismo, interpretó, de oficio, el artículo 151 ibidem. En ese sentido, indicó lo siguiente:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.

Con el propósito de desarrollar el tema de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, correspondería, además, que el Tribunal interprete de oficio el artículo 151 de la Decisión 486.

11 Índice 5 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 12 Índice 20 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 13 Índice 24 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 14 Índices 13 y 28 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 15 Índice 30 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 16 Índice 36 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.

14 Índices 13 y 28 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 15 Índice 30 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 16 Índice 36 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 17 Índices 39 y 40 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Índice 47 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00199-00

Demandante: Vivo Live Food S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

[…]

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación.

[…]

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

24. Por auto de 10 de agosto de 202319 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

25. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante20 reiteró sus argumentos de nulidad. Por su parte, la SIC presentó alegatos de forma extemporánea, y el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio.

19 Índice 49 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 Índice 54 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00199-00

Demandante: Vivo Live Food S.A.S.

19 Índice 49 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 Índice 54 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00199-00

Demandante: Vivo Live Food S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

27. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 49005 de 20 de agosto de 2020 y 73530 de 19 de noviembre de 2020 , expedida s por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “ VIVO LIVE FOOD ”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la

sociedad Vivo Live Food S.A.S.

28. La Sala deberá examinar si entre el signo solicitado y la marca nominativa “VIVO”, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , con certificado 378.284, a nombre de la

28. La Sala deberá examinar si entre el signo solicitado y la marca nominativa “VIVO”, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , con certificado 378.284, a nombre de la sociedad Vive Cien Brands Inc., existe similitud que configure riesgo de confusión y asociación en el público consumidor , de acuerdo con lo previsto en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 , este último interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Asimismo, si la SIC viol ó lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política.

29. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión.

IV.3. La identificación de los actos demandados

30. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 49005 de 20 de agosto de 2020 y 73530 de 19 de noviembre de 2020 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “ VIVO LIVE FOOD ”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la

sociedad Vivo Live Food S.A.S.

21 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos

Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00199-00

Demandante: Vivo Live Food S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.4. Análisis del caso concreto

31. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo mixto “VIVO LIVE FOOD” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] Prestación de servicios de restaurante; restaurantes de comidas selectas; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de bares y restaurantes; servicios de comidas y bebidas pres tados en resta urantes; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes para turistas; servicios de restaurantes, bares y catering; servicios de restaurantes, bares y coctelerías […]”.

32. A juicio de la parte demandante , las resoluciones acusadas adolecen de nulidad porque el signo solicitado no presenta similitud con la marca nominativa “VIVO”, en tanto que tiene las expresiones distintivas adicionales “LIVE FOOD” y, en ese sentido, no son confundibles.

33. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 483-IP-2022 de 21 de junio de 202322, donde indicó que, para aplicar el artículo 136 literal a) de la Decisión 486

por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 483-IP-2022 de 21 de junio de 202322, donde indicó que, para aplicar el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, se debe atender a las interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261 -IP-2022, 350 - IP-2022 y 391 -IP-2022. Asimismo, interpretó, de oficio, el artículo 151 ibidem.

34. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”.

22 Índice 47 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00199-00

Demandante: Vivo Live Food S.A.S.

expresamente. […]”.

22 Índice 47 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00199-00

Demandante: Vivo Live Food S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

35. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor23:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

36. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

36. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Signo solicitado por la parte demandante24

(mixta) Clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso 25

VIVO (nominativa) Registro 378.284 Clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145 -IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022. 24 Índice 2 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 25 Folio 92 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00199-00

Demandante: Vivo Live Food S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

37. Como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto solicitado y la marca nominativa previamente registrada es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

38. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta objeto de análisis, no así la gráfica que la acompaña, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que

38. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta objeto de análisis, no así la gráfica que la acompaña, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

39. En efecto, de la revisión de la marca mixta se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y juris prudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

40. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

41. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo

[…]”26.

42. De manera previa, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, para establecer su carácter

[…]”26.

42. De manera previa, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas.

43. Sobre el particular, se advierte que la s expresiones “LIVE” y “FOOD” son de uso común en la clase 43, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación 27, al momento en que se expidieron los actos administrativos

demandados:

26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016.

Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 27 Consulta realiz