CE - Sentencia 11001032400020210030200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00

Demandante: Oath Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Google Llc.

Tema: Registro del signo nominativo “Y!MAIL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 67274 de 23 de octubre de 2020 1 y 879 de 14 de enero de 2021 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “Y!MAIL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Oath Inc.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Oath Inc., a través de apoderad o judicial, en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Oath Inc., a través de apoderad o judicial, en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 , presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de

que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 2.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

2.1.1. Resolución No. 67274 del 23 de octubre del 2020, mediante la cual, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó de oficio la designación para Colombia de la solicitud de extensión territorial para la marca Y!MAIL (Nominativa), con número de registro internacional 1523439, para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase 9, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.1.2. Resolución No. 879 del 14 de enero del 2021, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por OATH, INC. contra la Resolución No. 67274 del 23 de octubre

1 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00

3 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00

Demandante: Oath Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

del 2020, decidiendo confirmar lo dispuesto en la misma, y declarar agotada la vía gubernativa.

2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca Y!MAIL (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase 9, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la sociedad OATH, INC.

2.3 Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”4 (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Oath Inc. solicitó el registro como marca del sig no nominativo “Y!MAIL”, para identificar los productos y servicios de las clases 9ª, 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Anotó que, mediante la Resolución 67274 de 23 de octubre de 2020 , el director de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca nominativa

de Niza.

4. Anotó que, mediante la Resolución 67274 de 23 de octubre de 2020 , el director de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca nominativa “Y!MAIL” por ser confundible con la marca nominativa “GMAIL”6, registrada en la clase 38, del tercero con interés en el resultado del proceso . Puso de presente que, contra dicha decisión, el demandante presentó recurso de apelación.

5. Mencionó que, a través de la Resolución 879 de 14 de enero de 2021 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 67274.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas (i) Constitución Política, artículo 29 y; (ii) la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).

4 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 5 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 6 Certificado 311.895. 7 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00

Demandante: Oath Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00

Demandante: Oath Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2.2. El concepto de violación

7. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “Y!MAIL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Oath Inc., al considerar que era confundible con la marca nominativa “ GMAIL”, de la clase 38 de la sociedad Google Llc ., lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a), así como lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución

Política.

8. Subrayó que el signo solicitado no es confundible con la marca previamente registrada por cuanto no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual, así como tampoco conexidad competitiva.

9. Explicó que la palabra “MAIL” no es apropiable y que las letras “G” y “Y” no suenan igual si se pronuncian en el mismo idioma español o inglés y no la primera en inglés y la segunda en español.

10. Puso de presente que el signo solicitado está acompañado de un signo de exclamación de cierre, el cual constituye una alteración gramatical que busca novedad visual del término y no un cambio particular a nivel sonoro.

la segunda en español.

10. Puso de presente que el signo solicitado está acompañado de un signo de exclamación de cierre, el cual constituye una alteración gramatical que busca novedad visual del término y no un cambio particular a nivel sonoro.

11. Agregó que, en consideración a que la marca “YAHOO!” es notoria, hace parte de la familia de marcas y concurren en el mercado con las marcas de Google Llc. como “GMAIL”, la SIC debía registrar como marca el signo “Y!MAIL” por tratarse de la misma sociedad solicitante. De igual manera, afirmó que el signo ha sido concedido en la Unión Europea, Gran Bretaña , Irlanda del Norte, República Dominicana, Perú,

Tanzania, España y Hong Kong.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, argumentando que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad por encontrarse similarmente confundible a la marca del tercero con interés en el resultado del proceso.

13. Afirmó que el signo y la marca confrontada no son diferenciables por el consumidor, toda vez que son similares en lo ortográfico y fonético. De manera que el signo solicitado por la demandante no es lo suficientemente distintivo.

8 Índice 12 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00

Demandante: Oath Inc.

8 Índice 12 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.4

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Demandante: Oath Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

14. Explicó que el signo de la demandante está compuesto por la partícula “Y!” cuya combinación en idioma español no es susceptible de lectura de forma articulada e inmediata “[…] sin embargo, a pesar de dicha circunstancia y en atención a los usos que en la práctica se dan a las expresiones que incluyen este signo en su configuración nominal, […] es claro que el consumidor pronunciará […] (YIMAIL) […]”.

15. Sostuvo que el elemento nominal , como único rasgo que compone el signo solicitado “Y!MAIL” y la denominación “GMAIL”, exhiben un impacto fonético semejante, comoquiera que la combinación de elementos “Y!”, produce un impacto fonético análogo al que deriva del fonema consonántico “G” en l enguaje anglosajón, por lo que, al consumidor medio le será dificultoso lograr identificar las desemejanzas existentes, por sobre las similitudes que estos ostentan desde el punto de vista fonológico, razones que, en conjunto, permiten concluir que los sig nos no son aptos para convivir de manera real y pacífica en el mercado

II.2. Contestación de la sociedad Google Llc.

16. La sociedad Google Llc., a pesar de haber sido notificada en debida forma9 del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

16. La sociedad Google Llc., a pesar de haber sido notificada en debida forma9 del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

17. La sociedad Oath Inc. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 21 de junio de 202110 en contra de las Resoluciones 67274 de 23 de octubre de 2020 y 879 de 14 de enero de 2021 , expedidas por la Superintendencia de Industria y

Comercio – SIC.

18. Mediante auto de 6 de julio de 202111 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Google Llc. El 13 de julio de 202112 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

19. Por auto de 11 de noviembre de 202113 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 5 de julio de 202214.

20. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y decretó de oficio la copia de la Resolución 16672 de 30 de marzo de 2022 y el certificado de registro 706.332, mediante la cual la SIC concedió la marca nominativa

9 Índice 6 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Índice 1 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

9 Índice 6 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Índice 1 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 12 Índice 10 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 13 Índice 18 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 14 Índice 25 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.5

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Demandante: Oath Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“Y!”; y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

21. Mediante auto de 9 de septiembre de 202215 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 407-IP-2021 de 2 de junio de 202316 dentro de la cual señaló que para la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 344-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, de las cuales se pueden observar las siguientes consideraciones:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos

de las cuales se pueden observar las siguientes consideraciones:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, […] 136 (literal a), […] de la Decisión 486.

[…]

[1.] Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas

[…]

[1.2] De conformidad con la anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado.

[…]

Requisitos para el registro de marcas

[1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

[…]

[2.] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca

[…]

[2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencia l que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o

15 Índice 28 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 39 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00

Demandante: Oath Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00

Demandante: Oath Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

[2.3.] La distintividad tiene un doble aspecto: [a)] Distintividad intrínseca […] [b)] distintividad extrínseca

[…]

[2.8] En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486.

[…]

[3.] Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común

[…]

[3.11] En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

[…]

[5.] Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos

[…]

[5.6] En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en consecuencia,

[…]

[5.6] En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en consecuencia, la resolución que concede o deniega el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la debida motivación de los actos […]” (negrilla del original).

[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

[…]7

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De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El

tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […]

3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. […]

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

23. A través de auto de 31 de julio de 202 317 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de

[…]” (mayúscula y negrilla del original).

23. A través de auto de 31 de julio de 202 317 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

24. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Oath Inc.18 y la SIC19 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa , respectivamente. Por su parte, la sociedad Google Llc. y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única

17 Índice 41 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 46 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 19 Índice 47 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga,8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00

Demandante: Oath Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

26. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 67274 de 23 de octubre de 2020 y 879 de 14 de enero de 2021, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “Y!MAIL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Oath Inc.

27. La Sala deberá analizar si entre el sig no nominativo “Y!MAIL”, solicitado para identificar productos y servicios de las clases citadas, y la marca nominativa “GMAIL”, de la clase 38 de la sociedad Google Llc, previamente registrada, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 , y si se desconoció el artículo 29 de la Constitución Política.

28. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

29. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 67274

demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

29. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 67274 de 23 de octubre de 202021 y 879 de 14 de enero de 202122, por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “Y!MAIL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Oath Inc.

IV.4. Análisis del caso concreto

30. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca al signo nominativo “Y!MAIL” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

31. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con la marca nominativa “GMAIL”, de la clase 38 de la sociedad Google

conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 21 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 22 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00

Demandante: Oath Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00

Demandante: Oath Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Llc., estos son: “[…] servicios de telecomunicaciones; servicios de correo electrónico […]”.

32. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 407-IP-2021 de 2 de junio de 2023 dentro de la cual señaló que para la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión Andina se debía remitir a las interpretaciones 145 -IP-2022, 261-IP-2022, 344-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.

33. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 134 ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo que la marca del tercero con interés directo no resultaba similarmente confundible con el signo solicitado “Y!MAIL”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad previsto en el artículo 136 literal a), ibidem23.

34. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

35. Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es la siguiente:

[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para

[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y 29 de la Constitución Política

36. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor24:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de

2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.

23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de

2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145 -IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00

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c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

37. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca

en conflicto, así:

Signo solicitado por la demandante 25

Y!MAIL

(nominativa) Clases 9ª, 35, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso26

GMAIL (nominativa) Clase 38 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

38. De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y la marca confrontada contienen elementos de uso

(nominativa) Clase 38 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

38. De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y la marca confrontada contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas.

39. Sobre el particular, se advierte que las expresiones “Y”, “G” y “MAIL” que integran el signo de la parte demandante y la marca del tercero con interés en el resultado del proceso son de uso común, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación27, al momento en que se expidieron los actos administrativos

demandados:

25 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 26 Consulta realizada el 19 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2 020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 27 Consulta realizada el 19 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2 020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.11

Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2 020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00302-00

Demandante: Oath Inc.

Demandad