CE - Sentencia 11001032400020210061100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00611-00

Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Combustión Ingenieros S.A.S.

Tema: Registro como marca del signo “ ZBOOK FIREFLY”

(nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 21874 de 19 de abril de 2021 1 y 37247 de 17 de junio de 2021 2 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “ZBOOK FIREFLY” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , solicitada por la sociedad Hewlett-Packard Development Company L.P.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Hewlett-Packard Development Company L.P., a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Hewlett-Packard Development Company L.P., a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 1. Que se declare nula la Resolución No. 21874, dictado (sic) por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 19 de abril de 2021, por medio de la cual se negó de oficio el registro de la marca ZBOOK FIREFLY (Nom inativa) en Clase 9 solicitada por HewlettPackard Development Company, L.P., con fundamento en las marcas registradas FIREFLY (Mixtas) Nos. 567424; 676473 a nombre de

COMBUSTION INGENIEROS SAS.

1 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 3 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.2

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2. Que se declare nula la Resolución No. 37247 dictada por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

2. Que se declare nula la Resolución No. 37247 dictada por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 17 de junio de 2021, por medio de la cual confirmó la decisión contenida en la Resoluc ión No. 21874, dictada por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 19 de abril de

2021.

3. Que como consecuencia de todo lo anterior y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad Hewlett-Packard Development Company, L.P., quien tiene un interés legítimo pues quiere registrar su marca, se ordene la concesión de la marca ZBOOK FIREFLY (Nominativa) en Clase 9 a nombre de Hewlett-Packard Development Company, L.P. […]”4 (negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Hewlett-Packard Development Company, L.P. solicitó el registro como marca del signo nominativo “ZBOOK FIREFLY ” para distinguir productos de la clase 9ª6, estos son: “[…] estaciones de trabajo informáticas móviles que comprenden computadores portátiles

(notebook); computadores. Se excluyen los productos relacionados con microlitógrafo (sic) óptico; equipo para originar elementos ópticos variables difractivos; equipo para originar matrices holográficas personalizadas […]”.

4. Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud, en la gaceta de la propiedad

(sic) óptico; equipo para originar elementos ópticos variables difractivos; equipo para originar matrices holográficas personalizadas […]”.

4. Indicó que, una vez publicada la anterior solicitud, en la gaceta de la propiedad industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

5. Anotó que, a través de la Resolución 21874 de 19 de abril de 2021 , la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “ZBOOK FIREFLY” para distinguir productos de la mencionada clase 9ª, al considerarl o similarmente confundible con las marcas mixtas “FIREFLY” que reivindican productos de la misma clase del nomenclátor internacional, con certificados 567.424 y 676.473, y cuyo titular es Combustión Ingenieros S.A.S.

6. Aseveró que Hewlett-Packard Development Company, L.P. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC mediante la Resolución 37247 de 17 de junio de 2021, en el sentido de confirmar la Resolución 21874.

4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Versión 11.3

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I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamento de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamento de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “ZBOOK FIREFLY ” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , al considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas mixtas “FIREFLY”, que amparan productos de la misma clase.

9. Manifestó que “[…] Hewlett-Packard Development Company, L.P., ya es titular de la marca registrada ZBOOK (Nominativa) No. 488478 en la Clase 9 Internacional, razón por la cual Hewlett -Packard Development Company, L.P., ya tiene un derecho adquirido sobre la expresión “Z BOOK”. Por tanto, la marca solicitada ZBOOK FIREFLY (Nominativa) en Clase 9 debe ser considerada una marca derivada de dicho registro marcario, actualmente vigente […]”.

10. Señaló que el signo solicitado contiene el elemento denominativo adicional ZBOOK, que lo hace distintivo respecto de las marcas previamente registradas , esto es, desde la perspectiva ortográfica y fonética.

11. Argumentó, en cuanto a la conexidad competitiva entre los productos reivindicados

ZBOOK, que lo hace distintivo respecto de las marcas previamente registradas , esto es, desde la perspectiva ortográfica y fonética.

11. Argumentó, en cuanto a la conexidad competitiva entre los productos reivindicados por los signos cotejados que, si bien están en la misma clase del nomenclátor , son muy específicos, con finalidades distintas y dirigidos a consumidores diferentes, por lo que no comparten los mismos canales de comercialización.

12. Explicó, teniendo en cuenta lo anterior, que las marcas previamente registradas “FIREFLY” identifican “[…] productos especializados que consisten en impresiones microlitográficas, equipos para originar elementos ópticos variables difractivos, servicios de impresión 3D, impresión holográfica y equipos para originar matrices holográficas personalizadas // Por su parte, la marca solicitada ZBOOK FIREFLY pretende identificar productos relacionados con el campo de los computadores excluyendo expresamente de su c obertura los productos relacionados con microlitógrafo óptico; equipo para originar elementos ópticos variables difractivos; equipo para originar matrices holográficas personalizadas. Sin duda se trata de productos muy diferentes, dirigidos a consumidores distintos […]”.

7 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.4

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II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

14. Explicó que el signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem.

15. Señaló que “[…] el signo ZBOOK FIREFLY, etimológicamente observado frente a al signo previamente registrado FIREFLY son iguales, significan lo mismo y traducido al español quiere decir “Luciérnaga”, que lo acompañe la palabra ZBOOK no cambia, en razón a que no posee un significado especial simplemente evoca “libro” en español, concepto o extranjerismo que debe considerarse como una expresión fantasiosa que no le da ninguna distintividad, el signo mencionado no guarda una relación directa con los servicios q ue pretende identificar y por ende el mismo no cumple con la función distintiva que debe cumplir la marca, al referirse a aspectos comunes de los servicios ofrecidos en el mercado. Adicionalmente no cumple la función principal que debe poseer toda marca, ya que no indica origen empresarial alguno, careciendo entonces de la fuerza distintiva intrínseca necesaria […]”.

16. Advirtió que la reproducción de “FIREFLY” crea semejanza, en tanto que este es el elemento predominante en el conjunto de las marcas cotejadas, creando un riesgo de confusión y asociación en el mercado.

16. Advirtió que la reproducción de “FIREFLY” crea semejanza, en tanto que este es el elemento predominante en el conjunto de las marcas cotejadas, creando un riesgo de confusión y asociación en el mercado.

17. Argumentó que existe conexidad competitiva entre el signo solicitado y la marca con certificado 676473.

II.2. Intervención de la sociedad Combustión Ingenieros S.A.S.

18. La sociedad Combustión Ingenieros S.A.S. , tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada9 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

19. La sociedad Hewlett-Packard Development Company L.P. presentó la demanda el 5 de noviembre de 2021 10 en contra de las Resoluciones 21874 de 19 de abril de 2021 y 37247 de 17 de junio de 2021, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

8 Índice 12 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 9 Índices 6 y 19 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 10 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.5

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Demandante: Hewlett-Packard Development Company L.P.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

20. Por auto de 3 de diciembre de 202111 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la sociedad

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

20. Por auto de 3 de diciembre de 202111 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la sociedad combustión Ingenieros S.A.S. El 14 de enero de 202212 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

21. A través de providencia de 8 de abril de 2022 13 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 18 de noviembre de 202214.

22. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes.

23. Mediante auto de 10 de febrero de 202315 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 82-IP-2023 de 22 de junio de 2023 16 dentro de la cual señaló que, para la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, en las cuales

dicho tribunal consideró lo siguiente:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del

dicho tribunal consideró lo siguiente:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […]

1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […].

11 Índice 4 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 12 Índice 8 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 13 Índice 20 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 14 Índice 27 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 15 Índices 31 y 32 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 16 Índice 38 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.6

14 Índice 27 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 15 Índices 31 y 32 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 16 Índice 38 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.6

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1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […]

3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. […]

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

25. Mediante auto de 31 de julio de 2023 17 se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento prevista s en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

26. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante18 y la SIC 19 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

27. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

17 Índice 40 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Índice 46 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 19 Índice 45 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.

secciones de la Corporación.

17 Índice 40 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Índice 46 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 19 Índice 45 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.7

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IV.2. La formulación del problema jurídico

28. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de las Resoluciones 21874 de 19 de abril de 2021 y 37247 de 17 de junio de 2021, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca al signo nominativo “ZBOOK FIREFLY” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la

sociedad Hewlett-Packard Development Company L.P.

29. La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo solicitado y las marcas mixtas “FIREFLY”21 que identifican productos de la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el

“FIREFLY”21 que identifican productos de la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

30. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

31. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 21874 de 19 de abril de 2021 22 y 37247 de 17 de junio de 2021 23 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “ZBOOK FIREFLY” para distinguir productos comprendidos en la clase 9 ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Hewlett -Packard Development

Company L.P.

IV.4. Análisis del caso concreto

32. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “ZBOOK FIREFLY” para distinguir productos de la clase 9 ª24, estos son: “[…] estaciones de trabajo informáticas móviles que comprenden computadores portátiles (notebook); computadores. Se excluyen los productos relacionados con microlit ógrafo óptico; equipo para originar elementos ópticos variables difractivos; equipo para originar matrices holográficas personalizadas […]”.

33. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad

relacionados con microlit ógrafo óptico; equipo para originar elementos ópticos variables difractivos; equipo para originar matrices holográficas personalizadas […]”.

33. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no es similarmente confundible con las marcas mixtas “FIREFLY” del tercero con interés en el resultado del proceso . Ello por cuanto la expresión adicional “ZBOOK” las diferencia, máxime cuando ya es titular de marcas con dicha denominación, por lo que el signo solicitado es una marca derivada de estas.

21 Certificados 567.424 y 676.473. 22 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 23 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI “[…] Por la cual se resuelve un recuro de apelación […]”. 24 Versión 11.8

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34. Asimismo, no hay conexidad competitiva entre los productos amparados por los signos cotejados en tanto que se tienen finalidades diferentes, y se comercializan por canales distintos.

35. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 82IP-2023 de 22 de junio de 202325 dentro de la cual señaló que, para la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, se debía remitir a las interpretaciones

IP-2023 de 22 de junio de 202325 dentro de la cual señaló que, para la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión Andina, se debía remitir a las interpretaciones 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.

36. Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es el siguiente:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

37. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

38. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

25 Índice 38 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.9

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Signo solicitado por la parte demandante26

ZBOOK FIREFLY

(nominativo) Clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marcas previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso27

Marca

Gráfica Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Registro

FIREFLY

9ª

676.473

FIREFLY

9ª

567.424

Clasificación Internacional de Niza

Registro

FIREFLY

9ª

676.473

FIREFLY

9ª

567.424

39. Como en el presente caso se va a cotejar el signo nominativo solicitado por la parte demandante, y las marcas mixtas “FIREFLY” del tercero con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

40. En efecto, de la revisión de l as marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

41. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el

26 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 27 Ibidem.10

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elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o

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elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

42. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo

[…]”28.

43. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas mixtas previamente registradas el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto.

44. En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y las marcas contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas.

45. Sobre el particular, la Sala advierte que las partículas “Z” y “BOOK” que hacen parte del signo solicitado, resulta n ser de uso común en la clase 9ª del nomenclátor

excluidas.

45. Sobre el particular, la Sala advierte que las partículas “Z” y “BOOK” que hacen parte del signo solicitado, resulta n ser de uso común en la clase 9ª del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados29:

“Z”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

Z

ZIPPY TECHNOLOGY

CORP.

9ª

269708

LAR Z-21

CASCOS LAR S.A.

9ª 310734

Z ZODIAC

ZODIAC

INTERNATIONAL

9ª 408052

28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016.

Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 29 Consulta realizada el 7 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.11

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“BOOK