CE-SNG-RAD1922-N0828

MARCAS - Similitud

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE NEGOCIOS GENERALES Consejero ponente: MIGUEL ABADIA MENDEZ Bogotá, veintiocho (28) de agosto mil novecientos veintidós (1922) Radicación número: 0828

Actor: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y COMERCIO Referencia: Consulta del señor Ministro de Agricultura y Comercio sobre marcas de fábrica.

El señor Ministro de Agricultura y Comercio, en nota número 143 de fecha 22 de los corrientes, ha tenido a bien someter a esta corporación la siguiente consulta: «Registrada, por ejemplo, la palabra star como marca de fábrica para distinguir determinados artículos, ¿podría registrarse también la palabra estrella por otra persona, pero para los mismos artículos para que fue registrada la palabra Star? «La Ley 110 de 1914, única que rige en la materia, no establece en forma clara lo que deba decidirse en el particular, y por esta razón me permito solicitar la resolución de esta consulta.» Para resolver, se considera: El artículo 1° de la precitada Ley concede a toda persona natural o jurídica, de nacionalidad colombiana o extranjera, el derecho de distinguir sus artículos fabriles, de comercio o agrícolas por medio de marcas, y de registrar éstas de conformidad con las prescripciones de esa misma Ley. El artículo 30 determina que podrán usarse como marcas las denominaciones de los objetos y los nombres de las personas, siempre que revistan una forma especial; los emblemas, monogramas, escudos de armas, grabados, dibujos estampados, las viñetas, sellos, timbres, relieves, "franjas, figuras nombres de

fantasía o arbitrarios; los» números, letras, palabras y frases, cuando revistan una forma especial; las envolturas, empaques o envases de los objetos, y cualesquiera otros signos que sirvan para distinguir la manufactura, de una fabricarlos productos de las industrias agrícolas o extractivas, o los objetos de un comercio. La persona natural o jurídica que quiera usar del defeco que le otorga la ley para hacer registrar sus marcas fabriles, comerciales o agrícolas, debe acudir al Ministro respectivo (que actualmente loes el de Agricultura y Comercio), por sí o por medio de apoderado, presentar la solicitud del caso, en la forja, términos y condiciones detallados en el artículo 11 de la misma Ley. Presentada y registrada la solicitud en el Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12, el Secretario examinará si ha sido presentada y formulada en consonancia con las prescripciones del artículo 11, y si hallare que sí, lo informará en tal sentido y por escrito, al pie de la solicitud, al Ministro del ramo, quien como consecuencia de tal informe ordenará la publicación de la solicitud sobre registro, junto con el dice correspondiente a la marca, en el Diario Oficial, por tres veces y a costa del interesado; y {jasados sesenta días, contados desde el siguiente al de la última publicación, y siempre que no hubiere mediado reclamación legal en contra del registro, ordenará que éste se verifique en el libro correspondiente que al efecto debe llevarse en el Ministerio. Si el Secretario del Ministerio encontrare que la solicitud no se ha presentado redactada en forma legal, así lo informará al Ministro, quien ordenará que se devuelva al interesado para que le haga las

correcciones del caso, o para que acompañe aquellas piezas exigidas por la ley y cuya falta se haga sentir; y una vez hechas las correcciones o presentadas las piezas, la tramitación será la misma que para el caso en que la solicitud se hubiera presentado ajustada en un todo a las prescripciones del artículo 11 de la Ley 110 de 1914, y de la cual tramitación se deja hecho mérito en el aparte precedente. Si en virtud de la publicación que se hiciere en el Diario Oficial, tanto de la solicitud como del dice, y de la divulgación consiguiente entre el público, alguna persona se presentare al Ministerio alegando que la marca que se pretende registrarle pertenece por haber sido el primero que pública y notoriamente la ha usado en los últimos cinco años, Puede oponerse al registro de ella. También podrá pedir que se cancele el registro cuando la marca estuviere ya inscrita. En uno y otro caso el Ministerio enviará la solicitud del reclamante y los antecedentes del negocio a repartimiento de los Jueces del Circuito de Bogotá, para que el incidente de oposición se resuelva en juicio sumario, cuya tramitación se halla determinada en el artículo 14 de la Ley precitada. El mismo procedimiento que en los casos anteriores observará el Ministerio cuando alguien se le presentare oponiéndose al registro ele una marca que, a juicio del opositor y conforme a los términos de la ley respectiva, sea una falsificación o imitación de otra que estuviere ya registrada. Surtidos los juicios respectivos ante el Poder Judicial, y ejecutoriada la sentencia que en cada caso les ponga fin, se publicará un extracto de ella en el Diario

Oficial, a costa de la parte favorecida, y el Juez devolverá el expediente original al Ministro, el cual lo archivará, sin darle curso a la solicitud de registro en caso de que la sentencia hubiere sido favorable al opositor; u ordenará la cancelación del registro existente en el Ministerio cuando se tratare de una marca ya registra da, y la sentencia hubiere sido favorable al que demandó la cancelación. Si no hubiere oposición ninguna a la solicitud de registro de una marca de fábrica o de otra clase de las contempladas en la ley, o si habiéndola, la sentencia judicial fuere favorable al solicitante y adversa al opositor, entonces el Ministro prescribirá el registro de la marca y el cumplimiento de las demás diligencias previstas en el artículo 17 y siguientes de la tantas veces citada Ley 110 de 1914. De todo lo que se deja expuesto, se viene fácilmente en conocimiento de la intervención que la ley asigna al Ministerio de Agricultura y Comercio en lo relativo al registro de las marcas de fábrica y otras: es un papel meramente pasivo y expectante. El Ministerio manda registrar la marca cuando no hay oposición de parte, o cuando habiéndola, una sentencia judicial falla en favor de la inscripción; se abstiene de registrar la marca, cuando la misma sentencia rechaza las pretensiones del que solicita el registro, y, por último, ordena la cancelación de una marca inscrita ya, cuando la decisión judicial así lo dispone. Es verdad que la Ley 110 de 1914 prescribe en uno de los incisos de su artículo 4o que no podrá usarse ni registrarse una marca ya registrada o usada por otro, si estuviere destinada a artículos de la misma naturaleza de los garantizados con la

marca registrada, o si se tratare de hacer registrar una marca que pueda reputarse como imitación de otra ya registrada, con el objeto de hacer por ese medio una competencia o concurrencia desleal al productor de artículos similares a los que se pretende cobijar con la imitación de la marca anterior, el cual pudiera ser el caso contemplado en la consulta formulada por el señor Ministro de Agricultura y Comercio sobre que versa el presente informe; pero no es el Ministerio la entidad a la cual correspondería estudiar y decidir el punto, puesto que la ley lo ha reservado exclusivamente y con muy buen acierto, a las autoridades del orden judicial, toda vez que se trata de decidir acerca de un género de propiedad, el industrial, en lo cual no podría tener cabida una decisión emanada de autoridades del orden administrativo, ni aun si quiera del contencioso administrativo. Pero como puede suceder que el señor Ministro de Agricultura y Comercio quiera conocer la opinión de este Consejo acerca de la consulta que le ha formulado y que corre transcrita en el comienzo de este informe, el suscrito pasa a exponeros su parecer sobre el particular, aunque con suma brevedad, en atención a que es el Poder Judicial el que habrá de decir en todo caso su última palabra, de manera inapelable y decisiva, y después de estudiar a fondo el problema. La prohibición que contiene nuestra ley acerca del registro de una marca ya registrada, o de otra, que aunque no sea la misma, tienda a imitarla o contrahacerla, es el natural respeto a la propiedad industrial y el impedir un acto de competencia o concurrencia desleal, mediante la confusión premeditada de las

marcas entre dos productos o manufacturas similares, y con lo cual un fabricante o comerciante poco escrupuloso se aprovecharía de la buena farda y notoriedad del otro, logrando, con el empleo de esa superchería, la apropiación de la clientela ajena. La simple imitación o el remedo vendría a producirían estos casos los mismos efectos que la falsificación. En el caso concreto consultado por el señor Ministro, o sea si habiéndose ya registrado como marca de fábrica la palabra inglesa star viniera luego a solicitarse la inscripción de la palabra castellana estrella, que es la traducción literal de aquella otra. ¿Podría concederse la nueva inscripción, o debería rechazarse, reputándola como una imitación fraudulenta de la marca anterior, encaminada a provocar una concurrencia desleal? El punto no podría fallarse a priori, sino que habría que examinar las circunstancias peculiares y establecer las necesarias distinciones. Si las marcas consisten en las solas palabras que se acaban de expresar, y aun cuando la una venga a ser la traducción de la otra, no por eso se producirá la confusión que induciría a error y daría margen a la competencia desleal, máxime si las dos palabras, de las cuales la castellana consta de doble número de signos que la inglesa, no estuvieran escritas en caracteres cuya forma y disposición pudieran suscitar la confusión. La palabra estrella, traducción de star, tiene algo propio que la individualiza y distingue de la inglesa, tanto más cuanto la igualdad o correspondencia de significado con la inglesa es desconocido de la mayoría de los consumidores

colombianos, pues es relativamente insignificante el número de éstos que conoce la lengua inglesa, y respecto de los cuales pudiera presumirse que llegarían a ser engañados por la correspondencia del sentido de las dos palabras. Antes bien, éstos, como personas medianamente cultas (presunción basada en la posesión de una lengua extranjera), sabrían que las marcas de fábrica son cosa única y exclusiva, y mal podrían imaginar que el dueño de una de ellas se complaciera en presentarla bajo múltiples formas, bilingües o trilingües, despojándola de la unidad de forma, que es uno de sus caracteres distintivos, y provocando el mismo dueño de la marca una confusión peligrosa, cuando debería ser el primero en desear que no se produjera. Otra cosa sería si en las marcas de que se trata, las palabras star y estrella fueran un simple accidente, y si los membretes rivales estuvieran formados por figuras alegóricas, firmas y caracteres cuya similitud de disposición y arreglo fuera tal que la diferencia entre ellas no apareciera a primera vista y de modo inequívoco a compradores un tanto descuidados, y no pudiera descubrirse sino mediante un examen cuidadoso y atento. Entonces sí que el propósito de la imitación quedaba de manifiesto, y por ende la intención fraudulenta de una concurrencia desleal, y no por la similitud resultante de ser la palabra castellana estrella traducción de la palabra inglesa star, sino a pesar de la diferencia producida por la extensión y forma de las dos palabras. En mérito de las consideraciones precedentes, tengo el honor de proponeros el siguiente proyecto de resolución:

Dígase al señor Ministro de Agricultura y Comercio, en respuesta a la consulta formulada en su nota número 143, de fecha 22 de los corrientes, que la Sala de Negocios Generales del Consejo de Estado es de concepto que el Ministerio a su cargo debe ordenar el registro de toda marca de fábrica comercial y agrícola en tanto que no haya oposición, y que si la hubiere, deberá atenerse al fallo que profiera y le comunique oportunamente el Poder Judicial, y que la circunstancia de ser la palabra castellana estrella traducción de la inglesa star, no basta prima facie para declarar, en caso de que ambas quieran emplearse separadamente como marcas de fábrica, que la una es imitación fraudulenta de la otra. Transcríbasele el informe que ha servido de base a esta decisión a fin de que sean mejor conocidos sus fundamentos. Señores miembros, vuestra Comisión. MIGUEL ABADÍA MÉNDEZ Consejo de Estado - Bogotá, agosto 28 de 1922. En la sesión de esta fecha fue aprobado el anterior informe con la resolución con que termina, por unanimidad de votos.

JORGE VELEZ

Presidente

MIGUEL ABADIA MENDEZ

Vicepresidente

RAMON CORREA

Vocal

MANUEL JOSE OLIVOS T.

Secretario