Consejo de Estado - 11001032400020130006400 - Sentencia - Sentencia - 11001032400020130006400 - 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00064-00

Demandante: Exxon Mobil Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P.

Tema: Registro de los signos mixtos “ENERGY EFFICIENCY” para distinguir productos comprendidos en la clase 4ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 39941 de 28 de junio de 2012 1, 50979 de 28 de agosto de 20122 y 49836 de 24 de agosto de 20123, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales revocó las Resoluciones 5243 y 5244 de 8 de febrero de 2011, declaró fundadas las oposiciones presentadas por la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. y negó el registro como marca de los signos mixtos “ENERGY EFFICIENCY ” para distinguir productos comprendidos en la clase 4ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Exxon Mobil Corporation.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda4

comprendidos en la clase 4ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Exxon Mobil Corporation.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda4

1. La sociedad Exxon Mobil Corporation , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 1. Que es nula la Resolución núm. 49836 del 24 de agosto de 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo núm. 10.038.905, mediante la cual r evocó la decisión contenida en la Resolución núm. 5244 del 8 de febrero de 2011, declaró fundada la oposición formulada por E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. y negó el registro de la marca mixta ENERGY EFFICIENCY & Diseño (como se muestra abajo), solicitada por

1 Folios 19 a 24 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. Expediente administrativo 10038897. 2 Folios 25 a 35 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. Expediente administrativo 10038897. 3 Folios 57 a 70 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. Expediente administrativo 1038905. 4 Folios 2 a 36 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00064-00

38905. 4 Folios 2 a 36 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00064-00

Demandante: Exxon Mobil Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

la sociedad Exxon Mobi l Corporation para identificar “ lubricantes", productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión 1. anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta ENERGY EFFICIENCY & Diseño (como se muestra abajo), solicitada por la sociedad Exxon Mobil Corporation para identificar "lubricantes", productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación

Internacional de Niza.

3. Que es nula la Resolución núm. 39941 del 28 de junio de 2011, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo núm. 10.038.897, mediante la cual revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 5243 del 8 de febrero de 2011, declaró fundada la oposición formulada por E2 Energía Eficiente S.A.

E.S.P. y negó el registro de la marca mixta ENERGY EFFICIENCY & Diseño (como se muestra abajo), solicitada por la sociedad Exxon Mob il Corporation para identificar "lubricantes", productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Que es nula la Resolución núm. 50979 del 28 de agosto de 2012, proferida

para identificar "lubricantes", productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Que es nula la Resolución núm. 50979 del 28 de agosto de 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo núm. 10.038.897, mediante la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 39941 del 28 de junio de 2011.

5. Que como consecuencia de las declaraciones solicitadas en las pretensiones 3. y 4. anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y ComercioRadicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00064-00

Demandante: Exxon Mobil Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

conceder el registro de la marca mixta ENERGY EFFICIENCY & Diseño (como se muestra abajo), solicitada por la sociedad Exxon Mobil Corporation para identificar "lubricantes", productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

6. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso.

7. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos dictar las resoluciones mediante las cuales se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 192 de la Ley 1437 de 2011.

mediante las cuales se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 192 de la Ley 1437 de 2011.

8. Que se condene en costas a la parte demandada […]5” (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda6

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Exxon Mobil Corporation solicitó el registro como marca de los signos mixtos “ENERGY EFFICIENCY”7 para identificar los productos de la clase 4ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] lubricantes […]”.

4. Mencionó que, frente a la s referidas solicitudes, la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P . presentó oposición, al considerar que los signos solicitados resultaban confundibles con su marca mixta “E2 ENERGÍA EFICIENTE” en la misma clase8.

5. Anotó que, mediante la s Resoluciones 5243 y 5244 de 8 de febrero de 2011 , la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada s las oposiciones presentadas por la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. y concedió los registros solicitados como marca. A lo cual, el tercero con interés en el resultado del proceso presentó recursos de reposición y apelación contra la primera y, el recurso de apelación contra la segunda.

5 Folios 150 a 152 C pp. 6 Folios 152 a 160 C pp.

del proceso presentó recursos de reposición y apelación contra la primera y, el recurso de apelación contra la segunda.

5 Folios 150 a 152 C pp. 6 Folios 152 a 160 C pp. 7 Expedientes administrativos 10-038897 (con reivindicación de colores) y 10-38905. 8 Certificado 298.441.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00064-00

Demandante: Exxon Mobil Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

6. Sostuvo que, mediante la Resolución 39941 de 28 de junio de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición en el sentido de revocar la Resolución 5243 y en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. y negó el registro como marca de los signos mixtos “ENERGY EFFICIENCY” para identificar los productos de la clase 4ª.

7. Afirmó que, mediante la Resolución 50979 de 28 de agosto de 2012, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la

Resolución 39941.

8. Finalmente, aseguró que, mediante la Resolución 49836 de 24 de agosto de 2012 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC revocó la Resolución 5244, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. y negó el registro como marca de los signos mixtos “ENERGY EFFICIENCY” para identificar los productos de la clase 4ª.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación9

Eficiente S.A. E.S.P. y negó el registro como marca de los signos mixtos “ENERGY EFFICIENCY” para identificar los productos de la clase 4ª.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación9

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

9. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantad a la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

10. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó los registros como marca de los signos mixtos “ENERGY EFFICIENCY ”10 para distinguir productos comprendidos en la clase 4ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Exxon Mobil Corporation , al considerar que era n confundibles con la marca mixta “E2 ENERGÍA EFICIENTE ” de la sociedad E2

Energía Eficiente S.A. E.S.P. , registrada en la misma clase, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).

11. Explicó que los signos confrontados tienen suficientes diferencias de carácter visual, fonético y conceptual que permiten su coexistencia sin que genere riesgo de confusión al consumidor.

9 Folios 160 a 169 C pp.

11. Explicó que los signos confrontados tienen suficientes diferencias de carácter visual, fonético y conceptual que permiten su coexistencia sin que genere riesgo de confusión al consumidor.

9 Folios 160 a 169 C pp. 10 Expedientes administrativos 10-038897 (con reivindicación de colores) y 10-38905.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00064-00

Demandante: Exxon Mobil Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

12. Anotó que los signos solicitados se componen de elementos gráficos, por cuanto las expresiones “ENERGY” y “EFFICIENCY” son de uso común , descriptivas y son equivalentes a las palabras en español “ENERGÍA” y “EFICIENCIA” lo cual representa “[…] factor negativo por el cual esta expresión en sí misma no podría ser considerada un elemento predominante para efectos del análisis de confusión entre las marcas enfrentadas […]”, además, sostuvo que dichas partículas no pueden ser objeto de monopolio marcario.

13. Precisó que el gráfico que acompañan los signos consiste en la simulación de las órbitas de un átomo o anillos entrelazados, coronados por la figura de una gota, que a su vez sirven de marco para la expresión “energy” en un tipo particular de letra, acompañada en su extremo inferior derecho y en un tamaño de letra inferior de la expresión “efficiency”.

14. Por otra parte, mencionó que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso se compone de un conjunto de elementos gráficos consistentes en dos círculos tangentes uno que se traduce en la forma de la letra minúscula E (e) en color

14. Por otra parte, mencionó que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso se compone de un conjunto de elementos gráficos consistentes en dos círculos tangentes uno que se traduce en la forma de la letra minúscula E (e) en color gris, en cuya parte inferior se muestra en un tamaño de letra sustancialmente menor la expresión “ENERGÍA” en color gris, y el segundo, un círculo completo en color verde que contiene en el centro el número “2” en color blanco y en su parte inferior se muestra en un tamaño de letra sustancialmente menor la expresión “EFICIENTE” en color verde.

15. En ese sentido, sostuvo que el tercero con interés en el resultado del proceso debía asumir la debilidad de su marca, quedando por verificar los otros elementos como lo es la expresión “E2”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio11

16. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante y propuso como excepciones las que denominó “[…] inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones […]” y “[…] caducidad […]”.

17. Respecto de la inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, señaló que los actos administrativos demandados son de dos actuaciones administrativas diferentes bajo los expedientes 10 -38905 y 10 -98897, por lo que debieron demandarse de manera ind ependiente, por cuanto los argumentos legales son diferentes.

11 Folios 187 a 204 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00064-00

Demandante: Exxon Mobil Corporation

proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio12, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

22. La sociedad Exxon Mobil Corporation presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 18 de enero de 201313 en contra de las Resoluciones 39941 de 28 de junio de 2012, 50979 de 28 de agosto de 2012 y 49836 de 24 de agosto de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

23. Mediante auto de 6 de julio de 201514 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad E2

Energía Eficiente S.A. E.S.P. El 28 de agosto de 201515 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

24. A través de auto de 20 de enero de 2016 16 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 15 de abril de 201617.

25. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se tuvo como no probadas las excepciones propuestas por la SIC que denom inó “[…]

12 Folios 180, 182 y 186 C pp. 13 Folio 173 C pp. 14 Folio 178 a 179 C pp. 15 Folios 180 vto. C pp. 16 Folio 215 C pp. 17 Folios 221 a 234 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00064-00

Demandante: Exxon Mobil Corporation

demandarse de manera ind ependiente, por cuanto los argumentos legales son diferentes.

11 Folios 187 a 204 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00064-00

Demandante: Exxon Mobil Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

18. De la caducidad, afirmó que la demanda presentada por el demandante fue el 1 º de marzo de 2013, esto es, 22 días y 1 mes después de haber operado la caducidad de la acción.

19. Sobre los argumentos de la demanda, manifestó que la Dirección de Signos Distintivos encontró que los signos solicitados no cuenta con la suficiente distintividad por encontrarse similarmente confundibles con la marca del tercero con interés en el resultado del proceso.

20. Indicó que los signos solicitados están conformados por la expresión “ENERGY EFFICIENCY” que evoca el concepto en español “ENERGÍA EFICIENTE” palabras que contiene la marca previamente registrada “E2 ENERGÍA EFICIENTE”, por lo que de coexistir en el mercado, el consumidor no dispondría de elementos suficientes para diferenciarlas e individualizarlas, más aún si se tiene en cuenta que la parte gráfica que incluyen no logra desvirtuar el mencionado riesgo.

II.2. Contestación de la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P .

21. La sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P., tercero interesado en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio12, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

15 Folios 180 vto. C pp. 16 Folio 215 C pp. 17 Folios 221 a 234 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00064-00

Demandante: Exxon Mobil Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones […]” y “[…] caducidad […]”, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se decretó de oficio el testimonio del representante legal de la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P.

26. Mediante auto de 28 de abril de 20 1618 se fijó fecha para la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437 , la cual se realizó el 25 de mayo de 201619 en la que se recibió el testimonio del representante legal de la

sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P.

27. A través de auto de 8 de marzo de 2017 20, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 133-IP-2017 de 17 de noviembre de 201721 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) y no interpretó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 por cuanto no se discute el concepto de marca . De la cual se puede observar las siguientes

consideraciones:

literal a) y no interpretó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 por cuanto no se discute el concepto de marca . De la cual se puede observar las siguientes

consideraciones:

“[…] C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

La Sala consultante solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, debido a que no se discute el concepto de marca. Se analizará el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […]

Como se desprende de esta disposición , no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación. […]

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede

18 Folio 237 C pp.

semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede

18 Folio 237 C pp. 19 Folios 244 a 256 C pp. 20 Folios 297 y vto. C pp. 21 Folios 310 a 325 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00064-00

Demandante: Exxon Mobil Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […]

Comparación entre signos mixtos compuestos […]

Se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos anteriores. […]

Signos conformados por palabras en idioma extranjero […]

En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de l a Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre

servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

29. A través de auto de 29 de mayo de 2018 22 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

30. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Exxon Mobil Corporation 23 y la SIC 24 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa , respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

31. La sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P .25 manifestó que entre la expresión “ENERGY EFFICIENCY” y “E2 ENERGIA EFICIENTE” existen semejanzas sustanciales que no le permitirían al consumidor individualizar con total tranquilidad cada uno de ellos al encontrarlos en el mercado.

32. Agregó que, su marca ampara productos como aceites y grasas industrial es, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles que incluye gasolina para motores y materiales de alumbrado, bujías y mechas, por lo que existe conexidad competitiva por sustituibilidad y complementariedad con los productos que pretende registrar la demandante.

22 Folio 327 C pp.

incluye gasolina para motores y materiales de alumbrado, bujías y mechas, por lo que existe conexidad competitiva por sustituibilidad y complementariedad con los productos que pretende registrar la demandante.

22 Folio 327 C pp. 23 Folios 341 a 348 C pp. 24 Folios 333 a 340 C pp. 25 Folios 349 a 354 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00064-00

Demandante: Exxon Mobil Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

33. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14926 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

34. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 39941 de 28 de junio de 2012, 50979 de 28 de agosto de 2012 y 49836 de 24 de agosto de 2012 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se revocó las Resoluciones 5243 y 5244 de 8 de febrero de 2011, declaró fundadas las oposiciones presentadas por la sociedad E2 Energía Eficiente S.A.

cuales se revocó las Resoluciones 5243 y 5244 de 8 de febrero de 2011, declaró fundadas las oposiciones presentadas por la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. y negó el registro como marca de los signos mixtos “ENERGY EFFICIENCY” para distinguir productos comprendidos en la clase 4ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Exxon Mobil Corporation

35. La Sala deberá analizar si entre los signos mixtos “ENERGY EFFICIENCY ” solicitados para identificar los productos de la clase 4ª y la marca previamente registrada “E2 ENERGÍA EFICIENTE” de la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. registrada en la misma clase se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

36. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

37. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 39941 de 28 de junio de 201227, 50979 de 28 de agosto de 201228 y 49836 de 24 de agosto de 201229, por medio de las cuales la SIC revocó las Resoluciones 5243 y 5244 de 8 de febrero de 2011, declaró fundadas las oposiciones presentadas por la sociedad E2

Energía Eficiente S.A. E.S.P. y negó el registro como marca de los signos mixtos

26 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus

Energía Eficiente S.A. E.S.P. y negó el registro como marca de los signos mixtos

26 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 27 Folios 19 a 24 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. Expediente administrativo 10038897. 28 Folios 25 a 35 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 29 Folios 57 a 70 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. Expediente administrativo 1038905.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00064-00

Demandante: Exxon Mobil Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

“ENERGY EFFICIENCY” para distinguir productos comprendidos en la clase 4ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Exxon Mobil Corporation.

IV.4. Análisis del caso concreto

38. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca de los signos mixtos “ENERGY EFFICIENCY” para distinguir productos comprendidos en la clase 4ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] lubricantes […]”.

39. A juicio de la parte demandante, las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad

en la clase 4ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] lubricantes […]”.

39. A juicio de la parte demandante, las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó los registros antes mencionados sin considerar que no era confundible con la marca previamente registrada “E2 ENERGÍA EFICIENTE ” de la sociedad E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P ., registrada en la misma clase: estos son: “[…] aceites y grasas industriales; lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materiales de alumbrado; bujías, mechas […]”.

40. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudi cial 133-IP-2017 de 17 de noviembre de 201730 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) y no interpretó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 por cuanto no se discute el concepto de marca.

41. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 134 ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo los signos mixtos “ENERGY EFFICIENCY” no son confundibles con la marca mixta “ E2

ENERGÍA EFICIENTE”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseco previsto en el artículo 136 literal a), ibidem31.

42. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio del supuesto previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

extrínseco previsto en el artículo 136 literal a), ibidem31.

42. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio del supuesto previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

43. Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente:

“[…] Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”

30 Folios 310 a 325 C pp. 31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de

2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00064-00

Demandante: Exxon Mobil Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

44. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los signos y la marca previamente registrada en controversia, es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales

son del siguiente tenor32:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin de