Consejo de Estado - 11001032400020130023300 - Sentencia - Sentencia - 11001032400020130023300 - 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo dos mil veintiséis (2026)

Número único de radicación: 110010324000 2013 00233 00

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Laboratorios Ecar S.A.

Temas: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad - Cotejo de signos mixtos y denominativos -Signos de fantasía – Expresiones de Uso Común – Expresiones

EvocativasConexión competitiva. Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Nutrilatina Laboratorios Ltda., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la s resoluciones núms. 58980 de 27 de octubre de 2011 y 72853 de 28 de noviembre de 2012.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Nutrilatina Laboratorios Ltda., en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del2

Núm. único de radicación: 110010324000 2013 00233 00

demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del2

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derecho1, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 58980 de 27 de octubre de 2011 , “ por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio , y 72853 de 28 de noviembre de 2012 , “ Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho , solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE, para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante

Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones:

“[…] Que en sentencia definitiva que cause ejecutoria y haga tránsito a cosa juzgada, se hagan las siguientes o similares declaraciones:

1. Que la marca NUTRILATINA DIET SHAKE (MIXTA) en la clase 5, cumple los requisitos para ser registrada.

2. Que son nulas la Resolución No. 58980 del 27 de octubre de 20 11 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

requisitos para ser registrada.

2. Que son nulas la Resolución No. 58980 del 27 de octubre de 20 11 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual al decidirse el recurso de reposición se revocó la Resolución No. 44783 del 29 de agosto de 2011, se declaró fundada la oposición presentada por LABORATORIOS ECAR S.A., se negó el registro de la marca NUTRILATlNA DlET SHAKE (MIXTA) en clase 5 a nombre de NUTRILATlNA LABORATORIOS LTDA. y se concedió el recurso de apelación; y la Resolución No. 72853 del 28 de noviembre de 2012 por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 58980 del 27 de octubre de 2011 y se agotó la vía gubernativa.

3. Que como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca NUTRILATINA DIET SHAKE (MIXTA ) en la clase 5, solicitada por NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA ., en los términos de la solicitud tramitada en el expediente administrativo No. 2010 -141973, declarando

1 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”3

1 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”3

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infundada la oposición presentada por LABORATORIOS ECAR S.A. ,(sic)

4. Como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el correspondiente Certificado de Registro de la marca NUTRILATINA DIET SHAKE (MIXTA) en la clase 5.

5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”.

Presupuestos fácticos por la parte demandante

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. Que solicitó, el 12 de noviembre de 2010, el registro como marca del signo mixto NUTRILATINA DIET SHA KE para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Que l a referida solicitud se publicó , el 20 de abril de 2011 , en Gaceta de Propiedad Industrial núm. 627, la cual fue objeto de oposición por parte de Laboratorios Ecar S.A., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en sus marcas nominativas DIETSHAKE que identifican

Propiedad Industrial núm. 627, la cual fue objeto de oposición por parte de Laboratorios Ecar S.A., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en sus marcas nominativas DIETSHAKE que identifican productos de las clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. Que la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 44783 de 29 de agosto de 2011, concedió el registro de la marca mixta NUTRILATINA DIET SHAKE , para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Que el tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución núm. 44783 de 29 de agosto de 2011.

4.5. Que la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 58980 de 27 de octubre de 2011, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de revocar la Resolución núm.4

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44783 de 29 de agosto de 2011; y negó el registro como marca del signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.6. Que i nterpuso recurso de reposición , y en subsidio de apelación , contra la

NUTRILATINA DIET SHAKE, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.6. Que i nterpuso recurso de reposición , y en subsidio de apelación , contra la Resolución núm. 58980 de 27 de octubre de 2011.

4.7. Que la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria, mediante la Resolución núm. 2821 de 30 de enero de 2012 , rechazó por improcedente el recurso de reposición interpuesto y ordenó enviar el expediente del procedimiento administrativo a la Delegatura para la Propiedad Industrial.

4.8. Que e l Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 72853 de 28 de noviembre de 2012 , resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 58980 de 27 de octubre de 2011.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134, los literales b), e) y f) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación así:

Primer cargo: Violación de los literales b) e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Afirmó que la marca nominativa DIETSHAKE registrada en clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es evocativa del producto “malteada de dieta”

486 de 2000

6.1. Afirmó que la marca nominativa DIETSHAKE registrada en clases 5ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es evocativa del producto “malteada de dieta” amparado por la misma. En consecuencia, es débil y, por lo tanto, inoponible.5

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6.2. Añadió que la marca previamente registrada carece de distintividad, pues consiste exclusivamente en una indicación que sirve para describir las características y otorgar información sobre el producto que ampara y, además, se fundamenta exclusivamente en una marca que corresponde al nombre genérico del producto.

6.3. Sostuvo que la marca DIETSHAKE está compuesta por las expresiones anglosajonas DIET y SHAKE , que, a pesar de tratarse de palabras en inglés, se utilizan con regularidad por el mercado y los consumidores, de forma que su significado es conocido ampliamente.

6.4. Advirtió que, al observar el signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE , los consumidores inmediatamente sabrán que el producto que ampara es una malteada de dieta. Asimismo, manifestó que su origen empresarial es NUTRILATINA, por lo que es posible diferenciar la marca de muchas otras malteadas de dieta a base de proteína que están presentes en el mercado.

6.5. Añadió que la expresión DIET SHAKE está compuesta por las palabras “DIET” y “SHAKE” que son de uso común para amparar productos de las clases 5 ª y 29 y, por lo tanto, son partículas débiles e igualmente inoponibles.

y “SHAKE” que son de uso común para amparar productos de las clases 5 ª y 29 y, por lo tanto, son partículas débiles e igualmente inoponibles.

Segundo cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de

2000

6.6. Aseguró que la parte demandada vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que, aún si la marca registrada DIETSHAKE no fuere evocativa o no estuviera constituida por dos palabras de uso común para amparar productos de las clases 5 ª y 29 de la Clasificación Internacional de Niza , entre los signos distintivos DIETSHAKE y NUTRILATINA DIET SHAKE no existen semejanzas capaces de impedir su coexistencia pacífica en el mercado.

6.7 Explicó que dentro del conjunto marcario predomina el elemento distintivo NUTRILATINA, presente tanto en el signo mixto solicitado como en el nombre de su titular, por lo que el consumidor identificará el producto deseado con la palabra6

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NUTRILATINA y no como DIET SHAKE exclusivamente. Mientras que en la marca DIETHSHAKE, al ser nominativa y estar constituida por una sola palabra, la expresión DIETSHAKE constituye la totalidad de la marca.

6.8 Mencionó que la Oficina de Marcas de Brasil concedió el registro de la marca DIET SHAKE a su favor con la cláusula sin derecho al uso exclusivo de la partícula SHAKE.

Tercer cargo: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

DIET SHAKE a su favor con la cláusula sin derecho al uso exclusivo de la partícula SHAKE.

Tercer cargo: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

6.9 Precisó que la marca NUTRILATINA DIET SHAK E sí goza de la distintividad suficiente para ser registrada como marca, pues , a pesar de incluir las palabras DIET y SHAKE , cuenta con la expresión NUTRILATINA que además de hacer referencia a su origen empresarial NUTRILATINA LABORAT ORIOS LTDA, resulta ser distintiva.

Contestaciones de la demanda

7. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

7.1 Indicó que con la expedición de l os actos administrativos acusados no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por el contrario, las decisiones se fundamentaron en la normatividad vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida aplicables al caso concreto.

7.2 Explicó que al analizar los signos enfrentados se tiene que el elemento sobresaliente en el signo solicitado , dado su ubicación y tamaño, es la frase DIET SHAKE, dando como resultado una reproducción marcaria, no siendo la inclusión de los elementos gráficos y de la expresión NUTRILATINA en el signo solicitado suficientes para superar la similitud con la marca previamente registrada.

7.3 Mencionó que las expresiones DIET y SHAKE son el componente de mayor carga distintiva en cada uno de los signos cotejados, dado su tamaño y ubicación7

configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; suspendió el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas aplicable s al caso concreto; y realizó el respectivo control de legalidad.

Interpretación prejudicial8

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10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 600-IP-2018 de 28 de febrero de 2020 , en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que indicó:

“[…]1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales b), e) y f), 136 Literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de los Artículos 135 Literales e) y f) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser las normas aplicables a la materia controvertida en el presente caso.

No se interpretará el Artículo 134 ya que no está en discusión el concepto de marca, sino la eventual confusión entre dos signos, ni el Artículo 135 Literal b) ya que no se discute la distintividad intrínseca del signo solicitado, así como tampoco el Artículo 172, ya que no se analizará la figura de la nulidad de un signo concedido.

suficientes para superar la similitud con la marca previamente registrada.

7.3 Mencionó que las expresiones DIET y SHAKE son el componente de mayor carga distintiva en cada uno de los signos cotejados, dado su tamaño y ubicación7

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dentro del conjunto, por lo que después de un análisis general se evidencian semejanzas de orden ortográfico, visual y fonético.

7.4 Adujo que los productos de cada uno de los signos confrontados comparten la misma finalidad, naturaleza y característica s, derivándose que el consumidor confunda el origen de uno y otro producto.

7.5 Argumentó que es evidente la conexión competitiva entre los productos distinguidos por los signos cotejados, en la medida que utilizan los mismos canales de comercialización y distribución, existiendo el riesgo de que el consumidor pueda encontrarlos en un mismo mercado o entorno.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Audiencia inicial.

9. El Despacho Sustanciador realizó la audiencia inicial el 29 de agosto de 2016, donde declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de

ya que no se discute la distintividad intrínseca del signo solicitado, así como tampoco el Artículo 172, ya que no se analizará la figura de la nulidad de un signo concedido.

De oficio se interpretarán los Artículos 135 Literal g) y 151 de la Decisión 486 para analizar la figura de los signos de uso común y la conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […]”.

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Alegatos de conclusión

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 20 de enero de 2026 corrió traslado para alegar de conclusión y dio aviso al Ministerio Público para presentar su concepto dentro del traslado para alegar, si a bien lo tenía.

13. La parte demandante, la parte demandada, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal,

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii i) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 600-IP-2018 de 28 de febrero 2020; y, v) el análisis del caso concreto.9

Núm. único de radicación: 110010324000 2013 00233 00

Cuestión previa

15. Mediante comunicación del 25 de marzo de 20262, el doctor Carlos Fernando

Núm. único de radicación: 110010324000 2013 00233 00

Cuestión previa

15. Mediante comunicación del 25 de marzo de 20262, el doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro, Consejero de Estado de la Sección Primera de esta Corporación, manifestó su impedimento en el presente asunto, con fundamento en la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proce so que

establece:

“[…] ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:

[…] 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. […]” (Negrilla fuera del texto original).

16. Al respecto, argumentó que intervino como Agente del Ministerio Público en la audiencia inicial realizada el 29 de agosto de 2016.

17. Revisado el expediente, se observa que el doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro fungió como Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y en tal calidad intervino en la audiencia inicial realizada el 29 de agosto de 2016 , conforme consta en el folio 193 del expediente físico.

18. Por lo anterior, la Sala considera que el argumento del impedimento manifestado por el Magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro, configura la causal alegada, comoquiera que, como quedó visto, intervino en la presente acción

como Agente del Ministerio Público.

19. En consecuencia, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por

causal alegada, comoquiera que, como quedó visto, intervino en la presente acción como Agente del Ministerio Público.

19. En consecuencia, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el citado magistrado y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Competencia de la Sala

2 Cfr. Índice núm. 76 del expediente digital en SAMAI.10

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20. De acuerdo con el artículo 149 numeral 8° de la Ley 1437 de 2011 sobre competencia del Consejo de Estado en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 20193 expedido por la Sala Plena de esta Corporación sobre la distribución de negocios entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

21. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos acusados

22. Los actos acusados son las resoluciones núms. 58980 de 27 de octubre de 2011 y 72853 de 28 de noviembre de 2012 expedidas por la Directora de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, respectivamente, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo NUTRILATINA DIET SHAKE solicitado para identificar productos de la clase 5ª de

la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico

respectivamente, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo NUTRILATINA DIET SHAKE solicitado para identificar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico

23. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestac ión de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar:

18.1 Si las resoluciones núms. 58980 de 27 de octubre de 2011 y 72853 de 28 de noviembre de 2012 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los literales e), f) y g) de artículo 135, el literal a) del artículo 136 y el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000.

24. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales e) y f) del artículo 135, y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

3 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024.11

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de 2000; interpretó de oficio el artículo 135 literal g) y 151 ibidem; y no interpretó el artículo 134, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en

de 2000; interpretó de oficio el artículo 135 literal g) y 151 ibidem; y no interpretó el artículo 134, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que no se discute la distintividad intrínseca del signo solicitado, así como tampoco el artículo 172 ya que no se analiza la figura de la nulidad de un signo concedido.

25. En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración de l artículo 134, el literal b) del artículo 135 y el artículo 172 de la Decisión 486 por lo que no se incluye n en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en los literales e), f) y g del artículo 135, el literal a) del artículo 136 y el artículo 151 ibidem.

26. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Interpretación Prejudicial 600-IP-2018 de 28 de febrero de 2020

27. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este

caso:

“[…]1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1 En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro NUTRILATINA DIET SHAKE (mixto) y las marcas DIETSHAKE (denominativas) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

[…]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipo s de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.12

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1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro NUTRILATINA DIET SHAKE (mixto) y las marcas DIET SHAKE (denominativas), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que todas están conformadas por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.

[…]

2.8 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro NUTRILATINA DIET SHAKE (mixto) y las marcas DIETSHAKE (denominativas).

3. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

3.1. En atención a que los signos controvertidos están conformados por las palabras en idioma extranjero DIET SHAKE que significa "Malteada de dieta”, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.

[…]

3.7 En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento

conformación de signos.

[…]

3.7 En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado por parte del consumidor medio, al cual se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente Clase de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Marcas evocativas

4.1. Como en el proceso interno se señaló que las expresiones contenidas en los signos en conflicto evocan el mismo concepto de productos dietéticos, resulta pertinente analizar el presente tema.

[…]

4.5 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las palabras DIET SHAKE, conformadas en idioma extranjero y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.13

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5. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común

5.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso se argumentó que las palabras DIET SHAKE constituyen expresiones descriptivas, genéricas y de uso común, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

[…]

5.14 En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado

por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el

clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

6. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

6.1 Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

6.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]” .

Análisis del caso concreto

28. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra.

29. En este sentido, el signo mixto solicitado a registro y la marca nominativa previamente registrada, son como se muestran a continuación:

SIGNO MIXTO SOLICITADO

MARCAS NOMINATIVAS PREVIAMENTE

REGISTRADAS14

Núm. único de radicación: 110010324000 2013 00233 00

Solicitante: Nutrilatina Laboratorios LTDA

Titular: Laboratorios ECAR S.A.

Certificado núms. 235258 y 235259

Solicitante: Nutrilatina Laboratorios LTDA

Titular: Laboratorios ECAR S.A.

Certificado núms. 235258 y 235259

Clase 5ª: “preparados para vitaminas”

Clase 5 ª: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de los animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”

clase 29: “carne, pescados, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.”

30. La Sala procederá a determinar si el signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE solicitado por la parte demandante, para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurs o en la s causales de irregistrabilidad invocadas, es decir, los literales e) y f) del artículo 135, y el literal a) del artículo 136 de la De