Consejo de Estado - 11001032400020130046100 - Sentencia - Sentencia - 11001032400020130046100 - 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00461-00

Demandante: Carlson Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Promotora Apartamentos Dann S.A.S.

Tema: Registro como marca del signo nominativo “CLUB CARLSON”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de la Resolución 11085 de 19 de marzo de 2013 1 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 18311 de 28 de marzo de 2012, se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Promotora Apartamentos Dann S.A.S. y se negó el registro del signo como marca nominativa “CLUB CARLSON ” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Carlson Inc.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda2

1. La sociedad Carlson Inc., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda2

1. La sociedad Carlson Inc., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 , presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes

declaraciones:

“[…] 1. Que se declare nula la Resolución No. 11085 expedida el 19 de Marzo de 2013 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que revocó la decisión contenida en la Resolución No. 18311 de marzo 28 de 2012 y, en consecuencia, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Promotora Apartamentos Dann S.A. y negó el registro de la marca CLUB CARLSON solicitada por CARLSON INC. para distinguir servicios de la clase 43 internacional.

2. Que, con fundamento en dicha declaración, y a título de restablecimiento del

1 Folios 10 a 14 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Folios 30 a 47 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00461-00

Demandante: Carlson Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio confirmar la Resolución 18311 del 28 de marzo de 2012, proferida en el Expediente No. 11 38776 por la directora de Signo s Distintivos, mediante la cual se declaró

derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio confirmar la Resolución 18311 del 28 de marzo de 2012, proferida en el Expediente No. 11 38776 por la directora de Signo s Distintivos, mediante la cual se declaró infundada la oposición de Promotora Apartamentos Dann S.A. y se concedió el registro de la marca nominativa CLUB CARLSON en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones en la Gaceta de la Propiedad

Industrial.

4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comun icación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Art ículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

5. Que se condene en costas a la entidad demandada […]”3 (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda4

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. Manifestó que, la sociedad Carlson Inc. solicitó el registro como marca del signo nominativo “CLUB CARLSON” para distinguir servicios de la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] servicios de hotel con un programa de incentivos para proveer servicios especiales al huésped, comodidades y premios a los miembros […]”.

de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] servicios de hotel con un programa de incentivos para proveer servicios especiales al huésped, comodidades y premios a los miembros […]”.

4. Mencionó que, frente a la referida solicitud, la sociedad Promotora Apartamentos Dann S.A.S. presentó oposición, al considerar que el signo solicitado resultaba confundible con sus marcas mixtas “ H D HOTELES DANN CARLTON” y “ H D CARLTON”5 en la misma clase, as í como su marca nominativa “CARLTON” 6 en la clase 42.

5. Aseveró que, a través de la Resolución 18311 de 28 de marzo de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Promotora Apartamentos Dann S.A.S. y concedió el registro como marca del signo solicitado. A lo cual, el tercero con interés en el resultado del proceso presentó recurso de apelación.

6. Señaló que, mediante la Resolución 11085 de 19 de marzo de 2013 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución 18311, declaró fundada la

3 Folios 30 a 31 C pp. 4 Folios 31 a 37 C pp. 5 Certificados 392.393 y 394.118 versión 9. 6 Certificado 184.501 versión 7.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00461-00

Demandante: Carlson Inc.

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6 Certificado 184.501 versión 7.3

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oposición presentada por la sociedad Promotora Apartamentos Dann S.A.S. y negó el registro de la marca “CLUB CARLSON” para identificar servicios en la clase 43.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamento de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “CLUB CARLSON” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Carlson Inc., al considerar que era confundible con las marcas mixtas “ H D HOTELES DANN CARLTON” y “H D CARLTON” en la misma clase, así como la marca nominativa “CARLTON” en la clase 42 de la sociedad Promotora Apartamentos Dann S.A.S., lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

nominativa “CARLTON” en la clase 42 de la sociedad Promotora Apartamentos Dann S.A.S., lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

9. Sostuvo que, al realizar al cotejo entre el signo y las marcas, se advierte que no son similarmente confundibles gráficas ni ortográficas ni fonéticas, por cuanto las marcas previamente registradas contienen las letras “H” y “D” con una corona en la parte superior color beige, ubicada sobre un fondo azul y una frase con un color azul en cursiva, elementos que causan impacto en la mente del consumidor.

10. Resaltó que el tercero con interés en el resultado del proceso se vale reiteradamente del elemento figurativo de sus marcas con las partículas “H” y “D” para identificar los servicios que ofrece.

11. Mencionó que el elemento figurativo de las marcas previas es evocativo de la expresión “HOTELES DANN” y no de “HOTELES DANN CARLTON” o “CARLTON”, además que dicha cadena hotelera no utiliza la expresión “CARLTON” para identificarse en el mercado.

12. Por otra parte, sostuvo que las palabras “CLUB” y “HOTEL” son expresiones de uso común en los servicios de la clase 43 por lo que deben se r excluidas del cotejo marcario, de manera que la única coincidencia entre los signos confrontados es la partícula “CARL” la cual también es de uso común en las clases 42 y 43, así, al estar compuestas de expresiones débiles pueden coexistir en el mercado. Agregó que las

7 Folios 37 a 45 C pp.4

partícula “CARL” la cual también es de uso común en las clases 42 y 43, así, al estar compuestas de expresiones débiles pueden coexistir en el mercado. Agregó que las

7 Folios 37 a 45 C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00461-00

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letras “S” y “T” en las palabras “CARLSON” y “CARLTON” proporcionan a cada marca una estructura diferente.

13. Finalmente, indicó que los servicios identificados por los signos confrontados son diferentes, toda vez que el signo solicitado se r efiere a servicios de hotel con un programa de incentivos a los miembros, esto es, servicios adicionales a los comunes en la hotelería, de ahí la palabra “CLUB”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que la resolución acusada fue expedida de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

15. Señaló que los signos cotejados son semejantes en las partículas “CARLSON” y “CARLTON” debido a que comparten el mismo número de caracteres, así como sílabas y vocales. Advirtió que las letras “S” y “T” no genera mayor diferencia. Además, puso de presente que dichas expresiones se relacionan con apellidos de origen extranjero.

sílabas y vocales. Advirtió que las letras “S” y “T” no genera mayor diferencia. Además, puso de presente que dichas expresiones se relacionan con apellidos de origen extranjero.

16. Finalmente, de la conexidad competitiva, manifestó que los signos se refieren a la misma clase 43 relacionados con los servicios de alojamiento y hospedaje, así como restaurantes y bar.

II.2. Contestación de la sociedad Promotora Apartamentos Dann S.A.S.9

17. La sociedad Promotora Apartamentos Dann S.A.S. , tercero interesado en el resultado del proceso, afirmó que entre los signos confrontados predomina la parte nominativa y no la gráfica, por lo que desde el aspecto fonético son confundibles las palabras “CARLSON” y “CARLTON” que, si bien es cierto se sustituye la letra “S” por la “T”, tal circunstancia no logra darle suficiente distintividad al signo, además que la expresión “CLUB” no es apropiable.

18. Finalmente, señaló que existía conexidad competitiva entre los servicios del signo y dos de las marcas previamente registradas toda vez que se encuentran en la misma clase 43.

8 Folios 81 a 88 C pp. 9 Folios 66 a 74 C pp.5

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III. TRÁMITE DEL PROCESO

19. La sociedad Carlson Inc. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 2 de septiembre de 201310 en contra de la Resolución 11085 de 19 de marzo

III. TRÁMITE DEL PROCESO

19. La sociedad Carlson Inc. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 2 de septiembre de 201310 en contra de la Resolución 11085 de 19 de marzo de 2013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

20. Mediante auto de 28 de septiembre de 201511 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Promotora Apartamentos Dann S.A.S. El 25 de noviembre de 201512 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

21. A través de auto de 25 de mayo de 2016 13 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 1 2 de mayo de 201714.

22. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes.

23. A través de auto de 15 de diciembre de 201715 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de l artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 270-IP-2018 de 3 de octubre de 2018 16 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a). De la cual se puede observar las siguientes consideraciones:

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 270-IP-2018 de 3 de octubre de 2018 16 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a). De la cual se puede observar las siguientes consideraciones:

“[…] C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

La Sala consultante solicita interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser pertinente.

[…]

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

Como se desprende de e sta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un

10 Folio 30 C pp. 11 Folio 53 a 55 C pp. 12 Folios 55 vto. C pp. 13 Folio 94 C pp. 14 Folios 104 a 111 C pp. 15 Folios 114 y vto. C pp. 16 Folios 127 a 140 C pp.6

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tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El

tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación.

[…]

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

Comparación entre signos denominativos compuestos

[…]

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo CLUB CARLSON (denominativo) y la marca CARLTON (denominativa).

Comparación entre signos mixtos y denominativos

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado CLUB CARLSON (denominativo) y las marcas HOTELES DANN CARLTON (mixta) y CARLTON (nominativa).

[…]

pudiera existir entre el signo solicitado CLUB CARLSON (denominativo) y las marcas HOTELES DANN CARLTON (mixta) y CARLTON (nominativa).

[…]

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

25. A través de auto de 18 de diciembre de 201817 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento prevista s en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

17 Folio 142 C pp.7

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26. En el término para alegar de conclusión, las sociedades Carlson Inc.18, Promotora Apartamentos Dann S.A.S. 19 y la SIC 20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

27. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

28. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 11085 de 19 de marzo de 2013 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 18311 de 28 de marzo de 2012, se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Promotora Apartamentos Dann S.A.S. y se negó el registro del signo como marca nominativa “CLUB CARLSON” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Carlson Inc.

29. La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo “CLUB CARLSON” solicitado para identificar los servicios de la clase 43 y las marcas mixtas “H D HOTELES DANN CARLTON” y “H D CARLTON” en la misma clase, as í como la marca nominativa “CARLTON” en la clase 42 de la sociedad Promotora Apartamentos Dann S.A.S. se

CARLTON” y “H D CARLTON” en la misma clase, as í como la marca nominativa “CARLTON” en la clase 42 de la sociedad Promotora Apartamentos Dann S.A.S. se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

30. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de l acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación del acto demandado

31. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 11085 de 19 de marzo de 201322 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio –

18 Folios 152 a 167 C pp. 19 Folios 174 a 179 C pp. 20 Folios 151 a y vto. C pp. 21 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia d e los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 22 Folios 10 a 14 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.8

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SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 18311 de 28 de marzo de 2012, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Promotora Apartamentos

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SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 18311 de 28 de marzo de 2012, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Promotora Apartamentos Dann S.A.S. y negó el registro del signo como marca nominativa “CLUB CARLSON” para dis tinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Carlson Inc.

IV.4. Análisis del caso concreto

32. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, negó el registro como marca del signo nominativo “CLUB CARLSON” para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] servicios de hotel con un programa de incentivos para proveer servicios especiales al huésped, comodidades y premios a los miembros […]”.

33. A juicio de la parte demandante, la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con las marcas mixtas “H D HOTELES DANN CARLTON” y “H D CARLTON” en la misma clase, as í como con la marca nominativa “CARLTON” en la clase 42 de titularidad de la sociedad Promotora Apartamentos Dann S.A.S. estos son: “[…] servicios de restauración, alimentación, hospedaje temporal, servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos, bebidas para el consumo, servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viaje o corredores […]” y “[…] alojamiento turístico, restaurante, bar y

personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos, bebidas para el consumo, servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viaje o corredores […]” y “[…] alojamiento turístico, restaurante, bar y similares […]”, respectivamente.

34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 270-IP-2018 de 3 de octubre de 2018 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a).

35. Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

36. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor:9

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“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que

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“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realiz ar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

37. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Signo solicitado por la parte demandante23

CLUB CARLSON

(nominativo) Clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marcas previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso24

Marca

Tipo

Clase

Registro

1ª

“H D

HOTELES

DANN

CARLTON”

43

392.393

2ª

“H D

CARLTON”

Clase

Registro

1ª

“H D

HOTELES

DANN

CARLTON”

43

392.393

2ª

“H D

CARLTON”

43

394.118

3ª

CARLTON

(nominativa)

42

184.501

23 Folio 5 C pp. 24 Consulta realizada el 19 de enero de 2026 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.10

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38. La Sala observa que, de acuerdo con la solicitud de registro de la marca mixta “H D HOTELES DANN CARLTON” registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso las palabras “amabilidad y excelencia” son explicativas, razón por la cual no hace parte del signo y, por ende, no debe ser tenida en cuenta para el análisis de confundibilidad.

39. Como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre el signo nominativo “ CLUB CARLSON ”, solicitado por la parte demandante para identificar servicios en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y las

39. Como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre el signo nominativo “ CLUB CARLSON ”, solicitado por la parte demandante para identificar servicios en la clase 43 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas mixtas “H D HOTELES DANN CARLTON” y “CARLTON” así como la marca nominativa “CARLTON” de la sociedad Promotora Apartamentos Dann S.A.S. , registradas en las clases 42 y 43, respectivam ente, existe similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.

40. Como en el presente caso se va a cotejar las marcas mixtas del tercero con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con ma yor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

41. En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

42. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o

26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

43. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016 , estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo

[…]”25.

25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 –

00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala.11

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Demandante: Carlson Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

44. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas mixtas previamente registradas el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto.

45. En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y las marcas contienen elementos

ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto.

45. En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y las marcas contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas.

46. Sobre el particular,