Consejo de Estado - 11001032400020130048900 - Sentencia - Sentencia - 11001032400020130048900 - 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00489-00

Demandante: Bajaj Auto Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Jaguar Land Rover Limited Tema: Registro de l signo nominativo “BAJAJ DISCOVER DTS – I” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 44997 de 30 de julio de 2012 1 y 12940 de 22 de marzo de 2013 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales negó el registro como marca del signo nominativo “BAJAJ DISCOVER DTS – I” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Bajaj Auto Limited.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Bajaj Auto Limited, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Bajaj Auto Limited, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin

de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 1. Que la marca BAJAJ DISCOVER DTS-i (Nominativa) cumple con los requisitos para ser registrada en la Clase 12 Internacional;

2. Que es nula la Resolución No. 44997 del 30 de julio de 2012 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro de la marca BAJAJ DISCOVER DTSi (Nominativa) con fundamento en el registro No. 257854 de la marca DISCOVERY (Nominativa) previamente registrado en la misma Clase 12;

3. Que es nula la Resolución No. 12940 del 22 de marzo de 2013 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

1 Folios 7 a 10 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 11 a 18 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 36 a 54 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00489-00

Demandante: Bajaj Auto Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se confirmó la

Demandante: Bajaj Auto Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la resolución No. 44997 del 30 de julio de 2012 en el sentido de negar el registro de la marca BAJAJ DISCOVER DTS -i (Nominativa) con fundamento en el registro No. 257854 de la marca DISCOVERY (Nominativa) previamente registrado en la misma Clase 12;

4. Que como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca tramitada bajo el Expediente No. 2012 019414 solicitada a registro por BAJAJ AUTO LIMITED bajo la denominación: BAJAJ DISCOVER DTS-i en Clase 12

Internacional.

5. Que como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el correspondiente Certificado de Registro de la marca BAJAJ DISCOVER DTS -i en Clase 12

Internacional.

6. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]4” (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Bajaj Auto Limited

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Bajaj Auto Limited solicitó el registro como marca del signo nominativo “BAJAJ DISCOVER DTS – I” para identificar los productos de la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto s son: “[…] vehículos de dos y tres ruedas, motocicletas, motonetas, motocarros, motociclos y mototriciclos, sus partes, repuestos y accesorios

[…]”.

4. Anotó que, mediante la Resolución 44997 de 30 de julio de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del mencionado signo nominativo al considerar que resulta confundible con la marca nominativa “DISCOVERY” en la misma clase 6 de la sociedad Jaguar Land Rover Limited . A lo cual, la parte demandante presentó recurso de apelación.

5. Afirmó que, mediante la Resolución 12940 de 22 de marzo de 2013 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la

Resolución 44997.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7

4 Folios 37 a 38 C pp. 5 Folio 39 C pp. 6 Certificado 257.854. 7 Folios 40 a 52 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00489-00

Demandante: Bajaj Auto Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

Demandante: Bajaj Auto Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantad a la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

7. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “BAJAJ DISCOVER DTS – I” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Bajaj Auto Limited, al considerar que era confundible con la marca nominativa “DISCOVERY” de la sociedad Jaguar Land Rover Limited , registrada en la misma clase, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).

8. Aseguró que la SIC no siguió la regla jurisprudencial de comparar el conjunto marcario que compone el signo solicitado por cuanto descartó las partículas “BAJAJ”, y “DTS – I”, lo que permite la existencia de diferencias ortográficas y fonéticas.

9. Explicó que la parte demandada debió considerar el orden de las vocales, así como la sílaba tónica para determinar el elemento que impacta de manera más fuerte en la

9. Explicó que la parte demandada debió considerar el orden de las vocales, así como la sílaba tónica para determinar el elemento que impacta de manera más fuerte en la mente del consumidor. Aseguró que en el conjunto de las palabras que componen el signo, la que genera más impacto es “BAJAJ”.

10. Por otra parte, sostuvo que los productos que pretende identificar la demandante no guardan relación competitiva con la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, porque si bien se encuentran en la misma clase, identifican productos diferentes, además que los productos de la sociedad Bajaj Auto Limited están dirigidos a un público que busca una solución económica para su desplazamiento, por el contrario, la marca del tercero con interés en el resultado del proceso se dirige a público con un amplio poder adquisitivo y con preferencia por los vehículos lujosos.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

11. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante al considerar que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente

8 Folios 187 a 204 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00489-00

Demandante: Bajaj Auto Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

distintividad por encontrarse similarmente confundible con la marca del tercero con interés en el resultado del proceso.

12. Indicó que los signos cotejados comparten semejanzas de tipo ortográfico y

distintividad por encontrarse similarmente confundible con la marca del tercero con interés en el resultado del proceso.

12. Indicó que los signos cotejados comparten semejanzas de tipo ortográfico y fonético en la expresión “DISCOVERY” el cual se trata del elemento característicos en los conjuntos.

13. Respecto de la conexidad competitiva, aseguró que el consumidor puede pensar que el tercero con interés en el resultado del proceso lanzó una marca de motocicletas de baja gama con el fin de atraer nuevos clientes, como lo ha hecho la sociedad Mercedes Benz quien creó una nueva línea de producto con la sociedad Ssangyong Motor Company, esta última dejando como resultado un automóvil de bajo costo . De igual manera, advirtió que la marca Suzuki creó una línea para motos.

II.2. Contestación de la sociedad Jaguar Land Rover Limited

14. La sociedad Jaguar Land Rover Limited , tercero interesado en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio9, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

15. La sociedad Bajaj Auto Limited presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 2 de septiembre de 201310 en contra de las Resoluciones 44997 de 30 de julio de 2012 y 12940 de 22 de marzo de 2013, expedidas por la Superintendencia de

Industria y Comercio – SIC.

16. Por auto de 31 de agosto de 201611 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad

Industria y Comercio – SIC.

16. Por auto de 31 de agosto de 201611 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Jaguar Land Rover Limited . El 1° de noviembre de 201 612 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

17. A través de auto de 25 de octubre de 201713 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 16 de febrero de 201814.

18. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes y se fijó fecha para continuar con el desarrollo de la audiencia inicial, la cual se realizó el 2 de marzo de 201815.

9 Folios 86 y 89 C pp. 10 Folio 54 C pp. 11 Folio 178 a 179 C pp. 12 Folio 83 vto. C pp. 13 Folio 124 C pp. 14 Folios 138 a 141 C pp. 15 Folios 144 a 147 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00489-00

Demandante: Bajaj Auto Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

19. En dicha audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes.

20. A través de auto de 25 de febrero de 201916, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del

el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes.

20. A través de auto de 25 de febrero de 201916, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 189-IP-2019 de 8 de mayo de 202017 dentro de la cual interpretó l os artículos 136 literal a) y 151, este último de oficio . Asimismo, no interpretó el artículo 1 34 de la Decisión 486 de 2000 por cuanto no se discute el concepto de marca . De la cual se

puede observar las siguientes consideraciones:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , de los cuales únicamente se interpretará el Artículo 136 Literal a) de la Decisión antes mencionada por ser pertinente.

No se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 al no ser materia de controversia en el presente proceso el concepto de marca.

De oficio se procederá a realizar la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser objeto de controversia la conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza.

[…]

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión

de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser objeto de controversia la conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza.

[…]

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […]

Como se desprende de esta disposición , no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación.

[…]

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede

16 Folios 150 y vto. C pp. 17 Folios 165 a 175 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00489-00

Demandante: Bajaj Auto Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…] Comparación entre signos denominativos compuestos

[…]

ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…] Comparación entre signos denominativos compuestos

[…]

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BAJAJ DISCOVER DTS – I (denominativo) y la marca DISCOVERY (denominativa).

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

22. A través de l auto de 13 de julio de 2020 18 se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

23. En el término para alegar de conclusión, la SIC19 reiteró sus argumentos de defensa. Por su parte, las sociedades Bajaj Auto Limited, Jaguar Land Rover Limited

23. En el término para alegar de conclusión, la SIC19 reiteró sus argumentos de defensa. Por su parte, las sociedades Bajaj Auto Limited, Jaguar Land Rover Limited y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

18 Folio 178 C pp. 19 Folios 188 a 190 C pp. 20 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00489-00

Demandante: Bajaj Auto Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.2. La formulación del problema jurídico

25. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 44997 de 30 de julio de 2012 y 12940 de 22 de marzo de 2013, expedidas por la Superintendencia de

IV.2. La formulación del problema jurídico

25. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 44997 de 30 de julio de 2012 y 12940 de 22 de marzo de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “BAJAJ DISCOVER DTS – I” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Bajaj Auto Limited.

26. La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo “BAJAJ DISCOVER DTS – I” solicitado para identificar los productos de la clase 12 y la marca previamente registrada “DISCOVERY” de la sociedad Jaguar Land Rover Limited registrada en la misma clase se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 134, 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000.

27. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

28. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 44997 de 30 de julio de 2012 21 y 12940 de 22 de marzo de 2013 22, por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “BAJAJ DISCOVER DTS – I” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Bajaj Auto Limited.

IV.4. Análisis del caso concreto

I” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Bajaj Auto Limited.

IV.4. Análisis del caso concreto

29. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “BAJAJ DISCOVER DTS – I” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] vehículos de dos y tres ruedas, motocicletas, motonetas, motocarros, motociclos y mototriciclos, sus partes, repuestos y accesorios […]”.

30. A juicio de la parte demandante, las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con la marca previamente registrada “DISCOVERY” de la sociedad Jaguar Land Rover Limited, registrada en la misma clase: estos son: “[…] vehículos a motor y sus partes […]”.

31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 189-IP-2019 de 8 de mayo

21 Folios 7 a 10 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 22 Folios 11 a 18 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00489-00

Demandante: Bajaj Auto Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

de 2020 dentro de la cual interpretó los artículos 136 literal a) y 151, este último de

Demandante: Bajaj Auto Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

de 2020 dentro de la cual interpretó los artículos 136 literal a) y 151, este último de oficio. Al lado de ello, no interpretó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 por cuanto no se discute el concepto de marca.

32. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 134 ejusdem, al exponer el concepto de violación de este adujo que el signo nominativo “BAJAJ DISCOVER DTS – I” no es confundible con la marca nominativa “DISCOVERY”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca previsto en el artículo 136 literal a), ibidem23.

33. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio del supuesto previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

34. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

35. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca previamente registrada en controversia, es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del

siguiente tenor24:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un

23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de

2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145 -IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145 -IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00489-00

Demandante: Bajaj Auto Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

36. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca

previamente registrada en conflicto, así:

Signo solicitado por el demandante25

BAJAJ DISCOVER DTS – I

(nominativa) Clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso26

DISCOVERY

(nominativa) Registro 257.854 Clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

37. Como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre el signo nominativo “BAJAJ DISCOVER DTS – I”, solicitado por la parte demandante para

Clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

37. Como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre el signo nominativo “BAJAJ DISCOVER DTS – I”, solicitado por la parte demandante para identificar productos en la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa “DISCOVERY” de la sociedad Jaguar Land Rover Limited, registrada en la misma clase, existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.

38. En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y la marca contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas.

25 Folio 5 C pp. 26 Consulta realizada el 13 de enero de 2026 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad adm inistrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00489-00

Demandante: Bajaj Auto Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

39. Sobre el particular, la Sala advierte que el guion “ – “ y la vocal “I” del signo solicitado,

Demandante: Bajaj Auto Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

39. Sobre el particular, la Sala advierte que el guion “ – “ y la vocal “I” del signo solicitado, resultan ser de uso común en la clase 12 del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados27:

“ – ”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

“A – STAR”

SUZUKI MOTOR

CORPORATION

12

352.413

“GAS – A –

JUST”

KYB CORPORATION

12

233.090

“AMERICAN B

SUPER –

TRUCK”

“

JORGE HUMBERTO

BONILLA CORRALES

12

399.573

“ I ”

MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM.

“INDUSTRIA

I.V.R.”

LUIS JESUS VILLARREAL

GUALDRON

12

257.044

“KML AN I

BEARING

FACTORY”

KML BEARING AND

EQUIPMENT LIMITED

12

266.382

“I-BALANCE“

JOHNSON & JOHNSON

12

270.063

40. Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con

JOHNSON & JOHNSON

12

270.063

40. Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión.

41. Lo anterior pone de manifiesto que el guion “ – ” y la vocal “I” del signo solicitado son de uso común y débiles respecto de los productos de la clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual, deben ser excluidas del

27 Consulta realizada el 29 de enero de 2026 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de ag osto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00489-00

Demandante: Bajaj Auto Limited

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

examen comparativo, aunado a que su exclusión no reduce el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación y, mucho menos, lo fracciona.

42. No ocurre lo mismo con las expresiones “BAJAJ”, “DISCOVER”, “DT S” y “DISCOVERY” que hacen parte de l signo y la marca cotejados, en tanto que de la

42. No ocurre lo mismo con las expresiones “BAJAJ”, “DISCOVER”, “DT S” y “DISCOVERY” que hacen parte de l signo y la marca cotejados, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fueran de uso común para la clase 12.

43. Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de l signo “ BAJAJ DISCOVER DTS ”, para la clase 12 del nomenclátor internacional, y la marca en conflicto “ DISCOVERY” del tercero con interés en el resultado del proceso para l a misma clase, con miras a dete