Consejo de Estado - 11001032400020140072200 - Sentencia - Sentencia - 11001032400020140072200 - 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00722-00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tema: Registro del signo tridimensional para distinguir productos comprendidos en la clase 3 0 del nomenclátor de

la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida en contra de las Resoluciones 3793 de 30 de enero de 2014 1 y 45207 de 28 de julio de 2014 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se negó el registro como marca de un signo tridimensional para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Société Des Produits Nestlé S.A.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Société Des Produits Nestlé S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las

siguientes declaraciones:

restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA: Que DECLARE LA NULIDAD de las siguientes Resoluciones Administrativas tramitadas dentro del Expediente No. 13-215928:

(i) Resolución número 3793 del 30 de enero de 2014 expedida por la SIC mediante la cual se negó el registro como marca del signo TRIDIMENSIONAL para identificar productos comprendidos en la Clase 30 Internacional.

(ii) Resolución número 45207 del 28 de jul io de 2014 expedida por la SIC mediante la cual se negó en sede de apelación, el registro como marca del signo TRIDIMENSIONAL para identificar productos comprendidos en la Clase 30 Internacional.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración que antecede y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la SIC, CONCEDER el registro de la marca TRIDIMENSIONAL para identificar productos comprendidos en la

1 Folio 13 a 17 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folio 18 a 23 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 79 a 113 C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00722-00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Clase 30 Internacional, cuyo trámite de registro se adelantó bajo el expediente No. 13-215928.

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Clase 30 Internacional, cuyo trámite de registro se adelantó bajo el expediente No. 13-215928.

TERCERA: Que se ORDENE la publicaci ón de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Société Des Produits Nestlé S.A. solicitó el registro como marca de un signo tridimensional para identificar productos comprendidos en la clase 3 0 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate; confitería, golosinas y dulces especialmente a base de chocolate; confitería azucarada; azúcar; goma de masc ar, productos de panadería, especialmente pan, panecillos, pan molido, galletas, bizcochos, muffings, artículos de pastelería; tartas, barquillos y caramelos […]”.

4. Anotó que, mediante la Resolución 3793 de 30 de enero de 2014, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo tridimensional solicitado por la demandante.

5. Mencionó que, mediante la Resolución 45207 de 28 de julio de 2014 , el

División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro como marca del signo tridimensional solicitado por la demandante.

5. Mencionó que, mediante la Resolución 45207 de 28 de julio de 2014 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la

Resolución 3793.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación6

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantadas: (i) Constitución Política, artículo 61 y; (ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 135 literales b) y c).

I.1.2.2. El concepto de violación

7. La parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentra n viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro de la marca tridimensional

4 Folio 87 a 88 C pp. 5 Folios 81 a 87 C pp. 6 Folios 88 a 106 C pp.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00722-00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

solicitada por la sociedad Société Des Produits Nestlé S.A., al considerar que carece de di stintividad intrínseca, en tanto que no consiste en una forma usual de los productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

superficie plana, no introduce elementos arbitrarios o singulares capaces de modificar la impresión de conjunto ni de conferirle aptitud distintiva a la forma tridimensional solicitada.

54. En consecuencia, la Sala considera que el signo solicitado se encuentra comprendido en la causal de irregistrabilidad previstas en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, relativa a las formas usuales de los productos, pues la figura incorporada constituye un elemento ornamental secundario que no le otorga la distintividad necesaria para ser registrada como marca tridimensional. En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda.16

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00722-00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

55. Finalmente, la demandante señaló que de acuerdo con la revista “Time”, la barra “KIT KAT” ha sido considerada como la más influyente y la más comercializada a nivel global, como un aperitivo social. Asimismo, que, de acuerdo con un estudio de mercado “Tyson” sobre principios y estrategias de marketing, “[…] el grupo de población se siente atraído por un concepto de producto diferente: una sola barrita de chocolate, de mayor tamaño y menos ligera. […]”, de ahí que Nestlé considerara una opción para comercializar un producto con dos barritas de chocolate.

56. Al respecto, esta Sala considera que dichas pruebas no demuestran que el signo tridimensional solicitado por la parte demandante sea distintivo, por cuanto no señalan que representan las características que lo diferencien suficientemente de la usual, toda vez que únicamente hacen referencia a aspectos de posicionamiento comercial,

solicitada por la sociedad Société Des Produits Nestlé S.A., al considerar que carece de di stintividad intrínseca, en tanto que no consiste en una forma usual de los productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

8. Explicó que en la clase 30 lo usual en dichos productos es que se conformen en barras rectangulares de chocolates, divididos por pastillas rectangulares o cuadradas, donde la cuadrícula que divide varias unidades las cuales no son fáciles de cortar , cuyas superficies son desiguales por la concurrencia de ingredientes en las capas inferiores. Agregó que en dicha categoría también se encontraban otro tipo de formas como “[…] bolas, barras gruesas, una única barra grande de chocolate, rectángulos, lágrimas, gotas, entre otras […]”.

9. Por el contrario, aseguró que el signo tridimensional solicitado se asocia con el producto “KIT KAT” un chocolate que contiene galleta, el cual cuenta con una forma que no es semejante a las utilizadas en la mencionada clase, toda vez que se trata de “[…] barras alargadas de chocolate […] división deprimida en forma de “V” de cada una de las barras alargadas de chocolate, la cual permite que cada unidad del producto sea fácilmente partida […] superficie completamente plana sin protuberancias […]”.

10. Finalmente, aseguró que, de acuerdo con la revista “Time”, la barra “KIT KAT” ha sido considerada como la más influyente y la más comercializada a nivel global, como un aperitivo social . Asimismo, que, de acuerdo con un estudio de mercado “Tyson” sobre principios y estrategias de marketing, “[…] el grupo de población se siente

sido considerada como la más influyente y la más comercializada a nivel global, como un aperitivo social . Asimismo, que, de acuerdo con un estudio de mercado “Tyson” sobre principios y estrategias de marketing, “[…] el grupo de población se siente atraído por un concepto de producto diferente: una sola barrita de chocolate, de mayor tamaño y menos ligera . […] ”, de ahí que Nestlé considera ra una opción para comercializar un producto con dos barritas de chocolate.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio7

11. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones demandadas fueron expedidas con observancia de las formalidades y trámites establecidos por la ley y con el fin único de mantener el orden jurídico que demanda el régimen de propiedad industrial.

12. Sostuvo que , de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente administrativo, se demuestra que el signo tridimensional solicitado por la parte demandante es usual para los productos de la clase 30 , esto es para toda clase de productos derivados del cacao.

7 Folios 141 a 152 C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00722-00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

13. Agregó que la forma solicitada por la demandante es comúnmente utilizada para comercializar chocolates en dulce o para fundir, como los chocolates caseros, chocolate Pacari, chocolate con leche Eco, Chocolate Munay con Chía, entre otros,

13. Agregó que la forma solicitada por la demandante es comúnmente utilizada para comercializar chocolates en dulce o para fundir, como los chocolates caseros, chocolate Pacari, chocolate con leche Eco, Chocolate Munay con Chía, entre otros, con las cuales se observan gr andes similitudes con las formas habituales en que se comercializa o se consume los productos derivados del cacao.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

14. La sociedad Société Des Produits Nestlé S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 27 de noviembre de 2014 8, en contra de las Resoluciones 3793 de 30 de enero de 2014 y 45207 de 28 de julio de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

15. Mediante auto de 29 de febrero de 2016 9 se admitió la demanda y su reforma, se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio. El 21 de abril de 201610 y se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

16. Por auto de 11 de julio de 201611 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 18 de agosto de 201712.

17. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes.

18. Mediante auto de 30 de enero de 201813 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial respecto del alcance del artículo 135

fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes.

18. Mediante auto de 30 de enero de 201813 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial respecto del alcance del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

19. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 152-IP-2018 de 7 de septiembre de 201814, en la que interpretó el artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de 2000 . El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

consideró lo siguiente:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de l artículo 135 Literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina . Procede la interpretación solicitada.

[…]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

8 Folio 113 C pp. 9 Folios 116 a 118 C pp. 10 Folio 118 vto. C pp. 11 Folio 158 C pp. 12 Folios 164 a 173 C pp. 13 Folio 183 y vto. C pp. 14 Folios 195 a 199 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00722-00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

[…]

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

[…]

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe re unir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que este cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociaci ón en el público consumidor.

La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto […] b) Distintividad extrínseca o en concreto.

[…]

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca […].

Marca tridimensional

[…]

Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.

Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales

[…]

La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas

la conformación de marcas tridimensionales

[…]

La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto , de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos.

Las formas usuales o de uso común son aquellas que, de manera frecuente y ordinaria, se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con lo s productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina ha clasificado en: a) Las formas impuestas por la naturaleza […] b) Las formas impuestas por la función del producto.

[…]6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00722-00

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Considerando lo señalad o, es posible concluir lo siguiente: (i) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y, además, cuenta con elementos adicionales que no logran d otar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el

productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y, además, cuenta con elementos adicionales que no logran d otar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (ii) Si la forma tridimensional sol icitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (iii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma […]” (mayúscula y negrilla del original).

20. A través de auto de 6 de noviembre de 201815 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

21. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Société Des Produits Nestlé S.A.16 y la SIC 17 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente .

Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

21. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Société Des Produits Nestlé S.A.16 y la SIC 17 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente .

Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

22. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 149 18 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 2019, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

23. Corresponde a la S ala analizar la legalidad de las Resoluciones 3793 de 30 de enero de 2014 y 45207 de 28 de julio de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca un signo tridimensional para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del

15 Folio 203 C pp. 16 Folios 208 a 2013 C pp. 17 Folios 214 a 218 C pp. 18 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”.7

Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00722-00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Société Des Produits Nestlé S.A.

24. La Sala deberá analizar si el signo solicitado a registro como marca tridimensional para identificar productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Société Des Produits Nestlé S.A. está incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de 2000.

25. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

26. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 3793 de 30 de enero de 2014 19 y 45207 de 28 de julio de 2014 20, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo tridimensional para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por

la sociedad Société Des Produits Nestlé S.A.

IV.4. Análisis del caso concreto

registro como marca del signo tridimensional para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Société Des Produits Nestlé S.A.

IV.4. Análisis del caso concreto

27. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca un signo tridimensional para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto s son : “[…] cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate; confitería, golosinas y dulces especialmente a base de chocolate; confitería azucarada; azúcar; goma de mascar, productos de panadería, especialmente pan, panecillos, pan molido, galletas, bizcochos, muffings, artículos de pastelería; tartas, barquillos y caramelos

[…]”.

28. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó dicho registro a la sociedad Société Des Produits Nestlé S.A., al considerar que carece de distintividad intrínseca, sin que sea una forma usual de los productos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 152-IP-2018 de 7 de septiembre de 2018, en la que interpretó el artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de 2000.

19 Folio 13 a 17 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”.

b) y c) de la Decisión 486 de 2000.

19 Folio 13 a 17 C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 20 Folio 18 a 23 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00722-00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

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30. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las

siguientes:

“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…]

b) carezcan de distintividad;

[…]

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate […]”.

De la vulneración del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de 2000

31. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo en controversia es preciso mencionar que el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado, como lo es la falta de distintividad.

32. Sobre esta causal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró en la interpretación prejudicial proferida dentro de este proceso que:

“[…] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar ,

32. Sobre esta causal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró en la interpretación prejudicial proferida dentro de este proceso que:

“[…] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar , identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupue sto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor […]”

33. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha definido el concepto de distintividad como la capacidad de una marca para individualizar, identificar y diferenciar los productos o servicios en el mercado, permitiendo al consumidor o usuario, seleccionarlos 21. En este contexto, la distintividad es la característica fundamental que debe poseer cualquier signo para ser registrado, constituyendo el requisito esencial para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial, e incluso, en su caso, la calidad del producto o servicio22.

34. Al respecto, también precisó que “[…] la falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de

21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016,

se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de

21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016, 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016; 585-IP-2015 de 5 de abril de 2017; y 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019. 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 235-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00722-00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca […]” y que la distintividad extrínseca “[…] se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado […]”23.

35. En ese sentido, la Sala deberá establecer si el referido signo se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si era procedente su registro.

36. Para resolver, la Sala observa que el signo solicitado a registro es como se muestra

a continuación:

de 2000 y, en consecuencia, si era procedente su registro.

36. Para resolver, la Sala observa que el signo solicitado a registro es como se muestra

a continuación:

37. Las marcas tridimensionales son aquella s que ocupan las tres dimensiones del espacio y que no solo son perceptibles por el sentido de la vista, sino además por el tacto, es decir, que poseen volumen y ocupan por sí misma un espacio determinado.

38. En cuanto a la irregistrabilidad de signos que consisten en la forma usual de los productos, esta Sección en sentencia de 22 de enero de 201524 consideró lo siguiente:

“[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que la forma tridimensional de un producto pueda constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguir el signo tridimensional de otros productos similares que se comercializan en el mercado, lo perciba como indicador del origen del producto, y no como la simple representación de éste.

Es de resaltar, además, “ que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para

23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial proferida dentro del proceso 405 -IP2015. 24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de enero de 2015.

Rad.: 2008-00342-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00722-00

Rad.: 2008-00342-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00722-00

Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envase s son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales.”25

Ahora bien, en relación con la irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual