Consejo de Estado - 11001032400020150003800 - Sentencia - Sentencia - 11001032400020150003800 - 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Número único de radicación: 11001032400020150003800

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Tabacalera del Este S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en el resultado del proceso: British American Tobacco

(Brands) Limited

Temas: Cancelación por falta de uso de un registro marcario. Uso real y efectivo de la marca. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Tabacalera del Este S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 46057 del 30 de julio de 2014, mediante la cual se canceló por no uso el registro marcario núm. 294870 correspondiente a la marca mixta “IBIZA”.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad Tabacalera del Este S.A. 1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento

1 Actuando por medio de apoderado. Cfr. Folios 29 a 35. 2 Folios 36 a 55.2

la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento

1 Actuando por medio de apoderado. Cfr. Folios 29 a 35. 2 Folios 36 a 55.2

Núm. único de radicación: 11001032400020150003800

del derecho3, para que se declare la nulidad de las Resolución núm. 46057 del 30 de julio de 2014 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” , proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada negar las cancelaciones total y parcial del certificado de registro No. 294870 correspondiente a la marca mixta IBIZA registrada en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de TABACALERA DEL ESTE, S.A., y mantener incólume el registro de la citada marca para amparar los productos para los cuales fue otorgada.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 1964 del 27 de enero de 2013 (sic), proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó la cancelación total por no uso del certificado de registro No. 294.870 correspondiente a la marca “IBIZA” (mixta) en Clase 34 Int., a nombre de TABACALERA DEL ESTE S.A., se canceló parcialmente por no uso el registro

cancelación total por no uso del certificado de registro No. 294.870 correspondiente a la marca “IBIZA” (mixta) en Clase 34 Int., a nombre de TABACALERA DEL ESTE S.A., se canceló parcialmente por no uso el registro de la citada marca excluyendo se du (sic) cobertura “Tabaco, sucedáneos del tabaco; puros”, y se limitó el registro en cuestión para amparar “cigarrillos”, productos de la Clase 34 internacional.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 46057 del 30 de Julio de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación en contra de la Resolución No. 46057 del 30 de Julio de 2014 (sic), revocando esta última, cancelando totalmente por no uso el certificado de registro No. 294.870 correspondiente a la marca “IBIZA” (mixta) en Clase 34 Int., a nombre de TABACALERA DEL ESTE S.A. Con la citada decisión se declaró agotada la vía administrativa.

3.2. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

3. Que como consecuencia de lo anterior se ordene el restablecimiento del derecho en el sentido de revocar los Actos Administrativos en mención, a efectos de negar las cancelaciones total y parcial del certificado de registro No. 294.870 correspondiente a la marca IBIZA (mixta) en Clase 34 Int., a nombre de TABACALERA DEL ESTE, S.A., y mantener incólume la citada marca, para amparar los productos para los cuales fue otorgado dicho signo, cuyo uso fue debidamente demostrado durante las oportunidades procesal es

TABACALERA DEL ESTE, S.A., y mantener incólume la citada marca, para amparar los productos para los cuales fue otorgado dicho signo, cuyo uso fue debidamente demostrado durante las oportunidades procesal es

3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.3

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correspondientes, a la luz del procedimiento administrativo de cancelación en cuestión.

4. Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual se informe que son nulas tanto la Resolución No. 1964 del 27 de enero del 2013 proferida por la Directora de Signos Distintivos, y la Resolución No. 46057 del 30 de Julio de 2014 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos expedir Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

4. El Despacho sustanciador, mediante auto de 7 de septiembre de 2015 4, inadmitió la demanda por considerar que el único acto demandable era la Resolución núm. 46057 de 30 de julio de 2014, por cuanto ese fue el acto que revocó

correspondiente a la marca IBIZA (mixta) en Clase 34 Int., a nombre de TABACALERA DEL ESTE, S.A., y mantener incólume la citada ma rca, para amparar los productos para los cuales fue otorgado dicho signo, cuyo uso fue debidamente demostrado durante las oportunidades procesales correspondientes, a la luz del procedimiento administrativo de cancelación en cuestión.

4 Folios 58 a 59 del cuaderno principal. 5 Folios 61 a 81 del cuaderno principal.4

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4. Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual se informe que es nula la Resolución No. 46057 del 30 de Julio de 2014 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos expedir Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo. […]”

Presupuestos fácticos

6. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

6.1. Que la Dirección de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 3565 del 22 de febrero de 2005, concedió el registro de la marca mixta “IBIZA” en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza , a nombre de la demandante. A dicha

inadmitió la demanda por considerar que el único acto demandable era la Resolución núm. 46057 de 30 de julio de 2014, por cuanto ese fue el acto que revocó la decisión contenida en la Resolución 1964 del 27 de enero de 2014 y, por tanto, la excluyó del mundo jurídico.

5. La parte demandante subsanó oportunamente la demanda mediante escrito radicado el 30 de septiembre de 2015 5, y solicitó que se reconozcan las siguientes

pretensiones:

“[…] 1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 46057 del 30 de Julio de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación presentado en contra de la Resolución No. 1964 del 27 de Enero de 2014 , revocando esta última, cancelando totalmente por no uso el certificado de registro No. 294.870 correspondiente a la marca IBIZA (mixta) en Clase 3 4 Int. , a nombre de TABACALERA DEL ESTE S.A. Con la citada decisión se declaró agotada la vía administrativa. […]”

5.1. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

“[…] 3. Que como consecuencia de lo anterior se ordene el restablecimiento del derecho en el sentido de revocar el Acto Administrativo en mención, a efectos de negar las cancelaciones total y parcial del certificado de registro No. 294.870 correspondiente a la marca IBIZA (mixta) en Clase 34 Int., a nombre de TABACALERA DEL ESTE, S.A., y mantener incólume la citada ma rca, para amparar los productos para los cuales fue otorgado dicho signo, cuyo uso fue

22 de febrero de 2005, concedió el registro de la marca mixta “IBIZA” en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza , a nombre de la demandante. A dicha marca le correspondió el certificado de registro 294870.

6.2. Que la sociedad British American Tobacco (Brands) Limited, en adelante el tercero con interés en las resultas del proceso, solicitó el 5 de septiembre de 2013 la cancelación del registro por no uso de la marca mixta “IBIZA” para distinguir productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, de su propiedad.

6.3. Que una vez se le corrió el traslado de ley, dio contestación a la misma alegando que sí había utilizado la marca mixta “IBIZA” para productos de la Clase 34 de la citada Clasificación, durante el periodo relevante.

6.4. Que la directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 1964 del 27 de enero de 2014, canceló parcialmente el registro 294870 de la marca mixta IBIZA, excluyendo de su cobertura los siguientes productos “tabaco, sucedáneos del tabaco; puros”.

6.5. Que tanto ella como el tercero con interés directo en las resultas del proceso interpusieron recurso de apelación contra la Resolución núm. 1964 del 27 de enero de 2014.5

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6.6. Que el superintendente delegado para la propiedad Industrial profirió la Resolución núm. 46057 del 30 de julio de 2014, mediante la cual : i) revocó la

6.6. Que el superintendente delegado para la propiedad Industrial profirió la Resolución núm. 46057 del 30 de julio de 2014, mediante la cual : i) revocó la Resolución núm. 1964 del 27 de enero de 2014; y ii) canceló totalmente el registro 294870 excluyendo “tabaco, sucedáneos del tabaco, cigarrillos, puros”.

Normas violadas

7. La parte demandante invocó como vulnerado s los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000 de 14 de diciembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación

8. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la

violación, así:

8.1. Indicó que de acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, se entenderá por uso de una marca en el mercado, no solo la puesta en el comercio de los productos identificados baj o esa marca , en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, sino también el hecho de exportar los productos identificados con la misma desde cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina a terceros países.

8.2. Mencionó que la sociedad Tabacalera del Este S.A a través de la sociedad Tabacal Freezone N.V., ha exportado hacia Colombia y Chile, productos identificados con su marca IBIZA, los cuales son importados con fines de rexportación por compañías en Maicao, Uribia y Manaure y han sido efectivamente exportados desde Colombia a terceros países.

8.3. Argumentó que con las declaraciones de importación que aportó al proceso

rexportación por compañías en Maicao, Uribia y Manaure y han sido efectivamente exportados desde Colombia a terceros países.

8.3. Argumentó que con las declaraciones de importación que aportó al proceso demostró que los productos distinguidos con la marca mixta “IBIZA”, “cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos) que contenga tabaco, de tabaco

6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.6

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rubio, doble filtro extra suave, presentación en cajas de 50 paquetes X 10 cajetillas de 20 cigarrillos cada una”, estaban siendo importados a la zona de régimen especial aduanero de Maicao, Uribia y Manaure, para su posterior exportación a terceros países.

8.4. Resaltó que la sociedad Tabacal Feezone N.V., licenciataria autorizada de la demandante, fue reconocida por la entidad demandada en los actos administrativos impugnados.

8.5. Adujo que los conocimientos de embarque allegados al proceso prueban debidamente que los productos distinguidos con la marca mixta “IBIZA” se exportaron desde Colombia a terceros países dentro del periodo relevante, esto es, del 5 de septiembre de 2010 al 5 de septiembre de 2013 y que con ello se demuestra el uso efectivo de la marca en dicho periodo.

8.6. Finalmente, aseguró que aunque la demandante probó el uso de la marca para distinguir “cigarrillos”, los demás productos comprendidos en la clase 34 es decir,

el uso efectivo de la marca en dicho periodo.

8.6. Finalmente, aseguró que aunque la demandante probó el uso de la marca para distinguir “cigarrillos”, los demás productos comprendidos en la clase 34 es decir, “tabacos, sucedáneos del tabaco, puros” no debieron ser excluidos de la cobertura del registro y que, con la decisión de hacerlo, la entidad no tuvo en cuenta “ la identidad o similitud entendida en términ os de la naturaleza del pro ducto reivindicado (tabaco, sucedáneos del tabaco, puros) y del verdaderamente usado (cigarrillos)”, y concluyó anotando que sin tabaco no hay cigarrillos. Al respecto, la Sala resalta que en la subsanación de la demanda mencionada en el numeral 5 supra, la parte demandante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución No. 46057 del 30 de Julio de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación presentado en contra de la Resolución No. 1964 del 27 de Enero de 2014, en el sentido de revocarla, y de cancelar totalmente por no uso el certificado de registro No. 294.870 correspondiente a la marca IBIZA (mixta) en clase 34, por lo que este argumento no es de recibo.

Contestaciones de la demanda7

Núm. único de radicación: 11001032400020150003800

Parte demandada

9. La parte demandada 7 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones

formuladas así:

Núm. único de radicación: 11001032400020150003800

Parte demandada

9. La parte demandada 7 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones

formuladas así:

9.1. Sostuvo que con la expedición de la s resoluciones acusadas no incurrió en violación alguna de la Decisión 486 de 2000 ni de alguna otra disposición del orden nacional, y que ellas se profirieron legal y válidamente. 9.2. Indicó que los actos administrativos fueron motivados de manera amplia y detallada y que las pruebas allegadas al proceso fueron debidamente valoradas, de tal manera que con base en ellas concluyó que, durante el periodo relevante, la sociedad demandante no logr ó probar el uso real y efectivo de la marca mixta

“IBIZA”.

9.3. Consideró, con base en los documentos aportados por la parte demandante , que esta solo demostró el ingreso de la mercancía distinguida con la marca mixta “IBIZA” a Colombia, pero no así su comercialización en Colombia o su exportación en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina.

9.4. Finalmente, concluyó que , aunque en el expediente administrativo obran 254 declaraciones de importación de productos distinguidos con la marca “IBIZA” expedidas durante el periodo relevante, productos destinados a ser comercializados en terceros países, la demandante no allegó prueba alguna de la aludida comercialización a través de facturas de ventas o elementos que dieran cuenta de dicha comercialización o de la puesta en el mercado de la marca a través de ventas realizadas por terceros.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

comercialización a través de facturas de ventas o elementos que dieran cuenta de dicha comercialización o de la puesta en el mercado de la marca a través de ventas realizadas por terceros.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

10. El tercero con interés directo en el resultado del proceso8 contestó la demanda9

en los siguientes términos:

7 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 181. 8 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 219 a 223. 9 Folios 185 a 218.8

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10.1. Argumentó que la parte demandante no usa ni ha usado la marca mixta IBIZA en la forma exigida por los artículos 165 y 166 de la decisión 486 de 2000.

10.2. Mencionó que los productos con la marca IBIZA no han sido importados a Colombia para ser reexportados según lo afirma la parte demandante, sino que han sido objeto de una negociación que se inicia con la exportación desde Aruba a Colombia de cigarrillos con la marca IBIZA por personas y empresas sin el lleno de los requisitos de reexportación. 10.3. Adujo que los productos con la marca IBIZA se han quedado en Colombia, pero no han sido puestos en el mercado lícitamente por su titular para ser adquiridos por el público.

10.4. Indicó que según el artículo 142 del Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero), la importación temporal para reexportación en el mismo Estado no puede recaer sobre mercancías fungibles, es decir, aquellas que se consumen con

10.4. Indicó que según el artículo 142 del Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero), la importación temporal para reexportación en el mismo Estado no puede recaer sobre mercancías fungibles, es decir, aquellas que se consumen con el uso para el cual están destinadas, categoría en la cual, sin lugar a dudas, se encuentran los cigarrillos.

10.5. Agregó que las pruebas aportadas ante el Consejo de Estado no se allegaron oportunamente a la entidad demandada, motivo por el cual no pueden ser valoradas en este momento procesal. Sin embargo, considera que, si en gracia de discusión fueran admitidas, los conocimientos de embarque no pueden demostrar la exportación de cigarrillos desde Colombia, pues fueron expedidas en Aruba y algunas de ellas ni siquiera tienen establecido un lugar de destino.

10.6. Con base en lo anterior, a severó que por la parte demandante no probó debidamente la comercialización de los productos distinguidos con la marca mixta

“IBIZA”.

Solicitud de interpretación prejudicial9

Núm. único de radicación: 11001032400020150003800

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto del 21 de mayo de 201810, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del artículo 165 y del inciso 2 del artículo166 de la Decisión 486 de 2000.

12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 432-IP-2018 del 14 de diciembre de 201811, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que indicó:

12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 432-IP-2018 del 14 de diciembre de 201811, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que indicó:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 inciso 2° de la Decisión 486 de la Comis ión de la Comunidad Andina . Procede la interpretación solicitada.

De oficio se interpretará el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la acción de cancelación por falta de uso y la carga de la prueba es parte de la materia controvertida en el presente caso”. […]

13. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Reanudación del proceso y audiencia inicial

14. Mediante auto del 12 de abril de 201912, el Despacho Sustanciador decretó la reanudación del proceso y fijó el día 29 de abril de 2019 para llevar a cabo la audiencia inicial, en la que se reconstruyó el expediente en relación con el escrito de reforma de la demanda, se declaró saneado el proceso y fijó nueva fecha y hora para la realización de la audiencia inicial.

15. La audiencia inicial se reanudó el 22 de agosto de 201913 y en ella el Despacho Sustanciador reconoció personería s a los apoderados de las partes , declaró saneado el proceso, declaró no probada la excepción de caducidad planteada por la parte demandada, fijó el objeto del litigio, declaró precluida la posibilidad de

Sustanciador reconoció personería s a los apoderados de las partes , declaró saneado el proceso, declaró no probada la excepción de caducidad planteada por la parte demandada, fijó el objeto del litigio, declaró precluida la posibilidad de conciliación y resolvió sobre algunas pruebas.

10 Folios 264 a 265. 11 Folios 279 a 288. 12 Folios 290 a 291. 13 Cfr. Folios 359 a 377.10

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Alegatos de conclusión

16. Por auto del 7 de marzo de 2025 14, el Despacho Sustanciador corrió traslado para alegar de conclusión y dio aviso al Ministerio Público para presentar su concepto dentro del traslado para alegar, si a bien lo tenía.

16.1. La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda15.

16.2. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda16.

16.3. El tercero con interés directo en el resultado del proceso no se pronunció en este momento procesal.

Concepto del Ministerio Público

17. El Ministerio Público 17 rindió concepto y solicitó negar las pretensiones de la demanda, por considerar que el titular de la marca mixta “IBIZA” no demostró su uso dentro del periodo relevante.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii i) el problema

uso dentro del periodo relevante.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii i) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 432-IP-2018 del 14 de diciembre de 2018; v) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso: vi) el marco normativo sobre régimen probatorio; y vii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

19. De acuerdo con el artículo 149 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 201918 expedido por la Sala Plena de esta Corporación

14 Índice 88 del aplicativo Samai 15 Cfr. Índice 96 del aplicativo Samai. 16 Cfr. Índice 95 del aplicativo Samai. 17 Cfr. Índice 97 del aplicativo Samai. 18 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024.11

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sobre la distribución de negocios entre las seccione s, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso.

El acto acusado

para conocer del presente asunto.

20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso.

El acto acusado

21. El acto acusado es la Resolución núm. 46057 de 30 de julio de 2014 mediante la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial revocó la Resolución núm. 1964 del 27 de enero de 201 4 y canceló totalmente el registro 294870 excluyendo “tabaco, sucedáneos del tabaco, cigarrillos, puros”.

El problema jurídico

22. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la s contestaciones de la misma, y la Interpretación Prejudicial 432-IP-2018 del 14 de diciembre de

2018, determinar:

22.1. Si la Resolución núm. 46057 de l 30 de julio de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cu al se canceló por no uso el registro marcario núm. 294870, correspondiente a la marca mixta “IBIZA”, que identificaba " tabaco, sucedáneos del tabaco, cigarrillos, puros ", productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas vulnera los artículos 165 , 166, inciso 2.º y 167 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado y al restablecimiento del derecho solicitado.

de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado y al restablecimiento del derecho solicitado.

22.2. En este sentido, se analizará si la parte demandante demostró el uso de la marca referida supra para identificar los productos respecto de los cuales fue concedida en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza durante el periodo de tiempo relevante comprendido entre el 5 de septiembre de 2010 y el 5 de septiembre de 2013.12

Núm. único de radicación: 11001032400020150003800

23. El Despacho precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 432 -IP-2018 de l 14 de diciembre de 2018 en la que interpretó los artículos 165 y 166, inciso 2.º, de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio interpretó, el artículo 167 ibidem.

Interpretación prejudicial 432-IP-2018 del 14 de diciembre de 2018

24. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso.

“[…] D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.

2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.

3. El uso efectivo de la marca. La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.

3. El uso efectivo de la marca. La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca IBIZA, es pertinente realizar el análisis del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.

[…]

1.6. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:

a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interes ada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por

utilizado.

b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y13

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debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación.

c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso

2.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si TABACALERA DEL ESTE S.A. no ha logrado acreditar el uso de la marca IBIZA (mixta), resulta necesario desarrollar los alcances del artículo 167 de la Decisión 486.

2.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso

corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.

2.3. El artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permit idos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad