Consejo de Estado - 11001032400020150025600 - Sentencia - Sentencia - 11001032400020150025600 - 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00256-00

Demandante: La Riviera S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Valeca S.A.C.

Tema: Cancelación parcial por no uso de la marca mixta “LA RIVIERA” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de los artículo 2° y 3° de la Resolución 35953 de 30 de mayo de 2014 1, confirmados por la Resolución 74096 de 9 de diciembre de 2014 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se canceló parcialmente por no uso el registro de la marca mixta “LA RIVIERA” en el sentido de excluir los productos de “[…] preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; pulir, desengrasar y raspar; jabones; aceites esenciales, lociones para el cabello; dentífricos […]” y lo limitó a “[…] preparaciones para limpiar, perfumería y cosméticos […]” comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la

lociones para el cabello; dentífricos […]” y lo limitó a “[…] preparaciones para limpiar, perfumería y cosméticos […]” comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad La Riviera S.A.S.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad La Riviera S.A.S., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 , presentó demanda en contra de la SIC, con el fin

de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 1. Que se declaren nulos los artículos segundo y tercero de la Resolución No. 35953 de 30 de mayo de 2014, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de los cuales se determinó la cancelación par cial por no uso la marca LA RIVIERA (Mixta), identificada con el certificado No. 249.023, registrada a nombre de LA RIVIERA S.A.S., para distinguir productos de la Clase 3 ª de la Clasificación

1 Folios 9 a 32 C pp. “[…] Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca […]”. 2 Folios 33 a 47 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 52 a 78 C pp.2

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secciones de la Corporación.

17 Folio 273 C pp. 18 Folios 279 a 307 C pp. 19 Folios 369 a 318 C pp. 20 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.10

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IV.2. La formulación del problema jurídico

35. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de los artículos 2° y 3° de la Resolución 35953 de 30 de mayo de 2014 21, confirmados por la Resolución 74096 de 9 de diciembre de 2014 22, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se canceló parcialmente por no uso el registro de la marca mixta “LA RIVIERA” en el sentido de excluir los productos de “[…] preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; pulir, desengrasar y raspar; jabones; aceites esenciales, lociones para el cabello; dentífricos […]” y lo limitó a “[…] preparaciones para limpiar, perfumería y cosméticos […]” comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la

sociedad La Riviera S.A.S.

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Internacional de Niza, excluyendo de su cobertura los siguientes productos: "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada: pulir, desengrasar y raspar: jabones, aceites esenciales, lociones para el cabello: dentífricos".

2. Que se declare nula la Resolución No. 74096, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 9 de diciembre de 2014, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 35953 de 30 de mayo de 2014 y se declaró agotada la vía gubernativa.

3. Que con fundamento en dichas declaraciones y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad LA RIVIERA S.A.S., se mantenga vigente el certificado No. 249.023 de la manera en que fue concedido, que corresponde a la marca mixta LA RIVIERA, para identificar “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”, productos comprendidos en la clase 3ª de

la Clasificación Internacional de Niza.

4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”4 (mayúsculas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”4 (mayúsculas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que es titular de la marca mixta “LA RIVIERA”6 para identificar productos de la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar , pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos […]”.

4. Indicó que, el 8 de enero de 2014, la sociedad Valeca S.A.C. solicitó la cancelación del registro marcario de la mencionada marca por falta de uso.

5. Anotó que, a través de la Resolución 35953 de 30 de mayo de 2014, la directora de Signos Distintivos de la SIC resolvió la solicitud, en el sentido de cancelar parcialmente la marca mixta “LA RIVIERA” excluyendo “[…] preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; pulir, desengrasar y raspar; jabones; aceites esenciales, lociones para el cabello; dentífricos […]” y limitándolo a “[…] preparaciones para limpiar, perfumería y cosméticos […]” comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad La Riviera S.A.S. y

limpiar, perfumería y cosméticos […]” comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad La Riviera S.A.S. y reconoció la notoriedad de dicha marca para “[…] comercialización de perfumería y

4 Folios 52 a 53 C pp. 5 Folios 54 a 56 C pp. 6 Certificado 249.023.3

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productos de belleza […]”. A lo cual, la parte demandante presentó recurso de apelación.

6. Aseveró que, mediante la Resolución 74096 de 9 de diciembre de 2014 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 35953.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamento de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 165 y 229.

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC canceló parcialmente por no

con los cuales la decisión acusada no se ajusta al ordenamiento jurídico, en atención a la conexidad acreditada con los productos de perfumería y cosméticos, razón por la28

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cual los cargos de nulidad están llamados a prosperar parcialmente, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

101. Ahora bien, l a Sala pone de presente que la parte demandante, a título de restablecimiento del derecho, solicitó: “[…] Que con fundamento en dichas declaraciones y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad LA RIVIERA S.A.S., se mantenga vigente el certificado No. 249.023 de la manera en que fue concedido, que corresponde a la marca mixta LA RIVIERA, para identificar “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”, productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza […]”.

102. Sobre el particular, la Sala advierte que la marca mixta “LA RIVIERA” con certificado 249.023, se encuentra caducada, como se observa del resultado de la consulta de su estado en el sistema de información SIPI de la SIC51. De allí que la Sala concluye que no hay lugar a ordenar el restablecimiento del derecho solicitado por la parte demandante, comoquiera que el registro de la marca caducó, en razón a su falta de

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC canceló parcialmente por no uso el registro de la marca mixta “LA RIVIERA” en el sentido de excluir los productos de “[…] preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; pulir, desengrasar y raspar; jabones; aceites esenciales, lociones para el cabello; dentífricos […]” y lo limitó a “[…] preparaciones para limpiar, perfumería y cosméticos […]” comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 165 y 229.

9. Explicó que la SIC excluyó “[…] de la protección los productos similares -aunque no probados-, y a pesar de reconocer la notoriedad de la marca LA RIVIERA para comercialización de perfumería y productos de belleza, […] vulneró su protección al excluir algunos productos de su registro en la clase 3 Internacional […]”.

10. Sostuvo que, de acuerdo con las pruebas aportadas , la marca “LA RIVIERA” ha sido utilizada para fragancias y perfumería, cosméticos, papeles, paños y toallas desechables impregnados de sustancias limpiadoras, jabones de uso cosmético, tiras para la nariz, cremas humectantes y lociones hidratantes, parches hidratantes y refrescantes para la zona de los ojos y preparaciones limpiadoras para brochas.

11. Señaló que los mencionados bienes comprenden productos de tocador que sirven

para la nariz, cremas humectantes y lociones hidratantes, parches hidratantes y refrescantes para la zona de los ojos y preparaciones limpiadoras para brochas.

11. Señaló que los mencionados bienes comprenden productos de tocador que sirven para la higiene y belleza de las personas, así como para la limpieza, por lo que tienen finalidades domésticas, tal como se ha concebido en la clase 3ª y su nota explicativa.

7 Folios 56 a 75 C pp.4

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12. En ese sentido, afirmó que la SIC no podía limitar su análisis a “[…] determinar qué productos se han usado de manera expresa, sino que debe realizar el estudio de qué productos son, no sólo idénticos a aquellos sobre los que se ha demostrado el uso, sino, también, similares a ellos […]”.

13. Mencionó que los aceites esenciales, las lociones para el cabello y dentífricos están clasificados como productos de limpieza y tocador para uso cosmético y no han sido incorporados en la protección. Estos productos comparten finalidad y naturaleza con otros productos de uso doméstico.

14. Conforme con lo anterior, anotó que no pueden ser excluidos del registro, como lo hizo erradamente la SIC, los jabones de uso cosmético, los aceites esenciales, las lociones para el cabello y los dentífricos, pues además de que se probó el uso de la marca para los jabones, los demás productos comparten la misma finalidad y naturaleza.

lociones para el cabello y los dentífricos, pues además de que se probó el uso de la marca para los jabones, los demás productos comparten la misma finalidad y naturaleza.

15. Agregó que dentro de las preparaciones para limpiar y desengrasar se encuentran las brochas y otros utensilios utilizados para aplicar los productos cosméticos que requieren una limpieza especial. Precisamente por tratarse de productos complementarios, también se identifica limpiadores.

16. Puso de presente que los aceites esenciales, las lociones para el cabello y los dentífricos no debían excluirse del registro, pues, de acuerdo con la normativa sanitaria, hacen parte de los productos cosméticos o de tocador. En ese sentido, afirmó que dichos productos comparten naturaleza y finalidad con aquellos respecto de los cuales se acreditó el uso de la marca “LA RIVIERA”, por lo que la SIC erró al disponer su cancelación parcial..

17. Finalmente, manifestó no resultaba procedente admitir como válida la conclusión de la SIC relacionada en que en el caso concreto no es relevante la notoriedad del signo como defensa frente a la acción de cancelación por falta de uso , por cuanto no solo desconoce los productos que usa en el mercado, así como su identidad y similitud, sino también conllevaría a facilitar el camino a conductas parasitarias, afectando el desarrollo empresarial y generando error en el público consumidor de productos de la clase 3ª, que reconoce y aprecia la marca “LA RIVIERA” para dichos productos.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

productos de la clase 3ª, que reconoce y aprecia la marca “LA RIVIERA” para dichos productos.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

18. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las

8 Folios 94 a 97 C pp.5

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resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

19. Explicó que el demandante pretende ampliar la protección a productos para el tocador, olvidando que puede haber productos que sin ser de tocador se encuentren en la clase o que siendo de tocador no se encuentren definidos en la clase, y que no necesariamente todos los productos de tocador son sujetos de conexidad competitiva.

20. Agregó que no todos los jabones tienen efectos cosméticos, en la medida en que la mayoría se destinan únicamente a la limpieza del cuerpo. Por esta razón, no todos se encuentran comprendidos dentro de la categoría de productos cosméticos. En otras palabras, no resulta comparable un jabón de marcas como Altex o Almay, que pueden tener una finalidad cosmética asociada al cuidado de la piel, con jabones como Rexona o Dorado, cuya finalidad principal es simplemente la higiene corporal.

misma categoría no implica necesariamente que los productos presenten conexidad competitiva.

II.2. Contestación de la sociedad Valeca S.A.C.

25. La sociedad Valeca S.A.C., tercero interesado en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio 9, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

9 Folio 105 C pp.6

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III. TRÁMITE DEL PROCESO

26. La sociedad La Riviera S.A.S. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 15 de mayo de 201510 en contra de los artículos 2° y 3° de la Resolución 35953 de 30 de mayo de 2014, confirmados por la Resolución 74096 de 9 de diciembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

27. Por auto de 10 de diciembre de 201511 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Valeca S.A.C. El 21 de septiembre de 201612 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

28. A través de auto s de 19 de octubre de 2017 y 5 de junio de 2018 13 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 15 de junio de 201814.

palabras, no resulta comparable un jabón de marcas como Altex o Almay, que pueden tener una finalidad cosmética asociada al cuidado de la piel, con jabones como Rexona o Dorado, cuya finalidad principal es simplemente la higiene corporal.

21. Indicó que el demandante pretende equiparar “blanqueadores y otros productos para la colada ”, con “preparaciones para limpiar ” equivalencia que es a todas luces errada pues es claro que al hablar de limpieza se refiere a una limpieza cosmética, no a una limpieza de pisos o de cocina y menos aún aquella limpieza relacionada con el lavado de ropa.

22. Señaló que la parte demandante confunde conceptos distintos, como lo son los perfumes y los aceites esenciales, productos que presentan diferencias sustanciales en cuanto a su clientela, su comercialización y su uso.

23. Destacó que los aceites esenciales se extraen de plantas y pueden tener efectos beneficiosos para la salud, lo que implica que están dirigidos a un segmento de mercado diferente al de los perfumes. En efecto, mientras estos últimos se asocian principalmente con fines de perfumería o cuidado personal, los aceites esenciales se emplean con propósitos relacionados con el bienestar o la aromaterapia. En ese sentido, sostuvo que ambos productos utilizan canales de distribución distintos.

24. Concluyó que el hecho de que existan algunos factores comunes dentro de la misma categoría no implica necesariamente que los productos presenten conexidad competitiva.

II.2. Contestación de la sociedad Valeca S.A.C.

25. La sociedad Valeca S.A.C., tercero interesado en el resultado del proceso, a pesar

para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 15 de junio de 201814.

29. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes.

30. A través de auto de 30 de noviembre de 2018 15, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 165 y 229 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 85-IP-2019 de 28 de febrero de 202016 dentro de la cual interpretó los artículos 165 y 229 de la Decisión 486 de 2000, así como los artículos 166, 167, 224, 228 y 230 ibidem, estos últimos de oficio. De la cual se puede observar las siguientes

consideraciones:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales proceden por ser pertinentes.

De oficio procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 166, 167, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , con el fin de ampliar el tema de acción por cancelación y la marca notoria. […]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN […]

10 Folio 52 C pp.

fin de ampliar el tema de acción por cancelación y la marca notoria. […]

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN […]

10 Folio 52 C pp. 11 Folios 81 a 83 C pp. 12 Folio 83 vto. C pp. 13 Folios 108 y 129 C pp. 14 Folios 141 a 151 C pp. 15 Folios 231 y vto. C pp. 16 Folios 255 a 272 C pp.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00256-00

Demandante: La Riviera S.A.S.

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El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente a) Legitimación para inicial el trámite […] b) Oportunidad para iniciar el trámite […] c) Falta de uso de la marca. […]

La cancelación parcial por no uso de la marca […]

Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcar ios y en

La cancelación parcial por no uso de la marca […]

Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcar ios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases, pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su a nálisis en esta única clase. Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases.

Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o f unciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio […]

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el

marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público,8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00256-00

Demandante: La Riviera S.A.S.

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que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados

Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados, es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado balo esa marca.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.

En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el

folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. […]

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca corno un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso […]

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitido s en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias9

competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00256-00

Demandante: La Riviera S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

5.12. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, r equieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

5.13. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el refer ido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renomb