Consejo de Estado - 11001032400020160018800 - Sentencia - Sentencia - 11001032400020160018800 - 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 110010324000 2016 00188 00

Demandante: GRÜNENTHAL GmbH.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Temas: Solicitud de registro de la patente denominada “6-AMINO-NICOTINAMIDAS

SUSTITUIDAS COMO MODULADORES DE KCNQ2/3”. Reiteración jurisprudencial. Se niegan las pretensiones de la demanda y se mantiene la legalidad de los actos demandados porque la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los mismos.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad GRÜNENTHAL GmbH. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 33199 de 30 de junio de 2015 y 79541 de 30 de septiembre de 2015.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad GRÜNENTHAL GmbH.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3 para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 33199 de 30

1. La sociedad GRÜNENTHAL GmbH.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3 para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 33199 de 30 de junio de 2015 , “Por la cual se deniega una patente de invención ”4; y 79541 de

1 Actuando por medio de apoderada. Cfr. Folios 2 a 4. 2 Radicada el 15 de marzo de 2016. Cfr. Folios 20 a 50. 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 , “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 4 Por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación titulada “6-AMINO-NICOTINAMIDAS SUSTITUIDAS COMO MODULADORES DE KCNQ2/3”., solicitada por la sociedad GRÜNENTHAL GmbH. Cfr. Folios 10 a 17.2

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Demandante: GRÜNENTHAL GmbH.

30 de septiembre de 2015. “Por la cual se resuelve un recurso de reposición ”5, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio6.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada otorgar el privilegio de patente de la solicitud denominada “ 6-AMINONICOTINAMIDAS SUSTITUIDAS COMO MODULADORES DE KCNQ2/3”.

Pretensiones

demandada otorgar el privilegio de patente de la solicitud denominada “ 6-AMINONICOTINAMIDAS SUSTITUIDAS COMO MODULADORES DE KCNQ2/3”.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones7:

“[…] 5.1. Que declare la nulidad de la Resolución No. 33199 del 30 de septiembre [sic] de 2015, proferida por El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se denegó el privilegio de patente para la invención titulada "6-AMINO-" NICOTINAMIDAS SUSTITUIDAS COMO MODULADORES DE KCNQ2/3", a nombre de la sociedad GRÜNENTHAL GMBH.

5.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 14537 [sic] del 31 de marzo de 2015 [sic], proferida por El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el Recurso de Reposición presentado en contra de la Resolución 33199 del 30 de junio de 2015, confirmándola y declarando agotada la vía gubernativa.

5.3. Que, a título de restablecimiento de derecho, se ordene a la entidad demandada que conceda el privilegio de patente a la invención titulada "6AMINO-NICOTINAMIDAS SUSTITUIDAS COMO MODULADORES DE KCNQ2/3" a favor de la sociedad GRÜNENTHAL GMBH.

5.4. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante

5.4. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones:

4.1. Que la sociedad GRÜNENTHAL GmbH., mediante escrito radicado el 22 de abril de 201 3, presentó ante la parte demandada la solicitud de patente de la invención titulada “ 6-AMINO-NICOTINAMIDAS SUSTITUIDAS COMO

MODULADORES DE KCNQ2/3”.

5 Por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió confirmar la decisión de negar la patente de invención contenida en la Resolución núm. 33199 de 30 de junio de 2015. Cfr. Folios 5 a 9. 6 En adelante, parte demandada o SIC. 7 Cfr. Folios 21 y 22 de la demanda.3

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Demandante: GRÜNENTHAL GmbH.

4.2. La referida solicitud se publicó el 17 de junio de 201 3 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 669.

4.3. Que la Superintendencia de Industria y Comercio mediante oficio núm. 14973, notificado por fijación en lista el 9 de diciembre de 2014, requirió a la parte demandante para que se pronunciara sobre las observaciones de carácter técnico relacionadas con el cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de la patente.

demandante para que se pronunciara sobre las observaciones de carácter técnico relacionadas con el cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de la patente.

4.4. Que el 4 de marzo de 2015 dio respuesta a las observaciones de carácter técnico formuladas en el oficio núm.14973 indicado supra, y presentó un nuevo capítulo reivindicatorio.

4.5. Que la parte demandada, mediante Resolución núm. 33199 de 30 de junio de 2015, negó el privilegio de patente a la invención denominada “ 6-AMINONICOTINAMIDAS SUSTITUIDAS COMO MODULADORES DE KCNQ2/3” por considerar que de acuerdo con las divulgaciones hechas en el documento D1 , carecía de nivel inventivo.

4.6. Que el 1 8 de agosto de 201 5 presentó recurso de reposición contra la Resolución núm. 33199 de 30 de junio de 2015 indicada supra.

4.7. La parte demandada, mediante Resolución núm. 79541 de 30 de septiembre de 2015, resolvió el recurso de reposición y confirmó en su integridad la decisión contenida en la Resolución núm. 33199 de 30 de junio de 2015; con dicha actuación quedó agotada la vía gubernativa.

Normas violadas y concepto de la violación

5. La parte demandante invocó como vulnerados los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 20008, y expuso el concepto de la violación así:

8 “Artículo 14 .- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de

486 de 20008, y expuso el concepto de la violación así:

8 “Artículo 14 .- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. […] Artículo 18. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.4

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Demandante: GRÜNENTHAL GmbH.

5.1. Estimó que la parte demandada vulneró los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 al negar la patente de invención a la creación titulada “6-AMINONICOTINAMIDAS SUSTITUIDAS COMO MODULADORES DE KCNQ2/3”.

5.2. En relación con la vulneración del artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 , señaló que la parte demandada desconoció dicho artículo al negar el privilegio de patente pese a que en la actuación administrativa se acreditó que la invención estudiada cumple con los requisitos de patentabilidad, estos son, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

5.3. Afirmó que sustentó y acreditó , tanto en la respuesta al examen de fondo, como en el recurso de reposición, que la invención difiere del estado de la técnica.

5.4. En cuanto a la vulneración del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, sostuvo

como en el recurso de reposición, que la invención difiere del estado de la técnica.

5.4. En cuanto a la vulneración del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, sostuvo que la invención proporciona nuevos compuestos adecuados como ingredientes activos en composiciones farmacéuticas para el tratamiento y/o profilaxis de trastornos y/o enfermedades mediadas por canales KCNQ2/3 K+, compuestos que tienen ventajas respecto de aquellos que constituyen la técnica anterior por cuanto mejoran la estabilidad metabólica, la solubilidad en medios acuosos o la permeabilidad de los mismos, produciendo “un efe cto beneficioso en la biodisponibilidad oral ” o una alteración en el perfil PK/PD (farmacocinético/farmacodinámico), que “puede conducir a un periodo más beneficioso de eficacia”. (Negrilla y subraya del texto original).

5.5. Afirmó que no hay indicio alguno en el documento D1 que enseñe que los compuestos con un patrón de sustitución significativamente diferente en la posición 2 de una amida nicotínica también podrían tener afinidad por el canal KCNQ2/3.

5.6. Advirtió que el documento D1 difiere de la invención solicitada en la definición del grupo A1 - CR5R6-CR7R8-A2-R<>, que corresponde al grupo R6 de la invención solicitada. Es decir, la definición de R6 en la reivindicación 1 corresponde a un grupo alifático o ciclo alifático, a un grupo S-R7, a un grupo 0-R8 o N(R9R10) que comprende, a lo sumo una cadena de 6 átomos de carbono, mientras que los compuestos del documento D1 comprenden un grupo de 7 átomos de carbono

que comprende, a lo sumo una cadena de 6 átomos de carbono, mientras que los compuestos del documento D1 comprenden un grupo de 7 átomos de carbono (cuando A2=CR 12R13 y R9=CRcRd), lo cual difiere estructuralmente de la materia reclamada, en tanto R6 no comprende residuos de este tipo.5

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Demandante: GRÜNENTHAL GmbH.

5.7. Refirió que ninguno de los compuestos ejemplificados en el documento D1 comprenden al mismo tiempo i) un sustituyente amino como NR4R5 en posición 6 del anillo piridina; ii) un grupo de sustituyentes pequeños en posición 4; y iii) un residuo enlazado por carbono particularmente pequeño.

5.8. Por lo anterior, mencionó que una persona del oficio y versada en la materia puede determinar que los compuestos de la solicitud de patente no resultan de la selección de los compuestos relacionados en D1, sino que constituyen compuestos estructuralmente diferentes que fueron seleccionados de tal forma que se proporcionan compuestos con alta afinidad por el canal KCNQ2/3K+ de una manera preferencial y para los cuales existe un efecto técnico asociado.

5.9. Indicó que, según el documento D1, las modificaciones en las posiciones 4 y 6 del anillo de piridina reducen la actividad biológica. Por eso, para un experto en el tema resulta sorprendente que los compuestos de la invención mantengan una buena actividad sobre el canal KCNQ2/3, pese a que el documento D1 sugiere lo contrario.

el tema resulta sorprendente que los compuestos de la invención mantengan una buena actividad sobre el canal KCNQ2/3, pese a que el documento D1 sugiere lo contrario.

5.10. Manifestó que la parte demandada efectuó el análisis de nivel inventivo de manera retrospectiva , pues tomó en consideración la solución propuesta en la presente solicitud como punto de partida sin considerar que, al momento de solucionar el problema técnico de la solicitud, no existían sugerencias claras para la persona del oficio normalmente versada en la materia que le indicaran cómo llegar a los compuestos reivindicados.

5.11. Concluyó estimando que la parte demanda no le dio justo valor a los argumentos y pruebas presentadas en la actuación administrativa y que debió reconocer el nivel inventivo de la creación frente al estado de la técnica por cuanto el documento D1 no hubiera motivado a la persona medianamente versada en la materia a producir particularmente los derivados de nicotinamida de la invención con la expectativa de obtener los siguientes resultados:

5.11.1. Los compuestos sustituidos de la formula general I de la solicitud son adecuados para el tratamiento del dolor.6

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5.11.2. Los compuestos sustituidos de la formula general I de la solicitud tienen afinidad para el canal KCN12/3 K+ y, por lo tanto, son adecuados para la profilaxis y/o tratamiento de trastornos y/o enfermedades que son mediadas, por lo menos en parte, por canales KCN12/3 K+.

5.11.3. Los compuestos sustituidos actúan como moduladores, por ejemplo,

6.2. Sobre la vulneración de l artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 , estimó que los actos acusados se fundaron en dicha disposición normativa por cuanto, desde el punto de vista técnico, se sustentaron a partir del conocimiento general que el profesional medio tiene sobre el estado de la técnica y las enseñanzas del documento D1: WO2010102809 , denominado “ Substituted nicotinamides as KCNQ2/3 modulators”, publicado el 16 de septiembre de 2010.

9 Actuando por intermedio de apoderada. 10 Cfr. Folios 110 a 137.7

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6.3. Expuso que el documento D1 anula el nivel inventivo de los compuestos que presentan la estructura (I -c)9, reivindicado en la solicitud, por cuanto : i) fue publicado antes de la fecha de prioridad de la solicitud de la demandante; y ii) proporciona revelaciones específicas que permiten a la persona versada en la materia a obtener el resultado reclamado como patente.

6.4. Destacó que el problema técnico planteado en la solicitud de la parte demandante consiste en la necesidad de proporcionar nuevos compuestos con afinidad por los canales KCN23/3 k+ que presenten ventajas sobre los compuestos conocidos.

6.5. Sostuvo que la novedad de los compuestos no fue discutida en los actos acusados, pero sí su nivel inventivo, por cuanto no se acreditaron técnicamente las mejoras señaladas por la parte demandante relacionadas sobre la estabilidad

y/o tratamiento de trastornos y/o enfermedades que son mediadas, por lo menos en parte, por canales KCN12/3 K+.

5.11.3. Los compuestos sustituidos actúan como moduladores, por ejemplo, agonistas o antagonistas del canal KCNQ2/3 K+.

5.12. Por lo anterior, indicó que el análisis hecho por el examinador debió realizarse sin el beneficio del conocimiento de la invención reivindicada en su solicitud y también debió dar un justo valor a los argumentos y pruebas presentados en la actuación administrativa, los cuales, a su juicio, permiten concluir que la invención cumple con el requisito de nivel inventivo frente al estado de la técnica.

Contestaciones de la demanda

6. La parte demandada 9 contestó la demanda 10 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

6.1. Adujo que si bien en los actos acusados se reconoció que la materia contentiva en el radicado núm. 13 -101928-00009-0000 es nueva, no hay evidencia técnica experimental en la solicitud que permita comprobar un salto cualitativo en la regla técnica, verificable con base en el D1, ni un efecto inesperado frente a lo conocido para los compuestos nicotinamida que presentan afinidad por el canal KCN12/3, pues la estructura y compuestos propuestos en la solicitud de la parte demandante se derivan a partir del estado de la técnica y, por ello, no hay nivel inventivo.

6.2. Sobre la vulneración de l artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 , estimó que los actos acusados se fundaron en dicha disposición normativa por cuanto, desde

6.5. Sostuvo que la novedad de los compuestos no fue discutida en los actos acusados, pero sí su nivel inventivo, por cuanto no se acreditaron técnicamente las mejoras señaladas por la parte demandante relacionadas sobre la estabilidad metabólica, solubilidad en medio acuoso o permeabilidad , perfil farmacocinético y farmacodinámico y eficacia farmacológica teniendo en cuenta la cercanía con el estado de la técnica.

6.6. Advirtió que no es cierto lo afirmado por la parte demandante al señalar que el residuo más corto es de siete átomos de carbono basándose en un análisis comparativo equivocado entre las con notaciones que se encuentran presentes en dicha posición. Precisó en este punto que el hecho de que en dicha posición se elija un grupo de hasta seis átomos de carbono evidencia que se trata de una selección de significados para dicho radical de la posición 2 que fue anticipada por el estado de la técnica divulgado en el documento D1 y de la cual no se acreditó que cause un efecto inesperado.

6.7. Esbozó que no es cierto que la Superintendencia de Industria y Comercio indicara que R7 es un n-pentanilo; por el contrario, indicó a la demandante que “en esta posición aparece un n-hexilo concretamente cuando en dicha posición está SR7”.

6.8. Manifestó que la parte demandante erró al realizar los reemplazos en cada uno de los radicales o variables y al concluir que por ser 4-metil-pentil-sulfanilo una de las nomenclaturas dadas a dicho grupo, no corresponde a un residuo de seis átomos de carbono al cual también se le ha asignado el nombre S-isohexilo.8

de las nomenclaturas dadas a dicho grupo, no corresponde a un residuo de seis átomos de carbono al cual también se le ha asignado el nombre S-isohexilo.8

Número único de radicación: 110010324000 2016 00188 00

Demandante: GRÜNENTHAL GmbH.

6.9. Enunció que la parte demandante no demostró que seleccionar determinadas connotaciones para los sustituyentes de las posiciones 2, 3, 4 y 6 sobre el anillo de piridina resulten en un efecto inesperado o un salto cualitativo . Por el contrario, la SIC demostró que la estructura de las nicotinamidas y de las sustituciones más representativas fueron previstas en el documento D1 y que la actividad farmacológica asociada, es decir, analgésicos para el tratamiento del dolor neuropático por su capacidad de modular el receptor KCNQ2/3, fue prevista en el estado de la técnica.

6.10. Sustentó que una persona versada en la materia habría encontrado en el documento D1 una motivación razonable para reconocer que las nicotinamidas sustituidas en las posiciones 2, 3, 4 y 6 poseen actividad sobre el receptor KCNQ2/3 y, con base en su fórmula general, selecci onar los sustituyentes de interés. En particular, la reivindicación 6 del D1 (págs. 103 y 104) divulga compuestos con un sustituyente -R2 en la posición 4 (como metilo, etilo, n -propilo, isopropilo o ciclopropilo) y una amina terciaria en la posición 6 (co mo -N(R'4)(R5)), con

sustituyente -R2 en la posición 4 (como metilo, etilo, n -propilo, isopropilo o ciclopropilo) y una amina terciaria en la posición 6 (co mo -N(R'4)(R5)), con características equivalentes a las contempladas en la solicitud. Por tanto, el estado de la técnica ya proporcionaba la información necesaria para seleccionar compuestos como los reivindicados.

6.11. Señaló que la SIC demostró frente a la posición 2 que al realizar los reemplazos sobre A1 -C(R5)(R6)-C(R7)(R8)-A2-R9 se llega al mismo grupo Salquilo que contempló la parte demandante en su pliego de reivindicaciones, por lo que dicha selección en la definición de los átomos que conforman este grupo tampoco puede considerarse inventiva frente a las enseñanzas del documento D1.

6.12. Sobre la vulneración del artículo14 de la Decisión 486 de 2000 , precisó que el privilegio de patente se otorga siempre que se cumpla con los tres requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

6.13. Al respecto, destacó que en la actuación administrativa la SIC estableció que la solicitud carecía de nivel inventivo con fundamento en el antecedente probatorio D1 enunciado tanto en el examen de patentabilidad como en las resoluciones acusadas, y por ello afirmó que mal haría la SIC si concediera un privilegio de patente a una invención que no c umple con uno de los requisitos exigidos por la norma andina ; en consecuencia, la alegada vulneración del artículo 14 de la Decisión 486 es inexistente.9

Número único de radicación: 110010324000 2016 00188 00

norma andina ; en consecuencia, la alegada vulneración del artículo 14 de la Decisión 486 es inexistente.9

Número único de radicación: 110010324000 2016 00188 00

Demandante: GRÜNENTHAL GmbH.

Audiencia Inicial

7. El Despacho, mediante auto de 6 de agosto de 201911: i) fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó los días 20 de agosto12 y 9 de septiembre de 201913; en ella se declaró saneado el proceso; se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 del CPACA y no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; se fijó el objeto del litigio; y, finalmente, se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.

Audiencia de pruebas

8. El Despacho sustanciador realizó el 2 3 de enero de 202 014 la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

Interpretación prejudicial

9. El Despacho, mediante auto de 11 de marzo de 202015, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 invocadas por la parte demandante.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 113-IP-2020 de 4 de marzo de 202116, en la que indicó:

“ […] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 113-IP-2020 de 4 de marzo de 202116, en la que indicó:

“ […] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los mismos que serán interpretados por ser pertinentes […]”.

Alegatos de Conclusión

11. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal.

11 Cfr. Folio 253. 12 Cfr. Folios 257 a 270. 13 Cfr. Folios 280 a 289. 14 Cfr. Folios 321 a 341. 15 Cfr. Folios 346 a 347. 16 Interpretación Prejudicial 113-IP-2020 de 4 de marzo de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4193 de 22 de marzo de 2021. Cfr. Índice 78 del aplicativo web SAMAI.10

Número único de radicación: 110010324000 2016 00188 00

Demandante: GRÜNENTHAL GmbH.

12. La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda17.

Concepto del Ministerio Público

13. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii i) el problema

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii i) el problema jurídico; i v) la Interpretación Prejudicial 113-IP-2020; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

15. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 18, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la corporación.

16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso.

Los actos acusados

17. Los actos acusados son los siguientes:

17.1. La Resolución núm. 33199 de 30 de junio de 2015 19, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la

17 Cfr. Índice 99 del aplicativo web SAMAI. 18 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 19 Cfr. Folios 10 a 17.11

Número único de radicación: 110010324000 2016 00188 00

Demandante: GRÜNENTHAL GmbH.

18 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 19 Cfr. Folios 10 a 17.11

Número único de radicación: 110010324000 2016 00188 00

Demandante: GRÜNENTHAL GmbH.

creación titulada “6-AMINO-NICOTINAMIDAS SUSTITUIDAS COMO MODULADORES DE KCNQ2/3”, solicitada por la sociedad GRÜNENTHAL GmbH.

17.2. La Resolución núm. 79541 de 30 de septiembre de 201520, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió un recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33199 de 30 de junio de 2015.

Problema jurídico

18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la s contestaciones de esta, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial 113-IP-2020,

determinar:

18.1. Si las Resoluciones núms. 33199 de 30 de junio de 2015 y 79541 de 30 de septiembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó la solicitud de patente de invención titulada "6-AMINONICOTINAMIDAS SUSTITUIDAS COMO MODULARES DE KCNQ2/3 ", vulneran los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

18.2. En este sentido, se analizará:

18.2.1. Si para el 20 de octubre de 2010, fecha de prioridad reivindicada en la solicitud, para un experto medio en química farmacéutica, la mencionada solicitud se derivaba de las divulgaciones previas contenidas en el documento D 1: Referencia WO2010102809, publicado el 16 de septiembre de 2010;

18.2.2. Si la parte demandada incurrió en un análisis en retrospectiva de la mencionada solicitud; y

18.2.3. Si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial 113-IP-2020

20 Cfr. Folios 5 a 9.12

Número único de radicación: 110010324000 2016 00188 00

Demandante: GRÜNENTHAL GmbH.

19. La Sala procede a destacar los principales aportes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de la Comunidad Andina para este caso:

“[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad

1.1. En el proceso inte rno, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la patente de invención solicitada por Grünenthal Gmbh, no

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad

1.1. En el proceso inte rno, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la patente de invención solicitada por Grünenthal Gmbh, no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece:

«Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las Invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial».

1.2. Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico.

1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

1.4. Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

2. El nivel inventivo y el estado de la técnica.

2.1. En el presente caso, la patente solicitada fue denegada porque no habría cumplido con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito.

2.1. En el presente caso, la patente solicitada fue denegada porque no habría cumplido con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito.

2.2. En relación a este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.»

2.3. Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

2.4. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado13

Número único de radicación: 110010324000 2016 00188 00

Demandante: GRÜNENTHAL Gm