Consejo de Estado - 11001032400020160043400 - Salvamento voto - Salvamento de voto - 11001032400020160043400 - 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00

Demandante: Apple Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Sandisk Corporation Tema: Registro del signo nominativo “APPLE LIGHTNING” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 50540 de 19 de agosto de 20151 y 6137 de 10 de febrero de 2016 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales negó el registro como marca del signo nominativo “APPLE LIGHTNING” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Apple Inc.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Apple Inc., a través de apoderad o judicial, en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de

que se hicieran las siguientes declaraciones:

control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 1. Que se declare nula la Resolución No. 50540, dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 19 de agosto de 2015, por medio de la cual:

a) Se negó de oficio el registro de la marca APPLE LIGHTNING (Nominativa) para identificar "Conectores eléctricos y electrónicos, cables, cargadores y adaptadores" en la Clase 9 Internacional, solicitada por APPLE INC., con fundamento en la marca LIGHTNING (Nominativa) No. 457524, registrada a nombre de SANDISK CORPORATION, para identificar productos de la Clase 9.

2. Que se declare nula la Resolución No. 6137 dictada por el Superintendente

1 Folios 12 a 17 vto. C pp. “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Folios 18 a 19 vto. C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 160 a 194 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00

Demandante: Apple Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 10 de febrero de 2016, por medio de la cual:

b) Se confirm ó la Resolución No. 50540, dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 19 de agosto

Comercio el día 10 de febrero de 2016, por medio de la cual:

b) Se confirm ó la Resolución No. 50540, dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 19 de agosto de 2015, en el sentido de negar de oficio el registro de APPLE LIGHTNING (Nominativa) en Clase 9, solicitada por APP LE INC., con fundamento en la marca LIGHTNING (Nominativa) No. 457524, registrada a nombre de SANDISK CORPORATION, para identificar productos de la Clase 9.

3. Que como consecuencia de todo lo anterior y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad APPLE INC., se ordene lo siguiente:

c) Se conceda la solicitud de registro de la marca APPLE LIGHTNING (Nominativa) para identificar “Conectores eléctricos y electrónicos, cables, cargadores y adaptadores ” en la Clase 9 Internacional a nombre de APPLE INC. […]” (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda4

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Apple Inc. solicitó, el 17 de octubre de 2014 , el registro como marca del sig no nominativo “APPLE LIGHTNING” para identificar productos de l a clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto s son “[…] conectores eléctricos y electrónicos, cables, cargadores y adaptadores […]”.

4. Adujo que la solicitud fue publicad a en la gaceta de propiedad industrial y no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

electrónicos, cables, cargadores y adaptadores […]”.

4. Adujo que la solicitud fue publicad a en la gaceta de propiedad industrial y no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

5. Anotó que, mediante la Resolución 50540 de 19 de agosto de 2015, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió negar el registro como marca del mencionado signo con fundamento en la marca nominativa previamente registrada “LIGHTNING”, con certificado 457524, en la clase 9ª y cuyo titular es Sandisk Corporation. Frente a est a decisión la sociedad solicitante interpuso recurso de apelación.

6. Indicó que, a través de la Resolución 6137 de 10 de febrero de 2016 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la

Resolución 50540.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación5

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

4 Folios 162 a 164 C pp. 5 Folios 164 a 188 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00

Demandante: Apple Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantad a la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literal b) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

cual señaló como quebrantad a la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literal b) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “APPLE LIGHTNING” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Apple Inc., al considerar que era confundible con la marca nominativa “LIGHTNING” del tercero con interés directo en el resultado del proceso, registrada en la misma clase, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literal b) y 136 literal a).

9. Explicó que es titular de una familia de marcas con el elemento distintivo y notoriamente conocido “APPLE” y, en ese sentido, tiene un derecho previamente adquirido para que le sea concedido el registro del signo solicitado en el caso sub examine.

10. Agregó que el signo solicitado “APPLE LIGHTING” es derivado de su familia de marcas “APPLE”, atendiendo a que presenta diferencias secundarias y reivindica productos de la misma clase 9ª.

11. Aseguró que “[…] l a marca solicitada ostenta debido al uso referido, una significativa distintividad y reconocimiento por parte de los consumidores en el mercado pertinente de cables, cargadores y adaptadores para uso exclusivo en conexión con dispositivos APPLE, ya que los mismos no pueden ser usados para

significativa distintividad y reconocimiento por parte de los consumidores en el mercado pertinente de cables, cargadores y adaptadores para uso exclusivo en conexión con dispositivos APPLE, ya que los mismos no pueden ser usados para conectar un computador, dispositivo móvil o reproductor de media de otra compañía. [A diferencia de lo anterior,] la marca fundamento de rechazo identifica memorias versátiles, es posible concluir que los productos amparados por las marcas en conflicto no concurrirían en el mismo mercado y podrán coexistir pacíficamente. Lo anterior por cuanto aquellos identificados con la marca solicitada se comercializan únicamente en tiendas APPLE y en un número limitado de tiendas minor istas y se utilizan y son vendidos con dispositivos iPhone, iPad o iPod […]”.

12. Sostuvo que las marcas identifican productos con finalidades distintivas, los cuales no son complementarios ni sustituibles, por lo que pueden coexistir en el mercado.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00

Demandante: Apple Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio6

13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante y manifestó que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo es similarmente confundible con la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, ello en tanto que comparten la totalidad de las letras e igual pronunciación . Adicionalmente, las denominaciones tienen semejanza ideológica, lo que impide la coexistencia pacífica.

tercero con interés en el resultado del proceso, ello en tanto que comparten la totalidad de las letras e igual pronunciación . Adicionalmente, las denominaciones tienen semejanza ideológica, lo que impide la coexistencia pacífica.

14. Indicó que existe conexidad competitiva entre los productos amparados por los signos distintivos cotejados, en tanto que su uso es complementario, es decir que son usados, comercializados y publicitados de forma conjunta.

II.2. Contestación de la sociedad Sandisk Corporation

15. La sociedad Sandisk Corporation, tercero interesado en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio7, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

16. La sociedad Apple Inc. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 13 de julio de 20168 en contra de las Resoluciones 50540 de 19 de agosto de 2015 y 6137 de 10 de febrero de 2016 , expedidas por la Superintendencia de Industria y

Comercio – SIC.

17. Mediante auto de 8 de febrero de 2017 9 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Sandisk Corporation. El 17 de marzo de 2017 10 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

18. A través de auto 14 de diciembre de 2017 11 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 19 de octubre de 201812.

18. A través de auto 14 de diciembre de 2017 11 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 19 de octubre de 201812.

19. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y

6 Folios 217 a 233 C pp. 7 Folios 340 a 344 C pp. 8 Folio 1 C pp. 9 Folios 197 y 198 C pp. 10 Folio 198 vto. C pp. 11 Folio 239 C pp. 12 Folios 277 a 284 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00

Demandante: Apple Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

unos registros de titularidad y vigencia de unas marcas, los cuales se allegaron al expediente del proceso.

20. Mediante auto de 25 de febrero de 201913 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 188-IP-201914 dentro de la cual interpretó los artículos 135 literal b), 136 literal a) y, de oficio, 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000. Así consideró que:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

de oficio, 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000. Así consideró que:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser pertinentes.

De oficio se interpretarán los Artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para tratar los temas concernientes a la conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza y la marca notoria.

[…]

La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad

[…]

1.3 La distintividad tiene un doble aspecto:

a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

b) Distintividad extrínseca o en concrete, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión

idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación.

13 Folios 340 a 344 C pp. 14 Folios 354 a 371 C pp.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00

Demandante: Apple Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

[…]

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

4. Familia de marcas

[…]

4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

[…]

5. Marca derivada

[…]

5.3 En congruencia con Io señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos

5. Marca derivada

[…]

5.3 En congruencia con Io señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.

5.4 Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

[…]

6. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro

[…]

6.10 En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como a sí Io dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

6.11 El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entr e otros. En este orden de ideas, para probar laRadicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00

no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entr e otros. En este orden de ideas, para probar laRadicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00

Demandante: Apple Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el car ácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular.

[…]

7. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

7.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

22. A través de auto de 13 de julio de 2020 15 se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento prevista s en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

23. En el término para alegar de conclusión, la parte demandante16 y la SIC17 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el tercero y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14918 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

15 Folio 380 C pp. 16 Folios 393 a 402 C pp. 17 Folios 387 a 392 C pp. 18 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00

Demandante: Apple Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.2. La formulación del problema jurídico

Demandante: Apple Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.2. La formulación del problema jurídico

25. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 50540 de 19 de agosto de 2015 y 6137 de 10 de febrero de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “APPLE LIGHTNING” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la

sociedad Apple Inc.

26. La Sala deberá analizar si entre el signo solicitado y la marca nominativa previamente registrada “LIGHTNING”19 de la sociedad Sandisk Corporation , en la clase 9ª se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en el artículo 135 literal b), y los artículos 151, 224, 228 y 230, estos últimos interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

27. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

28. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 50540 de 19 de agosto de 2015 y 6137 de 10 de febrero de 2016 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales negó el registro como marca del signo nominativo “APPLE LIGHT NING” para distinguir

de 19 de agosto de 2015 y 6137 de 10 de febrero de 2016 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales negó el registro como marca del signo nominativo “APPLE LIGHT NING” para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Apple Inc.

IV.4. Análisis del caso concreto

29. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “APPLE LIGHT NING” para identificar productos de la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son “[…] conectores eléctricos y electrónicos, cables, cargadores y adaptadores […]”.

30. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no es confundible con la marca previamente registrada “LIGHTNING”. Ello comoquiera que existen diferencias que permiten al consumidor identificar el origen empresarial de los productos ofrecidos. Asimismo, el signo solicitado es derivado de sus marcas notorias “APPLE”, razón por la cual debe ser concedido.

31. La Sala advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación

19 Certificado 457.524.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00

Demandante: Apple Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

188-IP-201920 dentro de la cual interpretó los artículos 135 literal b), 136 literal a) y,

Demandante: Apple Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

188-IP-201920 dentro de la cual interpretó los artículos 135 literal b), 136 literal a) y, de oficio, 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000, para tratar los temas relacionados con la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza y la marca notoria.

32. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 135 literal b) ibidem, al exponer el concepto de violación adujo que el signo nominativo “APPLE LIGHTNING” no es confundible con la marca “LIGHTNING”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca previsto en el artículo 136 literal a) ejusdem21.

33. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio del supuesto previsto en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000.

34. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de

causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

[…]

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

[…]

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

20 Folios 354 a 371 C pp. 21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de

2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00

Demandante: Apple Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

1. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

[…]

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

[…]

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

35. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca previamente registrada en controversia, es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal deRadicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00434-00

Demandante: Apple Inc.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor22:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

36. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan lo