Consejo de Estado - 11001032400020160054300 - Sentencia - Sentencia - 11001032400020160054300 - 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00543-00

Demandante: Intermoda S.A. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: PJ Hungary Szolgaltato Karlatolt Felelossegu Tarsag Tema: Registro como marca del signo nominativo “PEPEREVOLUTION & CO ”, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 92714 de 27 de noviembre de 20151 y 19241 de 18 de abril de 2016 2 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PJ Hungary Szolgaltato Karlatolt Felelossegu Tarsag y se negó el registro del signo como marca nominativa “PEPEREVOLUTION & CO” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Intermoda S.A. de C.V.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Intermoda S.A. de C.V.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Intermoda S.A. de C.V., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 , presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, con el fin de que se hicieran las

siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 92714 del 27 de Noviembre de 2015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición de la sociedad P3 HUNGARY SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG y negó el registro de la marca "PEPEREVOLUTION &. CO" (nominativa) clase 25, solicitada por la sociedad INTERMODA S.A. DE C.V.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 19241 del 16 de Abril de 2016, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad

1 Folios 88 a 92 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 93 a 99 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 37 a 76 C pp.2

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Demandante: Intermoda S.A. de C.V.

Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.8

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IV.3. La identificación de los actos demandados

29. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 92714 de 27 de noviembre de 2015 22 y 19241 de 18 de abril de 2016 23, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PJ Hungary Szolgaltato Karlatolt Felelossegu Tarsag y se negó el registro del signo como marca nominativa “PEPEREVOLUTION & CO” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Intermoda

S.A. de C.V.

IV.4. Análisis del caso concreto

30. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo nominativo “ PEPEREVOLUTION & CO ” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] prendas de vestir (jeans) […]”.

31. A juicio de la parte demandante, las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era

3 Folios 37 a 76 C pp.2

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Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 92714 de 27 de Noviembre de 2015, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la citada entidad.

TERCERO: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar infundada la demanda de oposición de la sociedad P3 HUNGARY SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG y como consecuencia de lo anterior se conceda la marca "PEPEREVOLUTION & CO"

(nominativa) clase 25 a la sociedad INTERMODA S.A. DE C.V., por un término de Diez (10) años, asignándole el correspondiente certificado de registro. […]”4 (mayúscula, subrayado y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. Manifestó que, la sociedad Intermoda S.A. de C.V. solicitó el registro como marca del signo nominativo “PEPEREVOLUTION & CO” para distinguir productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] prendas de vestir (jeans) […]”.

4. Mencionó que, frente a la referida solicitud, la sociedad PJ Hungary Szolgaltato

25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] prendas de vestir (jeans) […]”.

4. Mencionó que, frente a la referida solicitud, la sociedad PJ Hungary Szolgaltato Karlatolt Felelossegu Tarsag presentó oposición, al considerar que el signo solicitado resultaba confundible con sus marcas nominativas “PEPE” y mixta “ PEPE JEANS LONDON”6 en la misma clase.

5. Aseveró que, a través de la Resolución 92714 de 27 de noviembre de 2015 , la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PJ Hungary Szolgaltato Karlatolt Felelossegu Tarsag y negó el registro de la marca nominativa “PEPEREVOLUTION & CO” para identificar productos en la clase 25.

6. Señaló que mediante la Resolución 19241 de 18 de abril de 2016, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió confirmar la

Resolución 92714.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamento de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la s normas en que debía fundarse los actos acusados, para lo

4 Folio 39 C pp. 5 Folios 39 a 41 C pp. 6 Certificados 42.168, 221.534 y 249.353. 7 Folios 41 a 69 C pp.3

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7 Folios 41 a 69 C pp.3

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cual señaló como quebranta das: (i) Constitución Política, artículos 13, 29 y 61 y; (ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina , artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 154.

I.1.2.2. El concepto de violación

8. El apoderado de la parte demandante aseguró que la s resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “ PEPEREVOLUTION & CO ” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Intermoda S.A. de C.V. , al considerar que era confundible con las marcas nominativas “PEPE” y mixta “PEPE JEANS LONDON” en la misma clase, de la sociedad PJ Hungary Szolgaltato Karlatolt Felelossegu Tarsag , lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo s 134, 135 literal b) , 136 literal a) y 154 , así como los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política.

9. Aseguró que el signo nominativo “PEPEREVOLUTION & CO ” en la clase 25 es suficientemente distintiv o frente a las marcas previamente registradas "PEPE" y

artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política.

9. Aseguró que el signo nominativo “PEPEREVOLUTION & CO ” en la clase 25 es suficientemente distintiv o frente a las marcas previamente registradas "PEPE" y "PEPE JEANS LONDON" en la misma clase.

10. Sostuvo que la SIC no tuvo en cuenta que la expresión “PEPE” es un nombre que se usa para distinguir a las personas de nombre “JOSÉ”, por lo que el signo solicitado es suficientemente distintivo desde una visión en conjunto . En ese sentido, sostuvo que sobre los nombres de uso general no se adquiere derecho alguno en exclusividad.

11. Resaltó que la SIC desconoció que la expresión “PEPE” es débil y que los titulares de ese tipo de marcas no pueden impedir que se incluya en otras cuando se encuentren acompañada de otras expresiones y elementos que les otorguen distintividad, tal y como ocurre con el signo solicitado.

12. Finalmente, anotó que se desconoció los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política, toda vez que la SIC desconoció que la expresión “PEPE” es débil y no se puede impedir que se incluya en otras cuando se encuentren acompañadas de otras expresiones y elementos que le otorguen distintividad.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la

13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

8 Folios 123 a 136 C pp.4

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14. Señaló que el signo pretendido por el demandante es la combinación de las marcas previamente registradas, las cuales hacen parte de una familia de marca s, lo cual hace que su registro sea imposible por encontrarse en curso de las causales de irregistrabilidad del art ículo 136 literal a) de la Decisión 486. También indicó que su aspecto conceptual es similar, debido a que cada uno lleva al consumidor a pensar en ideas similares como pensar en ropa para hombre.

15. Conforme con lo anterior, aseguró que las supuestas diferencias alegada s por el demandante carecen de fundamento táctico, excluyendo la coexistencia de las marcas en el mercado, dado a que se puede generar riesgo de confusión para el consumidor.

II.2. Contestación de la sociedad PJ Hungary Szolgaltato Karlatolt Felelossegu Tarsag

16. La sociedad PJ Hungary Szolgaltato Karlatolt Felelossegu Tarsag, tercero interesado en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio 9, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de

16. La sociedad PJ Hungary Szolgaltato Karlatolt Felelossegu Tarsag, tercero interesado en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio 9, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

17. La sociedad Intermoda S.A. de C.V. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 16 de septiembre de 201610 en contra de las Resoluciones 92714 de 27 de noviembre de 2015 y 19241 de 18 de abril de 2016 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

18. Mediante auto de 22 de agosto de 201711 se inadmitió la demanda. Por auto de 14 de diciembre de 2017 12 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad PJ Hungary Szolgaltato Karlatolt Felelossegu Tarsag. El 26 de febrero de 201813 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

19. A través de auto de 2 de octubre de 2018 14 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 1 2 de julio de 201915.

20. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se decretó como pruebas los certificados de las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso.

fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se decretó como pruebas los certificados de las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso.

9 Folios 116 y 141 C pp. 10 Folio 76 C pp. 11 Folio 79 y vto. C pp. 12 Folio 106 a 107 C pp. 13 Folios 55 vto. C pp. 14 Folio 148 C pp. 15 Folios 173 a 182 C pp.5

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21. A través de auto de 26 de agosto de 201916 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 472-IP-2019 de 28 de enero de 202017 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, así como los artículos 135 literal g) y 151 ibidem, estos últimos de oficio. No interpretó los artículos 134, 135 literal b) y 154 por cuanto no es objeto de controversia el concepto de mar ca, la distintividad intrínseca ni el derecho al uso exclusivo de una marca. De la cual se puede observar las siguientes consideraciones:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […]

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación. […]

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […]

16 Folios 186 y vto. C pp. 17 Índice 46 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.6

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Comparación entre signos denominativos […]

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado PEPEREVOLUTION & CO (denominativo) y la marca PEPE (denominativa).

de controversia el concepto de mar ca, la distintividad intrínseca ni el derecho al uso exclusivo de una marca. De la cual se puede observar las siguientes consideraciones:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134, Literal b) del Artículo 135, Literal a) del Artículo 136 y Artículo 154 de la de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina . Únicamente se realizará la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente.

No procede realizar la interpretación del Artículo 134, del Literal b) del Artículo 135 ni del Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca, la distintividad intrínseca del signo solicitado, ni el derecho al uso exclusivo de una marca.

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Literal g) del Artículo 135 y del Artículo 151 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema de las marcas conformadas por denominaciones descriptivas y de uso común y la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […]

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […]

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un

establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado PEPEREVOLUTION & CO (denominativo) y la marca PEPE (denominativa).

Comparación entre signos mixtos y denominativos […]

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado PEPEREVOLUTION & CO (denominativo) y la marca PEPE JEANS LONDON (mixta).

Palabras de uso común en la conformación de marcas […]

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Familia de marcas […]

A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos

invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semej anzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios […]

Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial. Para utilizar un homónimo ya presente en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad. Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente. […]

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).7

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

23. A través de auto de 8 de abril de 202118 se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

23. A través de auto de 8 de abril de 202118 se prescindió de la realización de la s audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

24. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Intermoda S.A. de C.V.19 y la SIC20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la sociedad PJ Hungary Szolgaltato Karlatolt Felelossegu Tarsag y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

26. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 92714 de 27 de noviembre de 2015 y 19241 de 18 de abril de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición

noviembre de 2015 y 19241 de 18 de abril de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PJ Hungary Szolgaltato Karlatolt Felelossegu Tarsag y se negó el registro del signo como marca nominativa “PEPEREVOLUTION & CO” para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Intermoda S.A. de C.V.

27. La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo “ PEPEREVOLUTION & CO ” solicitado para identificar los productos de la clase 25 y las marcas nominativas “PEPE” y mixta “PEPE JEANS LONDON” en la misma clase, de la sociedad PJ Hungary Szolgaltato Karlatolt Felelossegu Tarsag se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en l os artículos 134, 135 literales b) y g) 136 literal a), 151 y 154 de la Decisión 486 de 2000.

28. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de l acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto.

18 Folio 217 C pp. 19 Índice 60 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 Índice 59 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos

estos son: “[…] prendas de vestir (jeans) […]”.

31. A juicio de la parte demandante, las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con las marcas nominativas “PEPE” y mixta “PEPE JEANS LONDON” en la misma clase, de la sociedad PJ Hungary Szolgaltato Karlatolt Felelossegu Tarsag, estos son: “[…] vestido, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas […]”, “[…] vestidos, calzado y sombrerería, vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas […]” y “[…] vestidos, calzados, sombrerería […]”, respectivamente.

32. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 472-IP-2019 de 28 de enero de 2020 dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, así como los artículos 135 literal g) para tratar el tema de las marcas conformadas por denominaciones de uso común y, 151 ibidiem relacionado con la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, estos últimos de oficio. No interpretó los artículos 134, 135 literal b) y 154 ejusdem.

33. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerados los referidos artículos 134, 135 literal b) y 154, al exponer el concepto de violación de este adujo que las marcas del tercero con interés directo no resultaba n similarmente confundibles con su signo nominativo “PEPEREVOLUTION & CO” , esto es, alegó el

este adujo que las marcas del tercero con interés directo no resultaba n similarmente confundibles con su signo nominativo “PEPEREVOLUTION & CO” , esto es, alegó el incumplimiento del requisito de distintividad extrínseca el cual está previsto en el artículo 136 literal a).

46. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los referidos artículos 134, 135 literal b) y 154 de la Decisión 486 de 2000,

22 Folios 88 a 92 C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 23 Folios 93 a 99 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.9

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en tanto no se encuentra en discusión el concepto de mara, la distintividad intrínseca ni el derecho al uso exclusivo de una marca.

34. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […]

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […]

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000, así como lo regulado en el artículo 135 literal g) sobre las marcas conformadas por denominaciones de uso común

35. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.10

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Demandante: Intermoda S.A. de C.V.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

36. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas

en conflicto, así:

Signo solicitado por la parte demandante24

PEPEREVOLUTION & CO

(nominativo) Clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marcas previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso25

Marca

Tipo

Clase

Registro

1ª

“PEPE”

(nominativa)

25

42.168

2ª

proceso25

Marca

Tipo

Clase

Registro

1ª

“PEPE”

(nominativa)

25

42.168

2ª

“PEPE JEANS

LONDON”

(nominativa)

25

221.534

3ª

“PEPE JEANS

LONDON”

25

249.353

37. La Sala observa que el signo nominativo “PEPEREVOLUTION & CO” de la parte demandante incorp