Consejo de Estado - 11001032400020200049100 - Sentencia - Sentencia - 11001032400020200049100 - 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00

Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Inversiones Iguaraya S.A.S.

Medio de control: Nulidad relativa Tema: Propiedad industrial. Concesión del registro como marca del signo “ EL REY DEL NORTE ” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca cuestionada no se encuentra incursa en l as causales de irregistrabilidad de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Decisión: Negar las pretensiones de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. en ejercicio de la acción de nulidad relativa1, en contra de la Resolución núm. 86303 del 26 de noviembre de 2018 “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y la Resolución núm. 22279 del 20 de mayo de 2020 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”.

A través de los mencionados actos administrativos, la Superintendencia de Industria y

solicitud de registro”, y la Resolución núm. 22279 del 20 de mayo de 2020 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”.

A través de los mencionados actos administrativos, la Superintendencia de Industria y Comercio2 declaró infundada la oposición formulada por la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. , y concedió el registro como marca del signo “ EL REY DEL NORTE” ( nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Inversiones Iguaraya S.A.S3., y confirmó la decisión de concesión, respectivamente.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA

El 24 de noviembre de 2020, la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. presentó demanda a través de su apoderado judicial, en la que formuló las siguientes4:

I.1.1. Pretensiones

1 De que trata el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 2 En adelante SIC. 3 En adelante, el tercero. Si bien en algunos aparte de la demanda y de los actos acusados se hizo referencia a la sociedad “ Inversiones Igu raraya S.A.S ”, la consulta del certificado de existencia y representación legal, así como el certificado de registro de la marca cuestionada, evidenció que la referida sociedad se denomina “ Inversiones Iguaraya S.A.S”. 4 La demanda y sus anexos se encuentran digitalizados en el índice 2 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00

Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

4 La demanda y sus anexos se encuentran digitalizados en el índice 2 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00

Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

3.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 86303 del 26 de noviembre de 2018, expedida dentro del expediente No. SD2018/0042691, por parte del Director de Signos Distintivos, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca nominativa “EL REY DEL NORTE”, para identificar productos de la clase 33 internacional.

3.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 22279 del 20 de mayo de 2020, por medio de la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución No. 86303 del 26 de noviembre de 2018, a través de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca nominativa “EL REY DEL NORTE”, para identificar productos de la clase 33 internacional.

3.3. Que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. en el expediente No. SD2018/0042691 de la marca nominativa “EL REY DEL NORTE”.

3.4. Que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad, se proceda a negar el

SD2018/0042691 de la marca nominativa “EL REY DEL NORTE”.

3.4. Que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad, se proceda a negar el registro de la marca nominativa “EL REY DEL NORTE”, para identificar productos de la clase 33 internacional, ordenándole también a la entidad demandada proceder a la cancelación del título otorgado.

3.5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que ponga fin al presente proceso.

I.1.2. Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se observan los siguientes:

I.1.2.1. La sociedad Inversiones Iguaraya S.A.S. solicitó el registro como marca del signo “EL REY DEL NORTE” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud se tramitó bajo el radicado SD2018/0042691, y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 830 del 20 de junio de 2018.

I.1.2.2. Contra la solicitud en mención, la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. formuló oposición con sustento en que la cuestionada es similarmente confundible con sus marcas notorias “EL REY ” (mixtas y nominativas) previamente registradas para las clases 16, 29, 30, 33 y 35 del nomenclátor internacional, así como “TRICOMPLETO EL REY” (mixta), “CHOCOLATE EL REY” (mixta), y “SALSINA EL REY” (nominativa) estas últimas para la clase 30 nomenclátor internacional. En consecuencia,

“TRICOMPLETO EL REY” (mixta), “CHOCOLATE EL REY” (mixta), y “SALSINA EL REY”

(nominativa) estas últimas para la clase 30 nomenclátor internacional. En consecuencia, adujo que la marca solicitada se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

I.1.2.3. Mediante la Resolución núm. 86303 del 26 de noviembre de 2018, la SIC declaró infundada la oposición formulada por la sociedad Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A., y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo “EL REY DEL NORTE” solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.1.2.4. La sociedad opositora presentó recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 22279 del 20 de mayo de 2020, en el sentido de confirmar la decisión de concesión marcaria.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00

Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora estim ó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 . Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente:

dispuesto en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 . Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente:

I.1.3.1. Consideró que la marca cuestionada “ EL REY DEL NORTE ” y sus marcas previamente registradas “EL REY” son similarmente confundibles, en la medida en que la primera reproduce la totalidad de la nominación previa, sin que la adición de las partículas “DEL” y “NORTE” sean suficientes para desvirtuar las semejanzas.

I.1.3.2. Advirtió que los actos acusados concluyeron que las nominaciones eran similarmente confundibles y que sobre esa conclusión no hubo reparo. Por ello, destacó que el debate está en el punto de la conexidad competitiva porque la SIC erró al considerar que entre los productos y servicios no existe una relación.

I.1.3.3. Explicó que sí concurre conexidad competitiva porque las bebidas alcohólicas que identifica la marca cuestionada poseen una estrecha relación con los productos alimenticios, condimentos y especias , tales como canela, pimienta, tomillo, ají, entre otras, que se oferta n a través de las marcas opositoras, pues aquellos son usados de manera complementaria para realzar sabores, aromatizas y aderezar. Por ejemplo, en la elaboración de coctelería, así como en la rama de la culinaria.

I.1.3.4. Correlativamente, los productos que ofertan las marcas opositoras se presentan como complementos de las bebidas alcohólicas que distingue la marca cuestionada, cuando, por ejemplo, se combinan vino y whisky con alimentos preparados con alguna

I.1.3.4. Correlativamente, los productos que ofertan las marcas opositoras se presentan como complementos de las bebidas alcohólicas que distingue la marca cuestionada, cuando, por ejemplo, se combinan vino y whisky con alimentos preparados con alguna especia particular, a efectos de maridar las mencionadas bebidas.

I.1.3.5. Afirmó que, por lo anterior , la sociedad actora decidió ampliar su catálogo de productos alimenticios a las bebidas, de tal manera que solicitó el registro como marca de los signos “ THE KING” y “ EL REY ” para productos comprendidos en la clase 33. Señaló que , en un asunto previo, la SIC negó el registro de la marca “ CASA CERVECERA VALLE DEL REY ARTESANAL DE PRINCIPIO A FIN ”, por encontrarse semejanza y conexión entre aquella y la marca “THE KING”. Y mencionó que incluso esa marca fue solicitad a de forma prioritaria respecto de la marca cuestionada en este asunto.

I.1.3.6. Informó que sus marcas “ EL REY ” han sido declaradas como notorias y que además posee una familia de marcas compuesta por esa misma nominación, por lo que les reviste una especial protección y es obvia la dilución de su distintividad que le provoca la cuestionada “EL REY DEL NORTE”.

I.1.3.7. Mencionó que la marca opositora notoria, provoca una ruptura del principio de especialidad, de tal modo que debe analizarse el riesgo de confusión, asociación, uso parasitario o dilución, independientemente de la clase o productos que distingan las marcas confrontadas. Agregó que la ruptura al mencionado principio fue inobservada por la SIC al momento de efectuar el análisis de conexidad competitiva.

parasitario o dilución, independientemente de la clase o productos que distingan las marcas confrontadas. Agregó que la ruptura al mencionado principio fue inobservada por la SIC al momento de efectuar el análisis de conexidad competitiva.

I.1.3.8. Indicó que la marca cuestionada “ EL REY DEL NORTE ” genera un riesgo de confusión y asociación en los consumidores, quienes pensarían que los productos identificados con esa nominación pertenecen a la familia de marcas “ EL REY” o que se trata de una nueva línea de productos de las marcas opositoras.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00

Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.3.9. Finalmente, se refirió a algunos casos en los que , a su juicio, la SIC reconoció que el uso de la expresión “ EL REY ”, dentro de un conjunto de un signo solicitado, causaba debilitamiento del signo notorio.

I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.2.1. La SIC contestó la demanda , a través de su apoderad a judicial, de la siguiente manera5:

Propuso que, al comparar las marcas confrontadas, resulta claro que la cuestionada cuenta con un mayor número de palabras, lo que a su vez le brinda distintividad. Entonces, el consumidor podrá notar a simple vista que no se trata de la misma marca.

Adujo que los registros incluyen productos con naturaleza distinta, de tal manera que el público consumidor no es compartido y, en consecuencia, no es posible predicar un riesgo de confusión o asociación resultante de la coexistencia entre las marcas

Adujo que los registros incluyen productos con naturaleza distinta, de tal manera que el público consumidor no es compartido y, en consecuencia, no es posible predicar un riesgo de confusión o asociación resultante de la coexistencia entre las marcas confrontadas.

Explicó que los productos no comparten canales de comercialización, pues aunque podrían coincidir en algunos puntos de venta como supermercados y otras grandes superficies, lo cierto es que los licores se encuentran ubicados de manera estratégica y se diri gen a consumidores específicos, mientras tanto los alimentos, así como las especias se ubican en lugares distanciados de los primeros. Agregó que las bebidas alcohólicas cuentan con lugares exclusivamente dedicados a su oferta, tales como bares, estancos, entre otros.

Advirtió que, si bien la actora manifestó que sus marcas previas gozan de notoriedad, con lo cual se encontró de acuerdo la administración, lo cierto es que el rompimiento del principio de especialidad no es absoluto sino relativo, en relación con productos y servicios más amplios, pero que pertenecen al mismo sector o a uno competitivamente conexo.

En cuanto a los casos anteriores a los que se refirió la actora, destacó que la administración adopta sus decisiones de forma particular e independiente, y de acuerdo con las circunstancias especiales de cada caso, así como en cumplimiento de la normatividad vigente. Por lo tanto, no es preciso remitirse a trámites administra tivos anteriores porque es posible que presenten circunstancias no análogas. Además, la jurisprudencia comunitaria ha sostenido que las posiciones anteriores no obligan a la oficina a pronunciarse en el mismo sentido.

anteriores porque es posible que presenten circunstancias no análogas. Además, la jurisprudencia comunitaria ha sostenido que las posiciones anteriores no obligan a la oficina a pronunciarse en el mismo sentido.

I.2.3. El tercero y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal6.

I.2.4. Finalmente, se dio traslado del escrito de la contestación de la demanda a la parte actora, término durante el cual guardó silencio7.

I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Mediante auto de 24 de octubre de 20238 el despacho sustanciador prescindió de la realización de la audiencia inicial y de pruebas, fijó el objeto del litigio y resolvió sobre las solicitudes probatorias. La fijación del litigio se efectuó en los siguientes términos:

5 Índice 12 del expediente en SAMAI. 6 De conformidad con el informe secretarial del 23 de agosto de 2021, obrante en el índice 16 del expediente en SAMAI. 7 Ídem. 8 Índice 26 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00

Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Previa verificación del cumplimiento de la carga argumentativa que atañe a la actora y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 187 del CPACA, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 281 del CGP, así como las excepciones propuestas y las que de oficio se encontraren probadas, en los términos del artículo 282 ibídem, se deberá decidir lo siguiente:

dispuesto en el artículo 281 del CGP, así como las excepciones propuestas y las que de oficio se encontraren probadas, en los términos del artículo 282 ibídem, se deberá decidir lo siguiente:

El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y el escrito de contestación de la demandada, consiste en determinar si las resoluciones números 86303 de 26 de noviembre de 2018 “Por la cual se decide una solicitud de registro”, en virtud de la cual se declaró infundada la oposición interpuesta por la aquí demandante, y concedió el registro de la marca nominativa “EL REY DEL NORTE” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de Inversiones Iguraraya (sic) S.A.S., y 22279 de 20 de mayo de 2020 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, que confirmó la decisión mencionada, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, infringen una, todas o varias de las siguientes disposiciones normativas: los literales literal a) y h) del artículo 136 de la Decisión CAN 486 de 2000.

Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, se deberá decidir si son nulas las resoluciones números 86303 de 26 de noviembre de 2018 “ Por la cual se decide una solicitud de registro”, en virtud de la cual se declaró infundada la oposición interpuesta por la aquí demandante, y concedió el registro de la marca nominativa “EL REY DEL NORTE” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de Inversiones Iguraraya S.A.S., y 22279 de 20 de mayo de 2020 “ Por la cual se resuelve un recurso de apelación ”, que confirmó la decisión mencionada,

Niza en favor de Inversiones Iguraraya S.A.S., y 22279 de 20 de mayo de 2020 “ Por la cual se resuelve un recurso de apelación ”, que confirmó la decisión mencionada, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

De ser cierto lo anterior, corresponderá resolver si, en consecuencia, hay lugar a ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que niegue el registro de la marca nominativa “EL REY DEL NORTE” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Inversiones Iguraraya (sic) S.A.S.

En el mismo sentido, corresponderá decidir si hay lugar a ordenarle a la autoridad demandada que publique en la Gaceta para la Propiedad Industrial la sentencia que resulte del presente asunto.

I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante auto del 15 de diciembre de 2025, el despacho ordenó correr el traslado para presentar alegatos de conclusión9, término durante el cual:

I.4.1. La parte actora10 insistió en sus argumentos de nulidad de los actos administrativos demandados.

Particularmente, reiteró que en los actos se reconoció que las marcas confrontadas eran similares en sus aspectos ortográfico y fonético, como resultado de la reproducción del elemento distintivo y dominante “EL REY”; sin embargo, la demandada se apartó de dicha consideración al concluir que no existe conexidad competitiva con sustento en fundamentos rígidos y formales. En su consideración, se trató de una contradicción interna en la motivación de los actos.

consideración al concluir que no existe conexidad competitiva con sustento en fundamentos rígidos y formales. En su consideración, se trató de una contradicción interna en la motivación de los actos.

Así mismo, señaló que la SIC desconoció la teoría de la interdependencia, conforme a la cual los criterios relativos a la similitud de los signos y a la relación de los productos no operan de manera independiente, sino que se influyen y compensan recíprocamente.

9 Índice 45 del expediente en SAMAI. 10 Índice 51 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00

Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

I.4.2. La SIC11 insistió en sus consideraciones sobre la legalidad de los actos administrativos acusados.

I.4.3. El tercero y el Ministerio Público no se pronunciaron12.

I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

Mediante auto del 29 de abril de 2024, el despacho sustanciador dio aplicación a la doctrina del acto aclarado 13, prescindiendo de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina14. Para el efecto, se indicó que en el asunto de la referencia corresponde utilizar la s interpretaciones prejudiciales 218-IP-2020 en cuanto al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, así como la 49-IP-2018 y 25-IP-2022, sobre la marca notoriamente conocida, y la familia de marcas.

cuanto al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, así como la 49-IP-2018 y 25-IP-2022, sobre la marca notoriamente conocida, y la familia de marcas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. LOS ACTOS ACUSADOS

Se solicita en este proceso la nulidad de la Resolución núm. 86303 del 26 de noviembre de 2018 “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y la Resolución núm. 22279 del 20 de mayo de 2020 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”.

A través de los mencionados actos administrativos, la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Fábrica de Especias El Rey S.A., y en consecuencia concedió el registro como marca del signo “ EL REY DEL NORTE ” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.2. LA NORMATIVA APLICABLE

De conformidad con la demanda, la contestación, así como las interpretaciones prejudiciales concordantes con el presente asunto, las normas aplicables son los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor:

Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…]

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…]

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

11 Índice 52 del expediente en SAMAI. 12 De conformidad con el informe secretarial del 2 de febrero de 2025, obrante en el índice 53 del expediente en SAMAI. 13 Índice 36 del expediente en SAMAI. 14 En adelante TJCA.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00

Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Por otra parte, conviene mencionar que la actora refirió que, en un asunto previo, la SIC negó el registro de la marca “ CASA CERVECERA VALLE DEL REY ARTESANAL DE PRINCIPIO A FIN”, por encontrar semejanza y conexión de producto entre aquella y la marca “THE KING”, y que esta última fue solicitada de forma prioritaria respecto de la marca cuestionada.

Sin embargo, más allá de lo dicho, la actora no desarrolló argumentos suficientes con la

marca “THE KING”, y que esta última fue solicitada de forma prioritaria respecto de la marca cuestionada.

Sin embargo, más allá de lo dicho, la actora no desarrolló argumentos suficientes con la intención de demostrar que entre la cuestionada y su marca “ THE KING ” concurren semejanzas de tipo ortográfico, fonético y conceptual, así como una relación entre los productos que integran las respectivas coberturas. Tampoco se advierte que la marca en cuestión hubiese sido considerada en la comparación efectuada en sede administrativa. En consecuencia, esta Sala no la incluirá en el cotejo correspondiente.

II.3. CUESTIÓN PREVIA

Según se ha dicho, la parte actora cuestionó la legalidad de los actos acusados con sustento en varias marcas concedidas a su favor, dentro de las cuales se encuentran las identificadas con los certificados de registro núms. 623269 y 628390, 628389.

Al respecto, la Sala encuentra que los mencionados registros fueron solicitados y concedidos con posterioridad a la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca cuestionada.

Así, conforme se advierte de la consulta realizada en el Sistema para la Propiedad Industrial – SIPI de la SIC15, el primero de los registros opositores en mención se solicitó el 23 de noviembre de 2018, y los demás el 8 de febrero de 2019. Mientras tanto, la solicitud de registro de la marca cuestionada se formuló el 30 de mayo de 2018.

En ese sentido, se advierte que , de conformidad con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, uno de los presupuestos para que se configuren las causales allí previstas, es la existencia del derecho de un tercero previamente reconocido.

Decisión 486 de 2000, uno de los presupuestos para que se configuren las causales allí previstas, es la existencia del derecho de un tercero previamente reconocido.

Siendo así, el examen de registrabilidad de la marca cuestionada deberá considerar únicamente las marcas solicitadas de forma previa a la fecha en la cual se formuló la solicitud de registro objeto de estudio. En consecuencia , se excluirán del análisis correspondiente a los registros marcarios en comento.

II.4. PROBLEMAS JURÍDICOS

De conformidad con la demanda y su contestación, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos:

Corresponde a la Sala determinar si entre la marca cuestionada “EL REY DEL NORTE” (nominativa) concedida para productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Inversiones Iguaraya S.A.S., y las marcas opositoras “EL REY ” (mixtas y nominativas) para las clases 16, 29, 30, 33 y 35 del nomenclátor internacional, “TRICOMPLETO EL REY ” (mixta), “ CHOCOLATE EL REY ” (mixta), y “SALSINA EL REY ” (nominativa) estas últimas para la clase 30 nomenclátor internacional, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 . Dicha disposición exige la comprobación de dos requisitos: (i) la semejanza o identidad determinante de error en el público consumidor; y

15 Consulta realizada el 8 de mayo de 2026, en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad

15 Consulta realizada el 8 de mayo de 2026, en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00491 00

Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

(ii) la relación entre los productos y servicios que amparan la s marcas confrontadas, al punto de lograr causar confusión en aquél.

Adicionalmente, corresponde a la Sala decidir si se configura la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 ibidem, respecto de la marca cuestionada “EL REY DEL NORTE” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza , como consecuencia de la alegada notoriedad de la marca previamente registrada “EL REY”.

Resueltos los anteriores cuestionamientos, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “ EL REY DEL NORTE ” ( nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Inversiones Iguaraya S.A.S.

De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, incumbe a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que cancele el registro núm. 653018, correspondiente a

sociedad Inversiones Iguaraya S.A.S.

De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, incumbe a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que cancele el registro núm. 653018, correspondiente a la marca “EL REY DEL NORTE” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Inversiones Iguaraya S.A.S.

II.5. ANÁLISIS DEL ASUNTO

II.5.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o relacionados respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque

(confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y otra empresa existe una relació n o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, así como relación en cuanto a los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se