Consejo de Estado - 11001032400020210089100 - Sentencia - Sentencia - 11001032400020210089100 - 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00891-00

Demandante: Saeed Hashemi Nazari

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Bolero Co. Ltd.

Tema: Registro como marca del signo mixto “LUXURY COFFEE BOLERO ROASTERS ”, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 19699 de 13 de abril de 2021 1 y 39833 de 28 de junio de 2021 2 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se negó el registro de la marca mixta “LUXURY COFFEE BOLERO ROASTERS ” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Saeed Hashemi Nazari.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. Saeed Hashemi Nazari , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. Saeed Hashemi Nazari , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de

que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 1. Se declare la nulidad de la resolución No. 19699 del 13 de abril de 2021, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio -SICniega el registro de la marca LUXURY COFFEE BOLERO ROASTERS (MIXTA), en primera instancia.

2. Se declare la nulidad de la resolución No. 39833, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial niega el registro de la marca LUXURY COFFEE BOLERO ROASTERS (MIXTA), en segunda instancia.

1 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00891-00

Demandante: Saeed Hashemi Nazari

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

3. Que, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se le ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

3. Que, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se le ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC conceder el registro de la marca LUXURY COFFEE BOLERO ROASTERS

(MIXTA), solicitada para identificar productos de la clase 30, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza.

4. Que se le ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio -SICpublicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial. […]”4 (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante manifestó que, el 23 de junio de 2020, el señor Saeed Hashemi Nazari solicitó el registro como marca del signo mixto “LUXURY COFFEE BOLERO COLOMBIAN ROASTERS ” para distinguir productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] Bebidas a base de café; bebidas a base de café, preparadas; bebidas de café, preparadas; café; café sin cafeína; café descafeinado; café molido; café tostado en granos; café sin tostar; café, té, cacao y sucedáneos del café; extractos de café […]”.

4. Indicó que , una vez publicada la anterior solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 906 de 9 de octubre de 2020 , la Federación Nacional de Cafeteros de

4. Indicó que , una vez publicada la anterior solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 906 de 9 de octubre de 2020 , la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia presentó oposición con fundamento en que el signo solicitado “[…] hace una referencia directa a la zona geográfica protegida por la Denominación de Origen “Café de Colombia [...]”6.

5. Aseveró que, 15 de febrero de 2021, el señor Saeed Hashemi Nazari radicó solicitud de modificación del signo objeto de estudio, en el sentido de eliminar la expresión “COLOMBIAN”, aportando para ello una nueva etiqueta que excluía la mencionada expresión.

6. Adujo que, a través de la Resolución 19699 de 13 de abril de 2021, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC : i) aceptó la modificación indicada supra; ii) declaró infundada la oposición presentad a; y iii) negó la solicitud de registro como marca del signo “LUXURY COFFEE BOLERO ROASTERS” para distinguir productos de la mencionada clase 30. Ello, al considerar que era similarmente confundible con la marca nominativa “BOLERO ADVANCED HYDRATION” en las clases 5ª, 30 y 32, con certificado 649903, cuyo titular es Bolero Co. Ltd. Frente a esta decisión, Saeed Hashemi Nazari interpuso recurso de apelación.

4 Ibidem. 5 Ejusdem. 6 La Sala precisa que no hay argumentos en el escrito de demanda relacionas con dicha oposición y, asimismo, los actos acusados la declararon infundada, razón por la cual tal supuesto no es objeto de controversia.3

5 Ejusdem. 6 La Sala precisa que no hay argumentos en el escrito de demanda relacionas con dicha oposición y, asimismo, los actos acusados la declararon infundada, razón por la cual tal supuesto no es objeto de controversia.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00891-00

Demandante: Saeed Hashemi Nazari

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

7. Señaló que, mediante la Resolución 39833 del 28 de junio de 2021 , el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió confirmar la

Resolución 19699.

I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación7

I.1.2.1. Fundamento de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebranta da la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina , artículo s 134, 135 , 136 y 152 así como los derechos constitucionales a la igualdad y al debido proceso , estos son los artículos 13 y 29 de

la Constitución Política.

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro de la marca mixta “LUXURY COFFEE BOLERO ROASTERS” en la clase 30, al considerar, en un cotejo de oficio, que era similarmente confundible con la marca nominativa “BOLERO

“LUXURY COFFEE BOLERO ROASTERS” en la clase 30, al considerar, en un cotejo de oficio, que era similarmente confundible con la marca nominativa “BOLERO ADVANCED HYDRATION ” que ampara n productos de las clases 5ª, 30 y 32 del nomenclátor internacional.

10. Explicó que dentro del trámite administrativo no se presentó oposición, por lo que la SIC no debía realizar el cotejo de oficio.

11. Sostuvo que, a su juicio , “[…] no existe confusión ortográfica, ni fonética, pues la marca LUXURY COFFEE BOLERO ROASTERS cuenta con cuatro palabras y la marca BOLERO ADVANCED HYDRATION cuenta con tres. Sin embargo, la dirección se concentra en una de ellas “BOLERO” que, si observamos, ni siquiera se encuentran en el mismo orden a la hora de pronunciar las marcas en su totalidad […]”.

12. Advirtió que no existe relación entre los productos reivindicados comoquiera que, por un lado, la marca previamente registrada ampara sobres instantáneos con contenido altamente hidratante, mientras que el signo solicitado busca identificar café.

13. Resaltó que la SIC violó el artículo 152 de la Decisión 486 de 2000 en tanto que “[…] pese a reunir todos los requisitos, no fue otorgada la protección de la marca por el periodo que se establece […]”.

14. Precisó que se desconocieron los derechos a la igualdad y al debido proceso comoquiera que “ […] ante dos circunstancias análogas, profirió una resolución diferente para cada actor […]”.

7 Ibidem.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00891-00

comoquiera que “ […] ante dos circunstancias análogas, profirió una resolución diferente para cada actor […]”.

7 Ibidem.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00891-00

Demandante: Saeed Hashemi Nazari

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8

15. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

16. Manifestó que “[…] no le asiste razón a la parte demandante toda vez que, la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135 literales e), i) y j) de la Decisión Andina 486 de 2000 […]”.

17. Explicó que “[…] que el elemento predominante y sobre el cual recae la distintividad de las marcas confrontadas es la expresión “BOLERO” por ser aquella que produce mayor recordación en el consumidor en atención a su ubicación, tamaño y significado.

Así, se observó que la marca solicitada en registro, presenta semejanzas conceptuales, ortográficas y fonéticas con las marcas fundamento de negación al reproducir el elemento nominativo BOLERO. Si bien se reconoce que las marcas confrontadas contienen elementos adicionales, est os no las dotan de distintividad al

conceptuales, ortográficas y fonéticas con las marcas fundamento de negación al reproducir el elemento nominativo BOLERO. Si bien se reconoce que las marcas confrontadas contienen elementos adicionales, est os no las dotan de distintividad al consistir en partículas débiles […]”.

18. Adujo que el signo reproduce la marca en su elemento de mayor distintividad, esto es, “BOLERO”, el cual hace referencia a distintivos géneros musicales provenientes de Cuba y España.

19. Argumentó que existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados comoquiera que tienen idéntica naturaleza y finalidad, y son sustituibles.

20. Indicó que “[…] la decisión tomada por la Entidad no infringió las garantías constitucionales del demandante, debido a que la misma no se enfoca como lo afirma aquel en afectar sus derechos constitucionales, por el contrario, busca proteger los derechos de los consumidores en general […]”.

II.2. Contestación de la sociedad Bolero Co. Ltd.

21. La sociedad Bolero Co. Ltd., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada en debida forma del auto admisorio9, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

8 Índice 13 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 9 Índices 6 a 9 y 17 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.5

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Demandante: Saeed Hashemi Nazari

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III. TRÁMITE DEL PROCESO

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00891-00

Demandante: Saeed Hashemi Nazari

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

III. TRÁMITE DEL PROCESO

22. El señor Saeed Hashemi Nazari presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 19 de noviembre de 2021 10 en contra de las Resoluciones 19699 de 13 de abril de 2021 y 39833 de 28 de junio de 2021 , expedida s por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

23. Mediante auto de 16 de diciembre de 2021 11 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la sociedad Bolero Co. Ltd. El 13 de enero de 202212 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

24. A través de providencia de 29 de septiembre de 2022 13 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 3 de octubre de 202214.

25. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes , se fijó el litigio , se decretaron como pruebas los documentos aportados por l os sujetos procesales y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

26. Mediante auto de16 de diciembre de 202215 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y

artículo 181 de la Ley 1437.

26. Mediante auto de16 de diciembre de 202215 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134, 135, 136 y 152 de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 30-IP-2023 de 2 de septiembre de 2024 16 dentro de la cual señaló que se debían interpretar los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 152 de la Decisión Andina, para lo cual se remitió a las interpretaciones 344-IP-2022, 261-IP-2022 y 298-IP-2016, en las cuales dicho tribunal consideró lo siguiente:

344-IP-2022

“[…] Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

[…]

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

10 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 11 Índice 4 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 12 Índice 10 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 13Índice 22 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 14Índice 28 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 15 Índices 30 y 31 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 16 Índice 41 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00891-00

15 Índices 30 y 31 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 16 Índice 41 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI.6

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Demandante: Saeed Hashemi Nazari

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

[…]

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. La distintividad tiene un doble aspecto: i) la distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado; y, ii) distintividad extrínseca o en concreto por la cual se determina la capacidad del signo de dife renciarse de otros signos en el mercado. […]”.

261-IP-2022

“[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

[…]

1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea

analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

[…]

1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema.

[…]

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los7

signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00891-00

Demandante: Saeed Hashemi Nazari

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

298-IP-2016

“[…] Como se desprende de las disposiciones antes detalladas el registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Asimismo, seis meses antes de la expiración o hasta seis meses después de dicho plazo, el titula r de la marca o legítimo interesado, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar ante la oficina nacional competente su renovación […]”.

28. Mediante auto de 15 de octubre de 2024 17 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

29. En el término para alegar de conclusión, la SIC 18 reiteró sus argumentos de defensa. Por su parte, el demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso guardaron silencio.

30. El Ministerio Público 19 presentó concepto y argumentó que el signo y la marca

defensa. Por su parte, el demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso guardaron silencio.

30. El Ministerio Público 19 presentó concepto y argumentó que el signo y la marca previamente registrada son disímiles y, en consecuencia, diferenciables. Asimismo, adujo que los productos no son conexos.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

31. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

32. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 19699 de 13 de abril de 202121 y 39833 de 28 de junio de 2021 22 expedidas por la Superintendencia

17 Índice 43 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Índices 50 y 51 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 19 Índice 49 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos

Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 21 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 22 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00891-00

Demandante: Saeed Hashemi Nazari

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro de la marca mixta “LUXURY COFFEE BOLERO ROASTERS” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Saeed Hashemi Nazari.

33. La Sala deberá analizar si entre la marca mixt a “LUXURY COFFEE BOLERO ROASTERS” y la marca nominativa “ BOLERO ADVANCED HYDRATION ”23 que ampara productos de la s clases 5ª, 30 y 32 , se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000.

Asimismo, si se violó el artículo 152 ibidem y los artículos 13 y 29 de la Constitución Política.

34. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

Política.

34. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

35. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 9699 de 13 de abril de 2021 24 y 39833 de 28 de junio de 2021 25 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro de la marca mixta “LUXURY COFFEE BOLERO ROASTERS” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Saeed Hashemi Nazari.

IV.4. Análisis del caso concreto

36. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro de la marca mixta “LUXURY COFFEE BOLERO ROASTERS ” para distingui r productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] Bebidas a base de café; bebidas a base de café, preparadas; bebidas de café, preparadas; café; café sin cafeína; café descafeinado; café molido; café tostado en granos; café sin tostar; café, té, cacao y sucedáneos del café; extractos de café […]”.

37. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado se diferencia de la marca previamente registrada, por lo que su registro, el cual se debió conceder por el periodo establecido en el artículo 152

37. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado se diferencia de la marca previamente registrada, por lo que su registro, el cual se debió conceder por el periodo establecido en el artículo 152 de la Decisión 486 de 2000, no genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. Asimismo, se tiene que el titular de la marca “BOLERO ADVANCED HYDRATION” no presentó oposición en el trámite administrativo, por lo que no resultaba procedente el cotejo realizado de oficio por la SIC. Finalmente, argumentó

23 Certificado 649.903. 24 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 25 Índice 2 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00891-00

Demandante: Saeed Hashemi Nazari

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

que se desconocieron decisiones expedidas en casos análogos, por lo que se violó su derecho a la igualdad y al debido proceso.

38. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 30IP-2023 de 2 de septiembre de 202426 dentro de la cual señaló que, a su juicio, en el caso son sub examine son aplicables los artículos: i) 134; ii) 135 literal b), en atención a la presunta falta de distintividad del signo solicitado; iii) 136 literal a), atendiendo al

caso son sub examine son aplicables los artículos: i) 134; ii) 135 literal b), en atención a la presunta falta de distintividad del signo solicitado; iii) 136 literal a), atendiendo al presunto riesgo de confusión entre marcas; y iv) 152 de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, indicó que, para la aplicación de dichas normas , se debía remitir a las interpretaciones 344-IP-2022, 261-IP-2022 y 298-IP-2016.

39. Así, la Sala advierte que, aunque la parte demandante invocó como vulnerados los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, al exponer el concepto de violación sostuvo que la marca solicitada es distintiva extrínsecamente, esto es, alegó el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 136 literal a) ibidem27.

40. De conformidad con lo anterior se excluirán de la controversia los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 y los demás literales del 136 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que no están en controversia el concepto de marca ni la falta de distintividad intrínseca.

41. Al lado de esto, l a Sala advierte que la SIC, en la contestación de la demanda, manifestó que “[…] no le asiste razón a la parte demandante toda vez que, la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135 literales e), i) y j) de la Decisión Andina 486 de 2000 […]”.

42. Al respecto, la Sala precia que, por un lado, no existen argumentos en la demanda

fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135 literales e), i) y j) de la Decisión Andina 486 de 2000 […]”.

42. Al respecto, la Sala precia que, por un lado, no existen argumentos en la demanda respecto de la aplicación de los literales e), i) y j) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y, por el otro, la marca no se negó por estar incursa en las mismas pues, d e forma previa a la expedición de la Resolución 19699, se modificó la denominación del signo solicitado, por lo que no procede el estudio de dichas normas como se precisó líneas atrás.

43. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o

26 Índice 41 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de

2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00891-00

Demandante: Saeed Hashemi Nazari

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

[…]

Demandante: Saeed Hashemi Nazari

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

[…]

Artículo 152. - El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 152 de la Decisión 486 de 2000

44. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios

pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

45. Para efec