CSJ - STL5023-2024

SCLAJPT-12 V.00

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA Magistrada ponente STL5023-2024 Radicación n.° 106889 Acta 12 Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024). La Sala resuelve la impugnación que la sociedad PRIMITIVO RESTAURANTE BOLERA BAR S.A.S. interpuso contra el fallo que la Sala de Casación Civil de esta Corte profirió el 6 de marzo de 2024, dentro de la acción de tutela que la recurrente adelantó contra la SALA CIVIL

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE

BOGOTÁ.

I. ANTECEDENTES La sociedad promotora instauró acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad censurada.

De lo narrado en el escrito de tutela y las pruebas allegadas, se tiene que Pablo Adrián Ríos Uribe promovió proceso verbal contra la sociedad accionante, con el fin de que se declarara que infringió el literal d) delRadicación n.° 106889 SCLAJPT-12 V.00 artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al usar de manera idéntica y/o semejante, sin autorización alguna de su titular, ni estar dentro de ninguna excepción legal que se lo permitiera, las marcas mixtas «PRIMITIVO FDO» con certificado n.º 667985, «PRIMITIVO FDO» con certificado n.º 530587 y «PRIMITIVo» con

marcas mixtas «PRIMITIVO FDO» con certificado n.º 667985, «PRIMITIVO FDO» con certificado n.º 530587 y «PRIMITIVo» con certificado n.º 519716, registradas para identificar los servicios comprendidos en las clases 29 (alimentos), 35 (actividades comerciales) y 43 (servicios de restaurante) de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, solicitó se le ordenara a la demandada: (i) cesar definitivamente los actos constitutivos de infracciones a la propiedad industrial; (ii) abstenerse definitivamente de utilizar la expresión «PRIMITIVO», sus elementos figurativos similarmente confundibles con las marcas del demandante, así como cualquier otra expresión análoga o similarmente confundible con aquellas registradas; (iii) modificar su razón social y nombre comercial por uno que prescinda de la expresión «PRIMITIVO»; (iv) abstenerse de hacer publicidad oral, escrita, digital e impresa en cualquier medio y forma, en relación con los productos y servicios amparados por las marcas del actor, apoyada en el uso de la expresión «PRIMITIVO»; (v) retirar del mercado los envases, embalajes, etiquetas, material impreso y cualquier otro material que sirva para cometer la infracción; vi) cerrar el establecimiento de comercio denominado Primitivo Restaurante Bolera Bar y destruir los productos y medios que refieran el uso idéntico de las marcas ya mencionadas. El conocimiento del asunto correspondió al Grupo de Trabajo de

denominado Primitivo Restaurante Bolera Bar y destruir los productos y medios que refieran el uso idéntico de las marcas ya mencionadas. El conocimiento del asunto correspondió al Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad que, en sentencia de 3 de noviembre de 2022, accedió a la totalidad de las pretensiones de la demanda y condenó a la convocada a pagar al 2Radicación n.° 106889 SCLAJPT-12 V.00 convocante la suma de «ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000) a título de indemnización de perjuicios». Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación en la misma diligencia, el cual fue concedido en efecto devolutivo y remitido a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, autoridad que la confirmó mediante sentencia de 7 de diciembre de 2023. En criterio de la promotora, la providencia proferida por el Tribunal convocado lesionó sus prerrogativas, comoquiera que «probó prolijamente que hay múltiples establecimientos de comercio… que usan el elemento PRIMITIVO y que hay marcas registradas en las clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza que contienen el elemento

PRIMITIVO».

Asimismo, afirmó que, en reiteradas ocasiones, la Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado que existe estrecha conexidad entre servicios de restaurantes (clase 43) y los de productos alimenticios (clases

PRIMITIVO».

Asimismo, afirmó que, en reiteradas ocasiones, la Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado que existe estrecha conexidad entre servicios de restaurantes (clase 43) y los de productos alimenticios (clases 29, 30), lo cual «tiene su razón de ser, toda vez que dentro de los servicios de restaurante y hoteles se pueden ofrecer toda clase de productos alimenticios, tales como caramelos, turrones, o café» , razón por la cual, en su sentir, no le era dable al Colegiado, «dar un giro en la materia creando una verdadera incertidumbre jurídica, otorgándole el uso exclusivo a la parte demandante en el proceso judicial y de esta manera prohibir[le]… un uso de un término dentro de su enseña comercial que es usado por múltiples comerciantes». 3Radicación n.° 106889

SCLAJPT-12 V.00

Agregó que se le impuso una carga inexistente en la legislación, pues «la única manera que existe de demostrar la calidad de común de un signo no es mediante marcas registradas». Por tanto, acudió al presente mecanismo tuitivo con el fin de que se «anule la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, y se le ordene reemplazarla por una nueva… que revoque la de primera instancia y declare la prosperidad de las pretensiones».

II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA Mediante auto de 26 de febrero de 2024, la Sala de Casación Civil de esta Corte admitió la acción de tutela, corrió traslado a la autoridad accionada y vinculó a las partes e intervinientes en el proceso que motivó

Mediante auto de 26 de febrero de 2024, la Sala de Casación Civil de esta Corte admitió la acción de tutela, corrió traslado a la autoridad accionada y vinculó a las partes e intervinientes en el proceso que motivó la interposición de la presente queja constitucional, para que ejercieran sus derechos de contradicción y defensa. En el término concedido para tal efecto, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá indicó que en la decisión de segunda instancia «se valoraron en integridad las pruebas y se aplicaron las disposiciones sustanciales y procesales llamadas a disciplinar el caso». Por su parte, la Coordinadora del Grupo de Gestión Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó la desvinculación de esa entidad o, en su lugar, se nieguen las pretensiones, toda vez que «no podría ser la llamada a responder por las presuntas violaciones demandadas por la sociedad accionante, pues dichas contravenciones de ninguna manera le podrán ser imputadas a esta Entidad». 4Radicación n.° 106889

SCLAJPT-12 V.00

Pablo Adrián Ríos Uribe, demandante en el proceso originario de la queja, solicitó negar las peticiones de la accionante, por cuanto, en su sentir, la acción de tutela pretende revivir el debate de instancia, lo cual, afirma, es improcedente. Surtido el trámite de rigor, la autoridad constitucional de primer grado negó el amparo mediante fallo de 6 de marzo de 2024, al considerar que «la decisión controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descartándose la presencia de una vía de hecho».

que «la decisión controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descartándose la presencia de una vía de hecho».

III. IMPUGNACIÓN Inconforme con la anterior decisión, la sociedad accionante la impugnó con fundamento en sus planteamientos iniciales, insistiendo, específicamente, en que no se cumplieron normativas internacionales de la Comunidad Andina sobre la materia.

IV. CONSIDERACIONES El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con el fin de obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, si estima que una autoridad o un particular los ha vulnerado.

Ahora bien, la interposición del instrumento de resguardo en cita no está revestida de formalidades concretas; no obstante, en sentencia CC-590-2005, reiterada en la CC T-206A-2018, entre muchas otras, la Corte Constitucional indicó que el accionante debe cumplir unos requisitos mínimos específicos de procedibilidad, a saber: (i) la legitimación en la causa por activa, (ii) la legitimación en la causa por pasiva, (iii) la 5Radicación n.° 106889 SCLAJPT-12 V.00 trascendencia ius fundamental del asunto, (iv) la inmediatez o ejercicio oportuno del mecanismo de amparo y (iv) la subsidiariedad. En las mismas decisiones, la Corte Constitucional indicó que la acción de tutela contra providencias judiciales es procedente, siempre que

oportuno del mecanismo de amparo y (iv) la subsidiariedad. En las mismas decisiones, la Corte Constitucional indicó que la acción de tutela contra providencias judiciales es procedente, siempre que se acredite, además de los requisitos anteriores, que la decisión que reprocha contiene, por lo menos, uno de los siguientes vicios: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente o (viii) violación directa de la constitución. Dicho lo anterior, se advierte que el problema jurídico que debe resolver esta Corte consiste en establecer si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá trasgredió los derechos fundamentales de la promotora, al proferir la decisión de 7 de diciembre de 2023, por la cual confirmó el fallo de 3 de noviembre de 2022, dictado por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en el proceso originario de la presente queja. En ese contexto, en forma anticipada, se advierten cumplidos los requisitos de procedibilidad de esta acción, en tanto existe inmediatez entre la actuación judicial censurada y la formulación del trámite tuitivo; además, se cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que contra la providencia que zanjó la controversia, no procedía ningún recurso.

la actuación judicial censurada y la formulación del trámite tuitivo; además, se cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que contra la providencia que zanjó la controversia, no procedía ningún recurso. Ahora bien, analizado el proveído censurado, se advierte que el Colegiado accionado indicó como problema jurídico determinar si la demandada violó los derechos de propiedad industrial del demandante, al 6Radicación n.° 106889 SCLAJPT-12 V.00 desarrollar su actividad comercial a través del establecimiento de comercio denominado Primitivo Restaurante Bolera Bar y si tal conducta provocó los perjuicios reclamados. A continuación, señaló como bases normativas y jurisprudenciales para decidir el asunto, los literales d) del artículo 155 y b) del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como las interpretaciones prejudiciales 320 IP2019 de 11 de diciembre de 2020 y 140-IP-2021 de 6 de mayo de 2022, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 4476 de 25 de mayo de 2022, mediante las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado las referidas normas. Precisó que no era necesario formular una nueva consulta de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme lo previsto en el artículo 33 del Tratado de Creación de dicho Tribunal y el artículo 123 de su Estatuto (Decisión 500), toda vez que «exist[ía] un acto aclarado». Al analizar el caso concreto indicó los reproches contra la sentencia

Tribunal y el artículo 123 de su Estatuto (Decisión 500), toda vez que «exist[ía] un acto aclarado». Al analizar el caso concreto indicó los reproches contra la sentencia impugnada, los cuales concretó así: i) la indebida valoración de las pruebas que demuestran que existen múltiples establecimientos de comercio dedicados al servicio de restaurante (Clase 43 C.I.N.) y registros marcarios de signos que contienen la palabra PRIMITIVO para las clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, con las que se acreditó que dicha locución es de uso común. Además, que se omitió el análisis de 10 videos que brindan la ruta para acceder a las redes sociales en las que se aprecia la utilización del aludido signo de carácter débil; ii) es contradictoria, en la medida en que probado como quedó que hay registros de signos que se valen de la palabra PRIMITIVO para las clases 30 y 31 de la citada clasificación, se anunció que no tienen nada que ver con las clases 29, 35 y 43, sin tener presente que lo que se debe examinar es la relación de naturaleza no las clases en las que se encuentran los productos o servicios. Se condenó a la demandada por violar las 3 marcas de Ríos Uribe, con lo que aceptó tácitamente el iudex a quo la relación de naturaleza entre ellas, pero desechó tal vínculo 7Radicación n.° 106889 SCLAJPT-12 V.00 entre estas y las registradas a nombre de terceros, esto es, en las clases 30 y 31, que son del sector alimenticio. iii) No se explicó en qué consistieron las violaciones marcarias en cada caso “cuando tal signo PRIMITIVO es de uso

entre estas y las registradas a nombre de terceros, esto es, en las clases 30 y 31, que son del sector alimenticio. iii) No se explicó en qué consistieron las violaciones marcarias en cada caso “cuando tal signo PRIMITIVO es de uso común para todo el sector alimenticio”. Seguidamente, precisó que no estaba en discusión la titularidad de cada una de las tres marcas a nombre de Pablo Adrián Ríos Uribe, ni el uso de la expresión Primitivo y Primitivo Restaurante Bolera Bar S.A.S. por parte de la demandada en su establecimiento de comercio, comoquiera que «de lo que se duele la disidente es que se le haya encontrado responsable y se condenara por la utilización de un vocablo de uso común y carácter débil». A continuación, anunció que, conforme al marco jurídico ilustrado, era evidente que la providencia del a quo no contenía los errores que se le atribuyeron, toda vez que: Es evidente que la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina contiene clara reglamentación acerca de la imposibilidad de registrar marcas que contengan vocablos de uso común o usuales y que el Tribunal Comunitario ha efectuado la interpretación de dichas normas. A su vez, no se discute que el titular de una marca cuyo signo es de uso común y, por ende, débil, no puede resultar privilegiado al impedir que otros empresarios puedan utilizar el vocablo. Empero, para que ello sea así, es necesario que se acredite la citada condición, esto es, que el signo es de uso común por la coexistencia de marcas para la misma categoría de la Clasificación Internacional de Niza o productos o servicios al momento de su registro o, posteriormente, por el alto

la citada condición, esto es, que el signo es de uso común por la coexistencia de marcas para la misma categoría de la Clasificación Internacional de Niza o productos o servicios al momento de su registro o, posteriormente, por el alto número de marcas que lo contienen.

En el particular, el iudex a quo no encontró probado que el vocablo PRIMITIVO contenido en las marcas del demandante sean de uso común o usuales, con los siguientes argumentos: 1) el literal g) del artículo 135 de la norma comunitaria es aplicable al registro de la marca, y aquí eso ya ocurrió sin oposición, tal como se demostró con la confesión del representante legal de la encausada y la contestación de la demanda; 2) se aportaron 14 certificados de existencia y representación legal que contienen la expresión PRIMITIVO, pero no se puede afirmar que sea un grupo representativo de comerciantes o empresarios en el mercado colombiano, por lo que no son suficientes para inferir que el citado vocablo sea de uso común para los servicios o productos en que se encuentran registradas, toda vez que para tal fin, era necesario que la pasiva acreditara el número aproximado de comerciantes inscritos en el país, cuántos utilizan la palabra ya conocida y que ese resultado es mayoritario frente 8Radicación n.° 106889 SCLAJPT-12 V.00 a los que no la utilizan; 3) era necesario que probara la encausada que el signo Primitivo se encuentra registrado por otros titulares para los mismos servicios o productos que el actor; 4) los signos Monte Primitivo, La Turronería Primitivo

a los que no la utilizan; 3) era necesario que probara la encausada que el signo Primitivo se encuentra registrado por otros titulares para los mismos servicios o productos que el actor; 4) los signos Monte Primitivo, La Turronería Primitivo Rovira e Hijos, Primitivos, Primitivo by Ancestral, están registradas para identificar servicios de las clases 30 y 31 y los de la actora en las clases 29, 35 y 43. Por otra parte, luego de realizar un extenso estudio del compendio probatorio, concluyó que el mismo no permitía establecer la existencia de múltiples marcas registradas con el vocablo primitivo en las mismas clases de la Clasificación Internacional de Niza en que se inscribieron las del demandante, «por lo que no e[ra] dable concluir que estas son débiles por valerse de un signo de uso común». Finalmente, frente a la inconformidad sustentada en que no se indicó en la sentencia en qué consistieron las violaciones de las tres marcas del demandante, señaló que la misma no estaba llamada a salir avante, pues el Superintendente Delegado resaltó el objeto social desarrollado por cada una de las partes del litigio, cotejó sus signos, encontró la similitud, el riesgo de confusión y asociación que ello aparejaba para el consumidor, «lo que da[ba] cuenta de que sí se explicó con suficiencia en qué consistió la infracción cometida por cada signo marcario». En consecuencia, confirmó la sentencia atacada, al determinar que la demandada infringió los derechos de propiedad industrial del demandante, en los términos del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

la demandada infringió los derechos de propiedad industrial del demandante, en los términos del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. En ese orden, contrario a lo alegado por la promotora del resguardo, los argumentos expresados por la autoridad judicial accionada no lucen irrazonables ni antojadizos, lo que descarta que el juzgador haya actuado arbitrariamente. 9Radicación n.° 106889

SCLAJPT-12 V.00

En oposición a ello, la decisión cuestionada fue soportada en un ejercicio hermenéutico de las normas empleadas para resolver el caso y una adecuada valoración de las pruebas aportadas, con plena observancia de los principios de la libre formación del convencimiento y la sana crítica, razón por la cual no es dable calificarla de caprichosa.

De esta manera, no puede el juez de tutela inmiscuirse, so pretexto de tener un criterio diferente, en desmedro de los principios de autonomía e independencia judicial, pues quien ha sido encargado por el legislador para dirimir el conflicto es el juez natural y su convencimiento debe primar sobre cualquier otro, salvo que se presenten desviaciones protuberantes que, como se dejó plasmado, en este caso no acontecen. Las consideraciones anteriores resultan suficientes para confirmar el fallo impugnado.

V. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados por cualquier otro

Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados por cualquier otro medio expedito, conforme lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de

1991. 10Radicación n.° 106889

SCLAJPT-12 V.00

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese, publíquese y cúmplase MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Presidenta de la Sala

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

11