DNDA - Concepto 1-13932-2005

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Bogotá, D.C., C 1.1.

Asunto: Concepto del Proyecto de Documento Conpes sobre software En atención a su generosa invitación a través de la cual esta Dirección participó en la presentación de la propuesta de documento Conpes sobre software, realizada el pasado 23 de junio del año en curso, me permito presentar algunos comentarios relacionados con su contenido.

I. EL REGIMEN JURIDICO DE PROTECCION AL SOFTWARE Uno de los puntos que más llama a la atención a esta Dirección respecto del documento bajo análisis, es el descrito en el numeral 3.4. del mismo, según el cual, una de las estrategias tendiente a “potencializar el sector del software como uno de los mas importantes dentro del desarrollo económico del país”1 es: “Reforzar las leyes de propiedad intelectual para disminuir los índices de piratería del software y permitir que se patente el software comercial por parte de los empresarios que así deseen hacerlo”.2 (subrayado fuera de texto).

Al respecto es pertinente señalar que el citado contenido del numeral 3.4. aborda uno de los temas más controvertidos de la Propiedad Intelectual en los últimos años, pues el debate ha sido amplio en torno a determinar si el software debe protegerse a través del régimen del Derecho de Autor o acudiendo al régimen de la Propiedad Industrial como si se trátase de una invención susceptible de ser patentada, e incluso se ha planteado la necesidad de crear un régimen sui generis de protección. Desde el mismo momento en que se inició la comercialización del hardware y del software por separado (década de los años 60 y 70), se hizo necesario determinar un marco jurídico de

protección adecuado para los programas de ordenador, teniendo en cuenta que su elaboración requiere de importantes esfuerzos tanto de investigación como económicos. En principio, la discusión se perfiló a aceptar que la disciplina más apropiada para la protección del software, es el Derecho de Autor. Así, desde 1966 la Copy Right Oficce de los 1 Proyecto de Documento sobre Software, p. 16 2 Op. cit., p. 22 ¡ Protegemos la creación ! Calle 28 Nº 13 A – 15 Piso 17 Teléfono 341 81 77 FAX 286 08 13

WEB: www.derautor.gov.co E-mail: derautor@derautor.gov.co Línea de atención de quejas y reclamos: 018000127878

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DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL Estados Unidos, aceptaba registrar este tipo de creaciones3. La anterior tendencia fue confirmada en la década de los años 80, cuando este mismo país reformó su Copy Right Act de 1976 con el fin de incluir el software dentro de su protección”4. Igualmente, la Unión Europea a través del artículo 1º de la Directiva 91/250/CEE del 14 de mayo de 1991, determinó que: “Los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias tal como se definen en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas”. La misma tendencia fue seguida por los principales convenios multilaterales sobre la materia. Así, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados

con el Comercio, ADPIC (Ley 170 de 1994) en su artículo 10 dispuso que “Los Programas de Ordenador, sean programas fuente o programas objeto serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna”. Una disposición similar la encontramos en el artículo 4 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor de 19965 (Ley 565 de 2000). Por su parte, nuestro ordenamiento común andino ha optado claramente por proteger los programas de ordenador con base en los principios y reglas del Derecho de Autor. De esta forma, el artículo 23 de la Decisión Andina 351 de 1993 determinó que: “Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos , ya sea en forma de código fuente o código objeto. En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales. Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas”. En el mismo orden de ideas, la Decisión Andina 486 de 2000 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial) en el literal e) de su artículo 15, expresamente excluye la protección por vía de patentes a “Los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales”. 3 LIPSZYC Delia. Derechos de Autor y Derechos Conexos. Buenos Aires, obra editada conjuntamente por la UNESCO, el CERLALC y Víctor P. Zalavia, 1993, p. 106.

4 RENGIFO GARCIA, Ernesto. Propiedad Intelectual, El Moderno Derecho de Autor. Bogotá D.C., Universidad Externado de Colombia, 1997, p. 204. 5 Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA), artículo 4º: “Programas de ordenador. Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna, Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión” 2 P:\JULIAN_USabana\CONCEPTOS WEB\TODOS\1-2005-13932, Software o programa de ordenador.doc

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DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL No obstante todo lo anterior, a partir de pronunciamientos jurisprudenciales se ha ido abriendo paso la posibilidad de patentar ciertas aplicaciones o “invenciones implementadas por ordenador”. Así, a mediados de los años 90, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estado Unidos (caso Alappat6) aceptó que un programa de ordenador podría ser protegido por el régimen de las patentes, siempre y cuando proporcione un resultado “tangible, útil y concreto”7. De similar forma, la Cámara de Recursos de la Organización Europea de Patentes (OEP) ha concedido más de 20.000 patentes a invenciones implementadas por ordenador8, siempre que las mismas sean novedosas, supongan una actividad inventiva, aplicación industrial y para el caso específico, aporten una “contribución técnica” entendida esta última como: “Una

contribución al estado de la técnica en un campo de la tecnología que sea nueva y no evidente para un experto en la materia”9. Recientemente, en el mes de julio del año en curso, el Parlamento Europeo rechazó un proyecto de Directiva que pretendía sistematizar y armonizar las legislaciones nacionales en torno al patentamiento de invenciones implementadas por ordenador10. Si bien el anterior proyecto fue derrotado, permitió un interesante espacio para que diversos sectores expusieran sus razones y opiniones en torno a los posibles beneficios y/o perjuicios que conllevaría el patentamiento de los programas de ordenador. Lo expuesto en precedencia nos demuestra que si bien hay un cierto consenso frente a la protección por vía del derecho de autor del software, también es cierto que a nivel internacional se perfila un intenso debate, frente a la aplicación del régimen de las patentes a los programas de ordenador, o como en el caso europeo, a las invenciones implementadas por ordenador. Debate respecto del cual la región, y específicamente nuestro país, no puede estar ausente, pero que debe ir acompañado de una profunda reflexión frente a la conveniencia o no de 6 El cual puede ser consultado en el sitio web: www. digital-law-online.info/cases/31PQ2D1545.htm 7 Para un mayor conocimiento respecto al desarrollo jurisprudencial norteamericano en la materia, puede consultarse los textos “patentabilidad de los programas de ordenador” de Carlos Alberto Rojas Carvajal (Publicado en Diálogos de Hermodoro Nº 9, publicación interna de la Dirección Nacional de Derecho de Autor) así como el ensayo “Hacia el patentamiento del Software” de Fernando Maresca ubicado en el sitio

web:www.portaldeabogados.com.ar/ colaboraciones/002patsftw.htm 8 De acuerdo con el artículo 2º, literal a), del Proyecto de Directiva presentada recientemente al Parlamento Europeo, constituye una invención implementada en ordenador “Toda invención para cuya ejecución se requiera la utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato programable y que tenga una o más características nuevas prima facie que se realicen total o parcialmente mediante un programa o programas de ordenador”. Dicho Proyecto de Directiva puede ser consultado en el sitio web: europa.eu.int/smartapi/cgi/.sga.doc 9 Proyecto de Directiva Presentada al Parlamento Europeo Artículo 2, Literal b). 10 Al respecto, www.elmundo.es/navegante/2005/07/06/softlibre/.html 3 P:\JULIAN_USabana\CONCEPTOS WEB\TODOS\1-2005-13932, Software o programa de ordenador.doc

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DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL proteger directa o indirectamente los programas de ordenador a través del régimen de la propiedad industrial. Lo anterior, por cuanto el derecho de autor y el régimen de las patentes difieren en lo que respecta al alcance de protección. Así, el derecho de autor además de reconocer una serie de derechos morales al creador de la obra, también concede al autor o al titular derivado de derechos la facultad de realizar, autorizar o prohibir la reproducción, la comunicación al público, la distribución pública de ejemplares, la importación y la transformación de la creación11, entre otras. Tales facultades, se ejercen sobre la forma mediante la cual el autor expresa, describe o ilustra

sus ideas a través de una obra, sin llegar a excluir del comercio el uso de las ideas en sí mismas consideradas; ello por cuanto no es objeto de protección por parte del derecho de autor “las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial”12. En la práctica, ello significa que el autor o titular de derechos sobre un software, tiene la facultad de autorizar o prohibir que terceros reproduzcan, comuniquen, distribuyan o de cualquier otra forma exploten económicamente el código fuente u objeto que constituye su programa de ordenador. Pero el alcance de esta protección no lo faculta para impedir que otros autores o productores de software elaboren programas a partir de códigos fuentes diferentes, que cumplan funciones, posean características científicas o incorporen conceptos técnicos, ideológicos, industriales o comerciales similares a los de su creación. Por el contrario, el régimen de las patentes otorga al titular un monopolio de explotación económica sobre la invención por determinado tiempo13, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 de la Decisión Andina 486 de 200014. 11 Decisión Andina 351 de 1993, artículo 13. 12 Decisión Andina 351 de 1993, artículo 7 13 De acuerdo con el artículo 50 de la Decisión Andina 486 de 2000 el plazo de duración de la patente es de 20 años. 14 Decisión Andina 486 de 2000: Artículo 51: “El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para

interpretarlas” Artículo 52: “La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) Cuando en la patente se reivindica un producto: i) Fabricar el producto; ii) Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines, y, b) Cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) Emplear el procedimiento; o 4 P:\JULIAN_USabana\CONCEPTOS WEB\TODOS\1-2005-13932, Software o programa de ordenador.doc

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DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL En este orden de ideas, de considerarse la posibilidad de patentar el software, el monopolio de explotación reconocido al inventor, conllevaría la facultad de impedir que otros elaboren programas de ordenador, así sea a partir de códigos fuentes diferentes, cuando incorporen las ideas o conceptos novedosos implícitos en el programa patentado. Las diferencias en el alcance de protección anteriormente enunciadas, son factores determinantes al momento de establecer la conveniencia o no de proteger directa o indirectamente los programas de ordenador a través del régimen de las patentes. Pues si se trata de una nación donde el desarrollo en innovaciones tecnológicas en el campo de la informática no es lo suficientemente amplio, el patentamiento de software, podría llegar a limitar el acceso a nuevas tecnologías. En esa medida, la discusión en torno a la posibilidad de introducir el patentamiento de software como una estrategia para el desarrollo de esta industria en el país, podría darse

siempre y cuando esté precedida de un amplio estudio y diagnóstico en relación con el grado de capacitación y de desarrollo en el área de innovaciones informáticas, así como de sus implicaciones económicas, a fin de que tal estrategia no conlleve unos efectos contrarios a los deseados15.

II. REGIMEN DE TRANSFERENCIAS Y TITULARIDAD DE DERECHOS A diferencia de otras clases de obras, por lo general el software no es el producto del trabajo individual de un creador; por el contrario, lo común es que sea el resultado de un amplio proceso de investigación y desarrollo de varios creadores, auspiciados por un productor o empresario el cual asume los riesgos de la obra a efectos de poder explotarla económicamente.

No obstante, en principio los derechos patrimoniales de una obra se reconocen a favor de su autor, es decir de la “Persona física que realiza la creación intelectual”16 y no del productor de la misma17. Este último podrá ser titular derivado de derechos siempre que opere una ii) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento” 15 Por ejemplo, en Europa la discusión en torno a promulgar una Directiva respecto a la patentabilidad de innovaciones implementadas en ordenador, estuvo precedida por la realización de varios estudios entre los cuales se destaca el dirigido por el Instituto de Propiedad Intelectual de Londres a nombre de la Comisión Europea, titulado “El Impacto Económico de la Patentabilidad de Programas de Ordenador”, el cual puede ser consultado en la página web: www.europea .eu.int/comm/internal_market/en/indrop/studyintro.htm.

16 Decisión Andina 351 de 1993, artículo 3. 17 El mismo artículo 3º de la Decisión Andina 351 de 1993 define al productor de una obra como la “persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de la misma en la producción de la obra, por ejemplo de una obra audiovisual o de un programa de ordenador” 5 P:\JULIAN_USabana\CONCEPTOS WEB\TODOS\1-2005-13932, Software o programa de ordenador.doc

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DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL transferencia de los mismos, la cual puede darse por causa de muerte, por acto entre vivos o por ministerio de la ley. Sin embargo, nuestra experiencia en el campo de la capacitación, nos ha demostrado que existe un alto grado de desconocimiento por parte de los productores de software, en torno a las condiciones jurídicas necesarias para hacerse a la titularidad de los derechos patrimoniales sobre las obras por ellos patrocinadas. En efecto, muchas veces se parte del supuesto que simples manifestaciones contractuales, bien sea en el ámbito laboral, civil o comercial, son suficientes para adquirir los derechos patrimoniales sobre programas de ordenador, desatendiendo la condiciones especiales que para el efecto se han previsto en la legislación autoral, lo cual conlleva en muchos casos a un estado de inseguridad jurídica. Por lo anterior, una estrategia tendiente a mejorar el desarrollo de la industria del software en nuestro país, es promover la capacitación tanto a los autores como a los titulares derivados de derechos en torno al régimen jurídico de transferencias de derechos y titularidad del derecho de autor.

Así las cosas, espero que las consideraciones planteadas en este documento les puedan ser de utilidad, no sin antes reafirmar nuestro compromiso y ánimo de colaboración en el desarrollo del proyecto de documento Conpes sobre software por ustedes impulsado Cordialmente,

FERNANDO ZAPATA LOPEZ

Director General 6 P:\JULIAN_USabana\CONCEPTOS WEB\TODOS\1-2005-13932, Software o programa de ordenador.doc