ICBF - Concepto 0000131 de 2017

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Inicio Documento Concepto 131 de 2017 ICBF Ocultar anotaciones   Buscar  Índice CONCEPTO 131 DE 2017 (Noviembre 1) <Fuente: Archivo interno entidad emisora>

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

PARA: XXXXXXXXXXXXXXXXX Directora Administrativa (E) ASUNTO: Concepto manejo de activos intangibles recibidos en dación de pago.

Respetada, De manera atenta y en el marco de nuestras competencias, esta Oficina Asesora Jurídica emite concepto sobre la administración, manejo y enajenación de activos intangibles recibidos en dación de pago. Así, previo análisis del ordenamiento jurídico vigente y con fundamento en los artículos 23 de la Constitución Política, 26 del C.C., 13 del C.P.A.C.A. y numeral 4 del artículo 6o del Decreto 987 de 2012, esta Oficina da

respuesta en los siguientes términos.

1. PROBLEMAS JURÍDICOS ¿Cuál es el tratamiento de los activos intangibles como marcas, recibidos en dación de pago o adjudicados en procesos concúrsales al ICBF?

2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO Para el estudio del objeto de la consulta, es preciso analizar: (I) Las marcas como activos intangibles y su valoración; (II) Bienes recibidos en dación de pago y adjudicados en procesos liquidatorios; (III) Enajenación de bienes del Estado; (IV) Pérdida de la marca por falta de uso. 2.1. MARCO NORMATIVO APLICABLE Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, Ley 116 de 2006, Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), Decreto 1082 de 2015, Decreto 2420 de 2015, Decreto 352 de 2017. 2.2. ANTECEDENTES El Coordinador del Grupo de Gestión de Bienes de la Dirección Administrativa mediante memorando del 19 de septiembre de 2017, solicita concepto a la Oficina Asesora Jurídica sobre cuál debe ser el tratamiento, procedimiento y gestión que se debe dar a activos intangibles referentes a marcas recibidos en dación en pago, en especial las encaminadas a la enajenación o cesión de los mismos. 2.3. ANÁLISIS JURÍDICO 2.3.1. Las marcas como activos intangibles y su valoración La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha referido la propiedad intelectual a "...las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes

utilizadas en el comercio", y a la vez la ha dividido en dos categorías, a saber: propiedad industrial, que incluye las patentes de invenciones, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas; y derechos de autor, que incluye obras literarias, tales como novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, [1] obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños arquitectónicos. Los derechos derivados de dicha propiedad permiten al creador o titular beneficiarse de ella, ya sea económicamente o con reconocimiento, entre otros. Las marcas o signos distintivos son consideradas propiedad industrial y están reguladas en nuestro país por normativa comunitaria que rige a todos los miembros de la Comunidad Andina de Naciones -CAN, en este caso la Decisión 486 de 2000 de la CAN, de aplicación preferente sobre la legislación interna, que define en su artículo 134 como marca "...cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado...” Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiterados pronunciamientos, entre ellos el dado [2] dentro del proceso 70-IP-2013 tras una solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, señaló que: La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y

seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio Por otra parte, el Decreto 2420 del 20 de diciembre de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, define un activo intangible como un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. La valoración de los activos intangibles como marcas, secretos industriales o patentes generalmente está atada a un aspecto comercial y la capacidad de estos de producir beneficios económicos. Sobre la valoración de activos intangibles, Kelvin King, en un artículo publicado en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, señaló: En líneas generales, la valoración es una amalgama del concepto económico de valor y el concepto jurídico de propiedad. La presencia de un activo está en función de su capacidad para generar beneficios y la tasa de actualización aplicada a dichos beneficios. La regla de oro de la valoración comercial es: el valor de algo no puede determinarse en abstracto; lo único que puede determinarse es el valor de algo en un lugar, en un momento, y en unas circunstancias particulares.[3] 2.3.2. Bienes recibidos en dación de pago y adjudicados en procesos concursales En este punto es importante aclarar que si bien la consulta se refiere a bienes recibidos por dación de pago, cabe reiterar lo dispuesto por esta Oficina en el concepto 181 de 2014, en donde se señaló que “...las empresas en liquidación no pueden hacer daciones en pago, y ello hasta el punto de que la Ley 1116 de 2006 permite la

revocación de las efectuadas dentro de los dieciocho meses anteriores al inicio de la liquidación (artículo 74, [4] norma extensiva a otros actos que reduzcan el patrimonio del deudor, “prenda común de los acreedores” ) (...)”, por lo que el análisis se realizará en el entendido de que los bienes sobre los cuales se consulta son los adjudicados en desarrollo de procesos concúrsales, originados generalmente en deudas por concepto de aportes parafiscales. Lo anterior cobra importancia en el entendido de que en el ingreso de los bienes intangibles relacionados por la Dirección Administrativa referentes a marcas comerciales no medió la voluntad de la administración y estas no tienen relación con el objeto del Instituto, pues al ser su naturaleza la de un establecimiento público, tiene vedada la actividad comercial. La adjudicación, bien sea que se dé en virtud del proceso de reorganización o liquidación, está sujeta a la aprobación de los acreedores que resulte dentro del proceso concursal, por lo que, los acreedores fiscales “no estarán sujetos a los términos del estatuto tributario y demás disposiciones especiales, para efectos de determinar sus condiciones de pago y tasas, las cuales quedarán sujetas a las resultas del acuerdo de reorganización o de [5] adjudicación.” En consecuencia, es la ley la que determina la forma de pago, por lo que primero se adjudica el dinero, luego los inmuebles, seguidamente los bienes muebles corporales, para finalmente adjudicar las cosas incorporales, como la marca antes definida. Esa adjudicación se hace en común y proindiviso en la proporción que corresponda a cada uno. Lo anterior con fundamento en la disposición del artículo 58, numeral 3 y 5o de la

Ley 1116 de 2006.[6] 2.3.3. Enajenación de bienes del Estado Teniendo en cuenta la necesidad de enajenar los activos intangibles representados en (as marcas comerciales que se han adjudicado dentro de procesos liquidatorios, es necesario acudir a las normas de contratación que desarrollan la enajenación de bienes del estado, contenidas en la sección 2 del capítulo 2 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1082 de 2015, que establece en su artículo 2.2.1.2.2.1.1 que “La selección abreviada es la modalidad para la enajenación de bienes del Estado”. Así mismo, dispone en su 2.2.1.2.2.1.4 que las Entidades que no estén obligadas a transferir sus bienes al Colector de Activos Públicos - CISA, "...pueden realizar directamente la enajenación, o contratar para ello promotores, bancas de inversión, martillos, comisionistas de bolsas de bienes y productos, o cualquier otro intermediario idóneo, según corresponda al tipo de bien a enajenar”. No obstante las generalidades anteriores, es necesario hacer la salvedad de que esta Oficina no es competente para desarrollar los aspectos puntuales contractuales que conlleva la enajenación, por lo que en caso de tener inquietudes sobre este punto, debe elevarse la consulta a la Dirección de Contratación. Por otra parte, es pertinente ahondar en las particularidades de los activos marcarios qué ha recibido el ICBF en los procesos concúrsales, en cuanto a que la adjudicación es solo de un porcentaje de ellos, el cual varía entre el

4.96% y el 11%, y los porcentajes restantes en cabeza de otras entidades de naturaleza pública a quienes se les adjudicaron por deudas de impuestos, aportes al Sistema de Seguridad Social o igualmente parafiscales, ninguna de ellas con la posibilidad de explotar comercialmente las marcas dados sus objetos y funciones legales. En el evento de que un particular o una persona jurídica privada adquiera el porcentaje que ostenta el ICBF sobre los activos marcarios consultados, su explotación se vería limitada al necesitar la autorización de los demás copropietarios, quienes, dada su naturaleza, no podrían actuar como socios, por lo que necesario que igualmente enajenen su participación, ya que el valor de un activo intangible como una marca va intrínsecamente ligado a la capacidad de obtener beneficios económicos de él. Cabe resaltar que los mayores porcentajes de las marcas se encuentran en entidades administradoras de pensiones, quienes dada su naturaleza no se rigen por el Estatuto General de Contratación. No obstante, se expidió el Decreto 352 de 2017 para adicionar el Decreto Único 1833 de 2016, que regula la administración de los bienes recibidos en dación de pago de las entidades administradoras de pensiones, que igualmente las faculta para entregar el bien a un tercero especializado o celebrar acuerdos entre ellas para su subasta. En caso de no ser posible lo anterior, dado que el proceso concursal no resuelve el problema de la comunidad de bienes, y al quedar los acreedores como dueños comunes y en proindiviso del respectivo bien intangible, es posible iniciar un proceso divisorio pero, como no es posible su división material, se debe solicitar al juez su venta con el fin de que se distribuya el precio entre los comuneros a prorrata de su porcentaje de propiedad en la

comunidad, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Código General del Proceso en sus artículos 406 y siguientes. 2.3.4. Perdida de la marca por falta de uso Por último, y ante las inquietudes respecto a las consecuencias por la falta de uso de las marcas desde su adjudicación, debemos señalar lo siguiente: [7] La protección del uso exclusivo marcario, nace con su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual tiene un periodo de amparo por 10[8] años. El ejercicio de ese derecho conlleva cargas, tales como renovar el registro una vez vencido el periodo inicial, para lo cual se tiene la prerrogativa de solicitarlo seis [9] (6) meses antes de su vencimiento o hasta seis (6) meses después de caducado el término para su renovación. Otra de las cargas que implica el registro de la marca es su uso, so pena de que pueda solicitar su cancelación del registro marcario por un tercero, quien deberá demostrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio que durante los tres (3) años anteriores a su solicitud la marca no ha sido usada por el titular. A esto se le denomina “sanción o pérdida de la marca por no uso". Ahora bien, la Decisión 486, en su artículo 165 dispone que: “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa

en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. (negrillas y subraya fuera del texto original) De lo anterior se puede colegir que existe la posibilidad de argumentar un “no uso justificado" en los términos del artículo citado, por cuanto el uso y explotación de las marcas adjudicadas" al ICBF en los procesos concúrsales no hacen parte de los objetivos previstos en la Ley 7 de 1979, los cuales son propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteger a los niños, niñas y adolescentes, y garantizarles sus derechos. Respecto de la justificación para la falta de uso de la marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en numerosas ocasiones, entre ellas en la interpretación prejudicial 436-1P-2015, donde señaló: (...) Causales de justificación para el no uso de la marca.

13. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado.

El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstanciaimpeditiva de la cancelación, "se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causajustificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo [10] legal”. (...) De la lectura de la norma comunitaria y los antecedentes jurisprudenciales expuestos se podría deducir la existencia de un motivo justificado para la falta de uso de la marca, habida cuenta de las limitaciones que tiene el

ICBF por su propia naturaleza para explotar una marca y, en general, para desarrollar cualquier actividad comercial.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES --Las marcas, como bienes intangibles capaces de producir beneficios económicos, están sujetas a valoración. --Teniendo en cuenta que el Instituto se financia por los aportes parafiscales, existe la necesidad de monetizar los bienes que ingresan por procesos concúrsales dentro de liquidaciones de sociedades deudoras por este concepto, para lo cual se debe enajenar aquellos bienes que no pueden ser utilizados en el desarrollo del objeto y funciones legales. --Es necesario renovar el registro de marcas que se encuentren caducadas, puesto que es posible aducir un "no uso justificado”, no así la falta de renovación. --Debe propiciarse un acuerdo con los demás propietarios en común de las marcas para intentar su enajenación, dado que la valoración de una marca se encuentra directamente relacionada con la capacidad de explotarla, lo que implica la posesión del 100% de ella; o de no ser así, procurar que los demás copropietarios puedan actuar como socios con la facultad de desarrollar actividades comerciales. --Como segunda opción, y teniendo en cuenta la asignación en común y proindiviso de bienes incorporales adjudicados en proceso concursal, es posible iniciar un proceso divisorio para terminar con la comunidad, bien sea para que otro comunero los adquiera en ejercicio de su derecho de compra, o que dentro de la ejecución del trámite de venta lo haga un tercero, para que con el producto de la venta se pague la cuota parte de cada uno de los copropietarios.

La presente respuesta tiene naturaleza de concepto jurídico y constituye un criterio auxiliar de interpretación de

conformidad con los establecido en los artículos 26 del Código Civil y 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1o de la Ley 1755 de 2015. No obstante lo anterior, tiene carácter vinculante para las dependencias internas del Instituto y terceros que colaboren en la prestación del servidor público o en el desarrollo de la función administrativa de competencia del ICBF, en virtud de la función asignada a la Oficina Asesora Jurídica de mantener la unidad doctrinaria e impartir las directrices jurídicas necesarias para el desarrollo de las funciones del Instituto, de conformidad con los numerales 8 y 15 del Artículo 6o del Decreto 987 de 2012. Cordial saludo.

LUZ KARIME FERNANDEZ CASTILLO

Oficina Asesora Jurídica NOTAS AL FINAL: 1. ¿Qué es la Propiedad Intelectual? - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pág. 2http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

2. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013

3. King, Kelvin - El valor de la propiedad intelectual, los activos intangibles y la reputaciónhttp://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible assets.htm

4. Código Civil, Artículo 2488. PERSECUCION BIENES. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677.

5. Ley 1116 de 2006, artículo 34 Contenido del acuerdo. Reglamentado por el Decreto Nacional 1038 de 2009.

Las estipulaciones del acuerdo deberán tener carácter general, en forma que no quede excluido ningún crédito reconocido o admitido, y respetarán para efectos del pago, la prelación, los privilegios y preferencias establecidas en la ley. Los créditos a favor de la DIAN y los demás acreedores de carácter fiscal no estarán sujetos a los términos del estatuto tributario y demás disposiciones especiales, para efectos de determinar sus condiciones de pago y tasas, las cuales quedarán sujetas a las resultas del acuerdo de reorganización o de adjudicación. El acuerdo deberá incluir, entre otras, cláusulas que regulen la conformación y funciones de un comité de acreedores con participación de acreedores internos y externos, que no tendrán funciones de administración ni coadministración de la empresa. Así mismo deberá pactarse la celebración de, por lo menos, una reunión anual de acreedores, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento del mismo, dando aviso oportuno de su convocatoria al Juez del concurso.

6. Reglas para la adjudicación. Los bienes no enajenados por el liquidador, de conformidad con lo previsto en el artículo anterior, serán adjudicados a los acreedores mediante providencia motivada, de conformidad con las

siguientes reglas: (...)

3. En primer lugar será repartido el dinero, enseguida los inmuebles, posteriormente los bienes muebles corporales y finalmente las cosas incorporales.

(…)

5. La adjudicación de bienes a varios acreedores será realizada en común y proindiviso en la proporción que

corresponda a cada uno.

6. El juez del proceso de liquidación judicial hará la adjudicación aplicando criterios de semejanza, igualdad y equivalencia entre los bienes, con el propósito de obtener el resultado más equitativo posible.

(…)

7. Decisión 486 de 2000, Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

8. Ibídem, Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

9. Ibídem, Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.

10. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Proceso 436-IP-2015 - Decisión del 2 de marzo de 2016.

Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Ir al inicio Derecho del Bienestar Familiar La publicación "Derecho del Bienestar Familiar" ”, es responsabilidad de Avance Jurídico Casa Editorial S.A.S, de acuerdo con el contrato No. 01017062023.

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