PGN - EXCEPCIONES - Concepto

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que niega registro de marca DERECHO DE CONTRADICCIÓN-Se concreta con la presentación de excepciones frente a las pretensiones Sea lo primero anotar que la parte demandada, en relación con la defensa, goza del derecho de contradicción que se concreta en la presentación de excepciones frente a las pretensiones de la parte actora, las cuales se distinguen entre excepciones previas y excepciones perentorias o de fondo. EXCEPCIONES-Concepto EXCEPCIONES-Argumentos que no constituyen la categoría de fondo Conforme a lo expuesto y en atención a la lectura de las excepciones presentadas, se tiene que los planteamientos esgrimidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no corresponden a la categoría de excepciones de mérito o perentorias, sino que se trata de meros argumentos de defensa que deberán ser resueltos en la sentencia (…)” Expediente No. 110010324000201300581 00

Consejera Ponente: María Elizabeth García González

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

Bogotá D.C., 27 ENE 2015 Concepto No. 007 / 15

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González

Ref.: Expediente No

110010324000201300581 00

Actor: Colombina S.A.

Demandado Superintendencia de Industria y : Comercio

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Procede esta Procuraduría Delegada1 a pronunciarse sobre las excepciones

propuestas por la parte demandada en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales. I.- ANTECEDENTES 1.- La demanda La sociedad Colombina S.A., por intermedio de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad y el restablecimiento del derecho de la Resolución No. 37957 de fecha 25 de junio de 2013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se revoca la decisión contenida en la Resolución No. 82103 del 28 de diciembre de 2012 y niega el registro de la marca “COLOMBINA FRUTINAS” solicitada por la Sociedad Colombina S.A. 2.- Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1 De conformidad con la competencia delegada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 194 de junio 8 de 2011, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa tiene funciones de intervención ante la Sección Primera y ante la Sala Plena del Consejo de Estado. Expediente No. 110010324000201300581 00

Consejera Ponente: María Elizabeth García González En la oportunidad procesal correspondiente, mediante apoderada judicial, la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda, en la cual presentó las siguientes excepciones: 2.1. Legalidad de los actos administrativos acusados. […] En el presente caso tenemos que con la expedición de las resoluciones

sometidas a control de legalidad, no se incurrió en ninguna de las violaciones a la Decisión 486 de 2000, alegadas por la sociedad COLOMBINA S.A., pues fueron expedidas por la autoridad competente, observando las formalidades y trámites establecidos por la ley y con el único fin de mantener el orden jurídico que demanda nuestro régimen de propiedad industrial […] 2.2. Inexistencia de la alegada violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 […] Entonces tenemos que en el presente caso la marca “COLOMBINA FRUTINAS”, la cual es reprochada con la presente demanda carece de distintividad teniendo en cuenta la marca con la que se confronta “FRUNAS” es considerada como notoria y por ende sobre ella recae una protección especial, tenemos entonces que esto genera riesgo de confusión, pues el consumidor podría llegar a pensar que es la misma marca lo cual además generaría un aprovechamiento de la marca notoriamente conocida, lo que daría como resultado una violación inminente que le asiste a la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A., por tal razón es lógico que con la resolución aquí demandada se pretenda proteger tal derecho […] 2.3. Inexistencia de la alegada violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 […] Así las cosas, es claro que los signos que pretendan ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas registradas con anterioridad, las cuales gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. […] Ahora bien, teniendo en cuenta que las marcas enfrentadas

en el presente proceso pertenecen a las denominadas como MIXTAS y NOMINATIVAS, toda vez que las mimas están conformadas por uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, el análisis de confundibilidad se deben realizar atendiendo los elementos denominativos de cada una de ellas, pues son las palabras las que causan gran impacto y recordación en la mente del consumidor, el cual generalmente solicita el producto a través de las palabras o denominación que conforman el conjunto marcario […] II.- CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Expediente No. 110010324000201300581 00

Consejera Ponente: María Elizabeth García González Sea lo primero anotar que la parte demandada, en relación con la defensa, goza del derecho de contradicción que se concreta en la presentación de excepciones frente a las pretensiones de la parte actora, las cuales se distinguen entre excepciones previas y excepciones perentorias o de fondo.

En cuanto al concepto de excepciones perentorias, resulta pertinente citar lo expuesto por el profesor Hernán Fabio López Blanco, quien señala2: “Son las que se oponen a las pretensiones del demandante, bien porque el derecho alegado en que se basan nunca han existido, o porque habiendo existido en algún momento se presentó una causa que determinó su extinción o, también, cuando no obstante que sigue vigente el derecho, se pretende su exigibilidad en forma prematura por estar pendiente un plazo o condición. En estricto sentido, solo tiene carácter de excepción las perentorias, pues son ellas las que se dirigen a contrarrestar la pretensión presentada por el demandante, ya que las previas buscan evitar

actuaciones innecesarias remediando ciertas fallas en el proceso; por ello la excepción previa así provenga de la iniciativa del demandado, favorece a las dos partes y no sólo a este como pudiera pensarse, pues al permitir el saneamiento inicial del proceso se asegura que se adelante sobre bases firmes, ajenas a cualquier posibilidad de nulidad o, también, que el juicio no continúe por no ser del caso adelantar la actuación ya que la excepción previa, en ciertos eventos, pone fin al proceso”. Conforme a lo expuesto y en atención a la lectura de las excepciones presentadas, se tiene que los planteamientos esgrimidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no corresponden a la categoría de excepciones de mérito o perentorias, sino que se trata de meros argumentos de defensa que deberán ser resueltos en la sentencia; por lo que, a su vez, el pronunciamiento en torno a la procedencia o no de los argumentos expuestos, por parte del Ministerio Público, se dará a conocer cuando se emita el respectivo concepto de fondo. De los Honorables Consejeros,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES

Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa

RASV/YSG

2 LÓPEZ BLANCO Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Bogotá D.C. – Colombia. Dupre Editores Ltda. Pág. 552 Expediente No. 110010324000201300581 00

Consejera Ponente: María Elizabeth García González