PGN - LA RAZONABILIDAD - Permite al titular del registro marcario diferenciar sus producto

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Resolución de Superintendencia de Industria y Comercio. que concedió el registro de la marca mixta AVLA Conforme a lo previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo, establece: “Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto general y pedirse el restablecimiento del derecho directoramente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel” COTEJO MARCARIO-Entre la marca solicitada y las previamente registradas/COTEJO MARCARIO-Se propone a la Sala aplicar la metodología indicada en la interpretación prejudicial, que incluye el concepto fonético, ortográfico, figurativo o gráfico y conceptual o ideológico. SEMEJANZA DE LOS SIGNOS-Análisis COMPARACIÓN FONÉTICA-Semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de comparación, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación

COMPARACIÓN IDEOLÓGICA-La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico En este punto se precisa que, la marca mixta solicitada a registro cuenta con diferencias respecto de las marcas opositoras, para que el consumidor promedio pueda identificar la diferencia entre los productos y servicios que ofrecen en el mercado, teniendo en cuenta que las expresiones AVLA y AVAL, pueden tener significados diferentes, son conceptualmente excluyentes para otorgarle a los signos la distintividad que se requiere para convivir en el mercado. COMPARACIÓN GRÁFICA-Existen evidencias entre los signos confrontados, tales como que estas tienen una escritura similar/COMPARACIÓN GRÁFICATribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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11001032400020180050300 En este punto la comparación arroja como resultado la equiparación o gran similitud de las marcas, se tiene que los signos cotejados se presentan con una escritura semejante, con una sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, número de sílabas, las terminaciones son iguales, elementos suficientes que evitan el riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, un

signo que posee en su composición capacidad denominativa tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto y/o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia, así las cosas, el signo mixto cumple la función distintiva de la marca. COMPLEMENTARIEDAD DE LOS PRODUCTOS-Cuando el consumo de un determinado producto genera la necesidad de adquirir otro. Sin embargo, en el presente caso este criterio resulta inaplicable, por cuanto, como se ha explicado, las marcas comparadas distribuyen en realidad el mismo tipo de productos y/o servicios, por lo que hay lugar a predicar entre ellos una posible relación de complementariedad. LA RAZONABILIDAD-El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir/LA RAZONABILIDAD-Permite al titular del registro marcario diferenciar sus productos y/o servicios de otros similares A juicio del Ministerio Público, este es el punto más fuerte en el cual debe demostrar la distintividad entre las marcas, pues a pesar de que ambas identifican productos conexos o incluso idénticos, el signo no cuentan con suficiente distintividad y por ende es susceptible de causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, tema que ha sido considerado por la Doctrina como un término denominativo de carácter común, que al combinarse con elementos o palabras adicionales les otorga distintividad frente a otros signos, pudiendo entonces ser registrado como marca. Así las cosas, resulta suficiente la adición de nuevos elementos a efectos de poder distinguir los productos y/o servicios de su oferente, sin generar confusión o asociación en el público

consumidor. COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA-Sin duda, la distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros/LA DISTINTIVIDAD-Como principio de la razonabilidad y escogencia de la marca El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del registro marcario diferenciar sus productos y/o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado, requisito que, por lo anteriormente mencionado, cumple el signo solicitado a registro. Por todo lo anterior, el cargo de transgresión reglado en los artículos 136 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la vulneración alegada carece de vocación de prosperidad, y, en consecuencia, habrá de desecharse.

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PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., junio 7 de 2022 Doctor

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Consejero Ponente Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Concepto 22 -179 Número de expediente 110010324000-2018-00503-00 Medio del Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Norma que rige la controversia Decisión 486 de 2000

Demandante Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Demandado Superintendencia de Industria y Comercio Honorable Señor Consejero: Estando dentro del término de traslado, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto en el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud de la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre la base de las argumentaciones que se exponen a continuación:

1. ANTECEDENTES a.- Demanda

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11001032400020180050300 3 Mediante escrito el apoderado de la parte actora, interpuso demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 67388 de 12 de septiembre de 2018, proferidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones: “Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 67388 del doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) expedida por la Superintendente para la Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 42281 del diecisiete (17) de julio de dos mil diecisiete (2017) y en su

lugar, se concedió el registro de la marca AVLA (mixta) para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Segunda: Que, como consecuencia de la nulidad de la Resolución No. 67388 del doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Secretaría General, cancelar el certificado de registro No. 592320 correspondiente a la marca AVLA (mixta) en la clase 35 de la Clasificación

Internacional de Niza.

Tercera: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso.

Cuarta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del CPACA”. b.- Hechos Como soporte de sus pretensiones, la parte demandante expuso los hechos que a continuación se sintetizan: 1.- El 26 de septiembre de 2016, la sociedad Inversiones Grupo Aval Chile, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta AVLA, para identificar servicios de la Clase 35 de la clasificación internacional. 2.- La solicitud fue aceptada y publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 788 de 31 de marzo de 2017, siendo objeto de oposición por parte del Grupo Aval.

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11001032400020180050300 4 3-. Con Resolución 42281 de 17 de julio de 2017, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada la oposición presentada por el Grupo Aval y negó el registro de la marca mixta AVLA, para distinguir productos de la clase 55 de la Clasificación Internacional. 4.- Contra el aludido acto administrativo se interpuso recurso de apelación la sociedad Inversiones Grupo Aval Chile, el cual fue desatado por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, con Resolución 67388 de 12 de septiembre de 2018, revocando el contenido de la Resolución 42281 de 17 de julio de 2017 y concedió el registro de la marca mixta AVLA para identificar servicios de la clase 35 de la clasificación internacional. c.- Concepto de violación La parte actora considera que con la expedición de los actos acusados se vulneraron los artículos 136 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentó, que el signo solicitado a registro AVLA, cumple a cabalidad con los supuestos facticos necesarios para constituir las causales de irregistrabilidad, por cuanto se caracteriza por las similitudes ortográficas y fonéticas con la marca notoria AVAL, así como la existencia de un escenario de conexidad competitiva, que impiden que las marcas en cuestión coexistan en el mercado sin vulnerar derechos de los intereses legítimos del consumidor. d.- Contestaciones

Dentro de la oportunidad correspondiente la Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demandada, solicitando negar todas las pretensiones de la demanda y condenas solicitadas por carecer de asidero jurídico y sustento legal para par que estén llamadas a prosperar. Alegó que el contenido del acto acusado, la demandada no incurrió en infracción o violación alguna de las normas contenidas en Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ni de las normativas nacionales conexas que regulan la materia marcaria.

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11001032400020180050300 5 Consideró que en el análisis signos, cuando uno es notorio, la identidad o semejanza se debe verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la particularidad de notorio que el signo opositor ostente y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como la capacidad distintiva intrínseca, influyen el cotejo de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo debe estar protegido de una mayor severidad en atención a dicha calidad y su especial protección. Igualmente contestó la demanda como tercero interesado a través de apoderado la sociedad AVLA S.A., alegando que siga el curso procesal de la presente actuación sin la intervención o participación de su poderdante.

e.- Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina En su oportunidad, el Tribunal consideró que deberá determinarse el riesgo de confusión y/o asociación entre los signos GRUPO AVAL (mixtos y denominativos), GRUPO AVAL MUCHO MÁS QUE UN BANCO (denominativos), SISTEMA AVAL (mixto), TRANSFER AVAL AV (denominativos), TRANSFER AVAL (denominativos), AVAL CRÉDITO (denominativo), TRANSFER AVAL AV VILLAS (denominativos), RED DE GRUPO AVAL (denominativos), GRUPO AVAL MÁS QUE UN BANCO (denominativo) y AVLA (mixto), se deberá analizar: 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar cotejo de signos distintivos. 2. Comparación de signos mixtos y denominativos, 3. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza y 4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad de signo solicitado a registro. Manifestó que no es suficiente basar la confundibilidad únicamente en la similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en discusión. Consideró que, en el estudio de los signos denominativos, se usan expresiones acústicas o fonéticas, integradas por una o varias letras, palabras o números, individual o

conjuntamente constituidos, que integran un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto, que al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea del signo que le permite diferenciarlo de otros existente en el mercado.

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11001032400020180050300 6 Argumentó que en las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo y un elemento gráfico, que al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.- CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO a.- Problema Jurídico La controversia bajo estudio se centra en determinar si le asiste razón a la parta actora a reclamar la nulidad de la Resolución 67388 de 12 de septiembre de 2018, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta AVLA, para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, proferida el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. b.- Marco Jurídico Conforme a lo previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo, establece: “Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica,

podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto general y pedirse el restablecimiento del derecho directoramente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel” c.- Cotejo marcario entre la marca solicitada y las previamente registradas Se procederá a realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado a registro AVLA (mixto) y las marcas previamente registradas GRUPO AVAL (mixtos y denominativos), GRUPO

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11001032400020180050300 7 AVAL MUCHO MÁS QUE UN BANCO (denominativos), SISTEMA AVAL (mixto), TRANSFER AVAL AV (denominativos), TRANSFER AVAL (denominativos), AVAL CRÉDITO (denominativo), TRANSFER AVAL AV VILLAS (denominativos), RED DE

GRUPO AVAL (denominativos), GRUPO AVAL MÁS QUE UN BANCO

(denominativo), para lo cual esta Delegada propone a la Sala aplicar la metodología indicada en la interpretación prejudicial, que incluye el concepto fonético, ortográfico, figurativo o gráfico y conceptual o ideológico. d.- Signos a comparar Signo solicitado Marcas registradas

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11001032400020180050300 8 e.- Comparación fonética En este punto se debe examinar que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de comparación, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, así como el cotejo de las marcas en forma sucesiva. Frente a este criterio, el Ministerio Público considera que la sucesión de sílabas, donde el signo a registrar se presenta con el vocablo “AVLA” y las marcas registradas comparten la palabra “AVAL” que al ser pronunciados no tienen una misma sonoridad, elemento que evita un posible riesgo de confusión en el marcado. f.- Comparación ideológica A juicio de esta Delegada, la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En este punto se precisa que, la marca mixta solicitada a registro cuenta con diferencias respecto de las marcas opositoras, para que el consumidor promedio pueda identificar la diferencia entre los productos y

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11001032400020180050300 9 servicios que ofrecen en el mercado, teniendo en cuenta que las expresiones AVLA y AVAL, pueden tener significados diferentes, son conceptualmente excluyentes para otorgarle a los signos la distintividad que se requiere para convivir en el mercado. g.- Comparación gráfica En este punto la comparación arroja como resultado la equiparación o gran similitud de las marcas, se tiene que los signos cotejados se presentan con una escritura semejante, con una sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, número de sílabas, las terminaciones son iguales, elementos suficientes que evitan el riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, un signo que posee en su composición capacidad denominativa tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto y/o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia, así las cosas, el signo mixto cumple la función distintiva de la marca. Pues bien, de la observación de las marcas cuya discusión se trata, existen evidencias entre los signos confrontados, tales como que estas tienen una escritura similar, como se puede verificar en las imágenes que se insertaron anteriormente, donde se identifican servicios en el sector comercial como medios de difusión, alquiler de espacio publicitarios,

planificación de estrategias de publicidad y marketing y negocios entre otros, el signo solicitado a registro muestra suficiente distintividad, para que puede convivir en el mercado. h.- Complementariedad de los productos En este punto se examina la conexión que se plantea cuando el consumo de un determinado producto genera la necesidad de adquirir otro, pues en este caso el segundo es complementario del primero, pues en estos eventos, la adquisición de un producto supone la obtención de otro simultaneo. Sin embargo, en el presente caso este criterio resulta inaplicable, por cuanto, como se ha explicado, las marcas comparadas distribuyen en realidad el mismo tipo de productos y/o

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11001032400020180050300 10 servicios, por lo que hay lugar a predicar entre ellos una posible relación de complementariedad. i.- La razonabilidad (posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario) A juicio del Ministerio Público, este es el punto más fuerte en el cual debe demostrar la distintividad entre las marcas, pues a pesar de que ambas identifican productos conexos o incluso idénticos, el signo no cuentan con suficiente distintividad y por ende es susceptible de causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, tema que ha sido considerado por la Doctrina como un término denominativo de carácter común, que al combinarse con elementos o palabras adicionales les otorga distintividad frente a otros

signos, pudiendo entonces ser registrado como marca. Así las cosas, resulta suficiente la adición de nuevos elementos a efectos de poder distinguir los productos y/o servicios de su oferente, sin generar confusión o asociación en el público consumidor. Sin duda, la distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del registro marcario diferenciar sus productos y/o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado, requisito que, por lo anteriormente mencionado, cumple el signo solicitado a registro. Por todo lo anterior, el cargo de transgresión reglado en los artículos 136 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la vulneración alegada carece de vocación de prosperidad, y, en consecuencia, habrá de desecharse. j.- Conclusión Por las razones anteriormente expuestas, a juicio del Ministerio Público en el presente asunto el cargo de nulidad propuesto por la parte actora no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. En este orden de ideas, esta agencia del Ministerio Público pone en consideración del H. Consejo de Estado el siguiente,

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11001032400020180050300 11 k.- Concepto De conformidad con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada no es posible acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, el acto censurado, esto es, la Resolución 67388 de 12 de septiembre de 2018, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta AVLA, para distinguir servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, proferida el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, habrá de permanecer incólume. Del señor Consejero atentamente, Original firmado

JAIME ALEJANDRO DIAZ VARGAS

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado

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