PGN - REGISTRO DE MARCA - No resulta posible acceder al registro, toda vez que podría gene

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Resoluciones de la superindustria y comercio que niegan el registro del signo JEEP RENEGADE para distinguir productos. REGISTRO DE MARCA-Causal de irregistrabilidad artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. en el sentido de que no pueden registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando: “(…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (…)”. Por ello, resulta indispensable entrar a establecer si existe entre las marcas un grado de distintividad tal que le permita al consumidor diferenciarlos entre sí, sin que haya para éste lugar a confusión. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-De la lectura del acuerdo celebrado entre las partes no se desprende la no confundibilidad entre los signos confrontados. Por ello, concluyó que pese al acuerdo de coexistencia presentado por las partes, la concurrencia de la marca RENEGADE y la marca solicitante JEEP RENEGADE, además de tener semejanza ortográfica y fonética, teniendo en cuenta la naturaleza y finalidades de los productos que identifican, crearía un riesgo de confusión para los consumidores. COTEJO MARCARIO-Reglas según el tribunal de justicia de la comunidad andina. En este punto, se tendrá en cuenta que los signos confrontados son denominativos. El

signo solicitado está conformado por dos palabras, mientras que la marca registrada está conformada por una palabra. En los dos signos está presente la palabra

RENEGADE.

En atención a lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al realizar la comparación entre marcas denominativas, se debe realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: i) se debe analizar cada signo en su conjunto; ii) se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema; iii) se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar “pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente”; iv) se debe observar el orden de las vocales; y v) se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 11001-03-24-000-2016-00025-00 5aCdeE/JADV/Ab Lo expuesto indica que desde el punto de vista fonético existen similitudes entre los signos confrontados, pues al pronunciarlos de manera sucesiva se escuchan de forma similar, debido a la reproducción de la expresión RENEGADE. Es decir, los signos guardan un grado de semejanza debido a que la expresión RENEGADE se pronuncia de manera idéntica en los dos casos. REGISTRO DE MARCA-Jurisprudencia del consejo de estado/REGISTRO DE MARCA-No resulta posible acceder al registro, toda vez que podría generar

riesgo de confusión La Sección Primera del Consejo de Estado se ha pronunciado en varios eventos en los cuales el signo solicitado reproduce parcialmente la marca previamente registrada, concluyendo que no resulta posible acceder al registro, toda vez que podría generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Ahora bien, con relación a la conexidad competitiva, entendida como un bien inmaterial que se relaciona con determinados productos o servicios, el Consejo de Estado ha manifestado que busca “evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes”. 2 11001-03-24-000-2016-00025-00 5aCdeE/JADV/Ab

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 13 de agosto de 2021 Doctor

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Consejer Ponente – Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 21 - 093

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 11001-03-24-000-2016-00025-00

Actor: Sociedad FCA US LLC

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Honorable señor Consejero: Estando dentro del término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Consejo de Estado en virtud del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con base en las argumentaciones que se exponen a continuación:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Sociedad FCA US LLC, a través de apoderado judicial, instauró demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de solicitar la nulidad de la resolución 57603 de septiembre 3 11001-03-24-000-2016-00025-00 5aCdeE/JADV/Ab 26 de 2014 “Por la cual se niega un registro” y 35294 de julio 7 de 2015 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro de la marca “JEEP RENEGADE”.

A título de restablecimiento del derecho solicitó concederle el registro de la marca “JEEP RENEGADE (nominativa)”, para distinguir “automóviles, excluyendo específicamente motocicletas y vehículos de dos ruedas”, productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Fundamentos fácticos El 27 de febrero de 2014, la sociedad CHRYSLER GROUP LLC solicitó, a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca JEEP RENEGADE (mixta) para distinguir “automóviles, excluyendo específicamente motocicletas y vehículos de dos ruedas”, productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Una vez publicada dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones de terceros. Mediante resolución 57603 de 26 de septiembre de 2014, la

Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca JEEP RENEGADE, para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Inconforme con la decisión anterior, el solicitante presentó recurso de apelación, que fue resuelto mediante resolución 35294 de 7 de julio de 2015, confirmando la decisión. 4 11001-03-24-000-2016-00025-00 5aCdeE/JADV/Ab Concepto de la violación Violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina1 A juicio del actor, la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que desconoció que las marcas en conflicto no son susceptibles de generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, pues los titulares de ambos signos suscribieron un contrato de coexistencia en donde se adoptaron las condiciones necesarias para su pacífica comercialización; además, el mismo no constituye una práctica desleal. Igualmente, estimó que la entidad demandada desconoció la limitación del marco de protección de la marca RENEGADE. Si bien, el signo JEEP RENEGADE pretende amparar automóviles, excluyendo específicamente motocicletas y vehículos de dos ruedas, lo cierto es que la marca RENEGADE distingue vehículos y aparatos de locomoción terrestre, incluyendo motocicletas, triciclos, cuatriciclos, ATV’S diseñados principalmente para uso fuera de la carretera, patines de motor y partes, excluyendo automóviles de cuatro ruedas diseñados

principalmente para uso en carreteras y también fuera de las mismas. Asimismo, consideró que la demandada desconoció que el actor es titular de una familia de marcas construida en torno a la expresión JEEP, la cual indica el origen empresarial de los productos por ellos comercializados. 1 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 5 11001-03-24-000-2016-00025-00 5aCdeE/JADV/Ab Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que en el sub lite no hay un debate sobre la similitud de las marcas, pues salvo por la expresión JEEP, las dos marcas son idénticas, es decir, poseen la misma estructura gramatical y fonética, así como la misma identidad ideológica siendo que “las dos evocan el concepto de un espíritu rebelde”. Sostuvo que, por si sola, la expresión JEEP no tiene la vocación para evitar el riesgo de confusión o asociación entre los dos conjuntos marcarios y que el régimen en materia de protección a la propiedad industrial busca proteger a los consumidores de la confusión derivada de similitudes entre marcas, motivo por el cual no puede aceptar los registros marcarios por la simple existencia de un acuerdo de

coexistencia pacífica, salvo que con este se elimine totalmente el riesgo de asociación o confusión, situación que no acontece en el este caso, pues “no contemplan medidas reales de protección a los consumidores (…) no refieren en ningún momento la adopción de medidas preventivas”, para concluir que aún cuando se haya efectuado una limitación en los productos que se predenten identificar, no basta para anular el riesgo de confusión identificado. Interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina2 En su oportunidad, el Tribunal estimó que, en el sub lite, los asuntos controvertidos son los siguientes:

1. Si el signo JEEP RENEGADE, para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado a registro, resultaría confundible con la marca RENEGADE. 2 Interpretación Prejudicial de 11 de diciembre de 2020. 6 11001-03-24-000-2016-00025-00

5aCdeE/JADV/Ab

2. Si el signo JEEP RENEGADE solicitado a registro, es parte de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término JEEP.

3. La consecuencia jurídica que se derivaría de la presunta existencia de un acuerdo de coexistencia entre las empresas titulares de los signos en conflicto.

4. Si existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto.

Asimismo, entendió que los temas objeto de interpretación guardan relación con la: i) irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; ii) comparación entre signos denominativos; iii) comparación entre signos mixtos y denominativos; iv) familia de marcas; v) conexión entre

productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza; vi) acuerdo de coexistencia de marcas y/o cartas de consentimiento. Con relación al primer punto, citando el artículo 136 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, concluyó que no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva y aclaró que los signos no son distitntivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. Igualmente, indicó que se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta, al hacer esta valoración, que la similitud entre dos signos puede ser: i) ortográfica, referida a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; ii) fonética, referida a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto; iii) conceptual o ideológica, que 7 11001-03-24-000-2016-00025-00 5aCdeE/JADV/Ab se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante; y iv) gráfica o figurativa, referida a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto. Además, consideró que al realizar el cotejo de los signos en conflicto se

deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; ii) en la comparación se debe emplear el método de cotejo sucesivo, esto es, analizar un signo y después el otro; iii) el análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias “pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación”; iv) al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo el criterio del consumidor medio, selectivo o especializado. Por último, anotó que es importante que al analizar el caso se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación, aclarando que no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos los relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. Frente a la comparación entre signos denominativos, indicó que es necesario que se verifique si se realizó teniendo en cuenta que ambos signos estarían conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.

8 11001-03-24-000-2016-00025-00 5aCdeE/JADV/Ab Explicó que los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto y que se subdividen en sugestivos y arbitrarios. Por ello, aclaró que al realizar la comparación entre marcas denominativas, se debe realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: i) se debe analizar cada signo en su conjunto; ii) se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema; iii) se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar “pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente”; iv) se debe observar el orden de las vocales; v) se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor. Con relación a la familia de marcas, explicó que una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. Aclaró que a fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se ha configurado las familias de marcas invocadas;

posteriormente si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados “teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado”. Frente a la conexión entre proudctos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza, indicó que se debe tomar en cuenta que la 9 11001-03-24-000-2016-00025-00 5aCdeE/JADV/Ab inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis y es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas. En todo caso, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustancieles: i) el grado de sustitución (intercambialidad) entre los productos o servicios; ii) la complementariedad entre si de los productos o servicios; y iii) la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Por último, con relación al acuerdo de coexistencia de marcas y/o

cartas de consentimiento, precisó que son aquellos convenios que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, y en los cuales las partes contratantes adoptan las estipuaciones necesarias para evitar la confusión entre los productos de cada empresa. En todo caso, acaró que tales acuerdos, aunque resuelven el conflicto entre los particulares de los signos, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes deben dejar a salvo el interés general de los consumidores “respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”. Además, insistió en que, para que pueda darse la coexistencia marcaria, es necesario: i) la existencia en la Subregión de registros de 10 11001-03-24-000-2016-00025-00 5aCdeE/JADV/Ab marcas idénticas o similares; ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; iii) la adopción, por parte de éstas, de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. Por ello, concluyó que la suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el

consumidor se vea inducido a error.

I. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico El problema jurídico consiste en determinar si la Superintendencia de Industria y Comercio, con ocasión de la expedición de las resoluciones 57603 de 26 de septiembre de 2014 y 35294 de 7 de julio de 2015, por medio de las cuales negó el registro del signo JEEP RENEGADE

(nominativa3), para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, quebrantó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al haber realizado presuntamente, en forma errónea, el examen de registrabilidad de la marca señalada, toda vez que el mismo no es confundible y tampoco genera riesgo de asociación con la marca RENEGADE (nominativa), clase 12, de titularidad de la sociedad COVI

GROUP LIMITED.

Así, se examinará si la marca JEEP RENEGADE que busca identificar productos de la clase 12 de la referida clasificación internacional, se encuentra o no incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas 3 Según lo expuesto en la demanda y solicitado ante la entidad demandada. 11 11001-03-24-000-2016-00025-00 5aCdeE/JADV/Ab en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada RENEGADE. Análisis Jurídico Hemos dicho que el demandante invocó como causal de irregistrabilidad la consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de

la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de que no pueden registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando: “(…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (…)”. Por ello, resulta indispensable entrar a establecer si existe entre las marcas un grado de distintividad tal que le permita al consumidor diferenciarlos entre sí, sin que haya para éste lugar a confusión. Con relación a esta causal, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, respecto de la cual exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Además, se exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor4. Así, la confusión marcaria se entiende como “la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los 4 Consejo de Estado, Sección Primera, rad. 11001-03-24-000-2010-00265-00 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, 24 de octubre de 2019. 12 11001-03-24-000-2016-00025-00

5aCdeE/JADV/Ab consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”5. A su turno, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que también implica la existencia de un cierto nexo entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común6. Por su parte, el riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”7. En el sub lite, mediante resolución 57603 de 26 de septiembre de 2014, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio adujo que al hacer la comparación de las marcas denominativas, observaba que los signos en estudio, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentaban similitudes 5 Ibidem (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS)”. 6 Ibidem. 7 Ibidem. 13 11001-03-24-000-2016-00025-00

5aCdeE/JADV/Ab susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, pues, en efecto, el signo solicitado reproduce totalmente la estructura gramatical de la marca previamente registrada sin que la inclusión de la expresión “JEEP” permita establecer una clara diferenciación entre los signos en conflicto, dada la fortaleza del componente nominativo común en ambos signos, cual es la expresión

RENEGADE.

A juicio de la entidad demandada: “se presenta coincidencia fonética en la mencionada expresión, lo cual puede derivar en que los consumidores crean que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial y (…) las mismas características, especialmente su calidad, cuando en realidad se trata de empresarios distintos”. Adicionalmente, para la parte accionada, el signo solicitado pretende identificar productos que no solo pertenecen a la misma clase que los productos distinguidos por la marca registrada, sino que también se identifican plenamente con los mismos, “pues pertenecen a la categoría de vehículos y comparten por lo tanto objeto y finalidad, cual es ser utilizados para el transporte o conducción de personas y/o cosas de un lugar a otro. Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar los productos de su preferencia (…) y el distinto origen empresarial de los mismos (…)”. Posteriormente, mediante resolución 35294 de 7 de julio de 2015, expedida por el Superintendente Delegado de Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el accionante, se consideró que de la lectura del acuerdo celebrado entre las parte no se

desprende la no confundibilidad entre los signos confrontados, pues de la solicitud de renuncia de derechos presentada por la sociedad COVI GROUP LIMITED, se evidencia que los productos que la marca distingue serán: “Vehículos y aparatos de locomoción terrestre incluyendo motocicletas, triciclos, cuadriciclos, ATVS diseñados 14 11001-03-24-000-2016-00025-00 5aCdeE/JADV/Ab principalmente para uso fuera de la carretera patinetas de motor y partes”; por ese motivo, se aclaró que por parte de la sociedad COVI GROUP LIMITED no se presentó una limitación de los productos que permita la coexistencia de las marcas sin que haya riesgo de confusión para los consumidores, sino que además de vehículos y aparatos de locomoción terrestre se incluirán los demás medios de transporte. Por ello, concluyó que pese al acuerdo de coexistencia presentado por las partes, la concurrencia de la marca RENEGADE y la marca solicitante JEEP RENEGADE, además de tener semejanza ortográfica y fonética, teniendo en cuenta la naturaleza y finalidades de los productos que identifican, crearía un riesgo de confusión para los consumidores. Pues bien, los signos confrontados son los siguientes: Signo solicitado Marca registrada JEEP RENEGADE RENEGADE En este punto, se tendrá en cuenta que los signos confrontados son denominativos. El signo solicitado está conformado por dos palabras, mientras que la marca registrada está conformada por una palabra. En los dos signos está presente la palabra RENEGADE. En atención a lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al realizar la comparación entre marcas denominativas, se debe

realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: i) se debe analizar cada signo en su conjunto; ii) se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema; iii) se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar “pues si ocupa la misma posición, 15 11001-03-24-000-2016-00025-00 5aCdeE/JADV/Ab es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente”; iv) se debe observar el orden de las vocales; y v) se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor. Teniendo claro lo anterior, se procederá a realizar el cotejo marcario, para lo cual, se debe aplicar la metodología indicada en la interpretación prejudicial.

SIGNO SOLICITADO J E E P R E N E G A D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MARCA REGISTRADA R E N E G A D E 1 2 3 4 5 6 7 8

Al hacer la comparación ortográfica se observa que el signo solicitado se compone de la palabra JEEP y la palabra RENEGADE, palabra idéntica y que reproduce el elemento denominativo de la marca ya registrada; entonces, la inclusión de la palabra JEEP, al inicio de la marca nominal o verbal solicitada, es el único elemento de diferenciación entre ambos signos. Por otra parte, la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de cotejo, para lo cual se

debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación y el cotejo de las marcas, en forma sucesiva. En este aspecto, el Ministerio Público no puede desconocer que el signo solicitado y la marca registrada coinciden en la palabra RENEGADE. Lo expuesto indica que desde el punto de vista fonético existen 16 11001-03-24-000-2016-00025-00 5aCdeE/JADV/Ab similitudes entre los signos confrontados, pues al pronunciarlos de manera sucesiva se escuchan de forma similar, debido a la reproducción de la expresión RENEGADE. Es decir, los signos guardan un grado de semejanza debido a que la expresión RENEGADE se pronuncia de manera idéntica en los dos casos. La Sección Primera del Consejo de Estado se ha pronunciado en varios eventos en los cuales el signo solicitado reproduce parcialmente la marca previamente registrada, concluyendo que no resulta posible acceder al registro, toda vez que podría generar riesgo de confusión entre el público consumidor8. Ahora bien, con relación a la conexidad competitiva, entendida como un bien inmaterial que se relaciona con determinados productos o servicios, el Consejo de Estado ha manifestado que busca “evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes”9. En el sub lite, el signo solicitado JEEP RENEGADE busca amparar productos de la clase 12 “automóviles, excluyendo específicamente motocicletas y vehículos de dos ruedas”. Por otra parte, la marca previamente registrada ampara igualmente

productos de la clase 12, esto es, “motocicletas, triciclos, cuadriciclos, ATVS diseñados principalmente para uso fuera de la carretera, patinetas de motor y sus partes; excluyendo automóviles de cuatro ruedas diseñados principalmente para uso en carreteras y también fuera de carret