PGN - ACTOS ADMINISTRATIVOS - Procedencia de su nulidad cuando son de carácter general y de contenid

NULIDAD-De actos que declararon infundada oposición por Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A y concedió registro de marca para distinguir servicios de Clasificación Internacional de Niza proferida por la SIC ACTOS ADMINISTRATIVOS-Procedencia de su nulidad cuando son de carácter general y de contenido particular según regulación legal COTEJO MARCARIO-Viable entre marca solicitada y la previamente registrada Se procederá a realizar el cotejo marcario entre el signo CAPITALCOL (denominativo) y CAPITALIA COLOMBIA (denominativo), para lo cual esta Delegada propone a la Sala aplicar la metodología indicada en la interpretación prejudicial, que incluye el concepto fonético, ortográfico, figurativo o gráfico y conceptual o ideológico. COMPARACIÓN FONÉTICA-Se debe realizar cotejo entre expresiones de la marca solicitada y de la marca opositora En este punto se debe examinar que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de comparación, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, así como el cotejo de las marcas en forma sucesiva. Frente a este criterio, el Ministerio Público considera que el signo solicitado a registro “CAPITALCOL” y la marca registrada “CAPITALIA COLOMBIA” reproduce gran parte de la estructura gramatical, y al realizar el cotejo debe realizarse entre las expresiones “COL” de la marca solicitada e “IA” de la marca opositora, las cuales guardan una misma disposición dentro de los conjuntos marcarios, de manera que al ser pronunciados generan un impacto sonoro casi idéntico.

COMPARACIÓN IDEOLÓGICA-Casos en que es susceptible de aplicar en el sub -lite A juicio de esta Delegada, la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En este punto se precisa que, la marca mixta solicitada a registro no cuenta con diferencias respecto de las marcas registradas, para que el consumidor promedio pueda identificar la diferencia entre los productos y/o servicios que ofrecen en el mercado. COMPARACIÓN ORTOGRÁFICA-Es viable por semejanza de letras entre signos a compararse A juicio de la Delegada, la similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, los cuales tiene similitudes que pueden causar confusión en el público consumidor. En el caso concreto, el signo registrado se compone de la expresión “CAPITALCOL” y la marca registrada “CAPITALIA COLOMBIA”, tienen como elementos comunes las partículas “COL” y “IA”, la marca solicitada a registro no cuenta

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IUS-E-2022-734686 1100103240002020041800 con elementos que permitan al consumidor incurrir en confusión al adquirir sus productos y/o servicios. COMPARACIÓN GRÁFICA-Contiene la posibilidad de generar un posible riesgo de confusión en el público consumidor LA DISTINTIVIDAD-Es aspecto fundamental que se debe demostrar entre diversas marcas

….A juicio del Ministerio Público, este es el punto más fuerte en el cual debe demostrar la distintividad entre las marcas, pues a pesar de que ambas identifican productos conexos o incluso idénticos, los signos no cuentan con suficiente distintividad y por ende son susceptibles de causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, tema que ha sido considerado por la Doctrina como un término denominativo de carácter común, que al combinarse con elementos o palabras adicionales les otorga distintividad frente a otros signos, pudiendo entonces ser registrado como marca. Así las cosas, resulta suficiente la adición de nuevos elementos a efectos de poder distinguir los productos y/o servicios de su oferente, sin generar confusión o asociación en el público consumidor. Sin duda, la distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del registro marcario diferenciar sus productos y/o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado, requisito que, por lo anteriormente mencionado, no cumple la marca solicitada a registro. ACTOS DEMANDADOS-Mediante los cuales se negó el registro de marca deben permanecer incólumes De conformidad con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada no es posible acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, los actos censurados, esto es, las Resoluciones 62956 de 15 de noviembre de 2019 y 15865 de 13 de abril de 2020, por medio de las cuales se negó el registro de la

marca denominativa “CAPITALCOL”, para identificar servicios en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, habrán de permanecer incólumes.

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PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., 12 de enero de 2023 Doctora

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera Ponente Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Concepto No. 23 - 07 Número de expediente 110010324000-2020-00418-00 Medio del Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Norma que rige la controversiaDecisión 486 de 2000 Demandante Capitalcol S.A.S. Demandado Superintendencia de Industria y Comercio Honorable Señora Consejera: Estando dentro del término de traslado, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto en el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del medio de control de acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre la base de las argumentaciones que se exponen a continuación:

1. ANTECEDENTES a.- Demanda Mediante escrito el apoderado de la sociedad CAPITALCOL S.A.S., interpuso

demanda en ejercicio del medio de control de acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 62965 de 15 de noviembre de 2019 y 15865 de 13 de abril de 2020, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones: “1. Que se declare la nulidad la Resolución No. 62965 del 15 de noviembre de 2019, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró fundada la oposición interpuesta por el Fondo de Garantías de Antioquia S.A. y se niega el registro de la Marca CAPITALCOL (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 15865 del 13 de abril 2020 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la

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11001032400020200041800 3 cual se resolvió confirmar la decisión contendida en la Resolución 62965 del 15 de noviembre de 2019.

3. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se ordene el registro de la Marca CAPITALCOL (Nominativa) para distinguir servicios en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la Sociedad

CAPITALCOL S.A.S.”. b.- Hechos Como soporte de sus pretensiones, la parte demandante expuso los hechos que a continuación se sintetizan: 1.- El 5 de julio de 2019, la sociedad Capitalcol S.A.S. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de marca nominativa “CAPITALCOL” para distinguir servicios en la clase 36 de la clasificación internacional. 2La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 865 de 10 de julio de 2019, siendo objeto de oposición por parte del Fondo de Garantías de Antioquia S.A. 3-. Con Resolución 62965 de 15 de noviembre de 2019, la División de Signos Distintivos de la SIC, decidió declarar fundada la oposición presentada y negó el registro de la marca nominativa CAPITALCOL para identificar servicios en la clase 36 de la clasificación internacional, con base en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 4.- Contra el aludido acto administrativo se interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, con Resolución 15865 de 13 de abril de 2020, confirmado lo decidido en el acto administrativo 62965 de 15 de noviembre de 2019, y declaró agotada la vía gubernativa. c.- Concepto de violación La parte actora considera que con la expedición de los actos atacados se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentó que es evidente que la marca CAPITALCOL se crea como un singo de

fantasía, donde la palabra “CAPITALCOL”, no se encuentra depositada en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sino que está integrada por la palabra de uso común “capital” con la terminación “col”, con lo cual brinda suficiente distintividad en el mercado, lo que la convierte en una marca legitima.

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11001032400020200041800 4 Arguyó que la SIC al apreciar los signos en su conjunto, observó que el signo solicitado es fonética y ortográficamente similar al registrado, dado que reproduce gran parte de su estructura gramatical CAPITALCOL/CAPITALIA COLOMBIA, al punto que el consumidor podría deducir que el primero es el anacrónico del segundo, pues esta apreciación es errónea al argumentar que así debía hacerse el análisis, sin excluir palabras de una común y en su lugar el vocablo CAPITALCOL no es un acrónico, es una marca nueva. d.- Contestaciones Dentro de la oportunidad correspondiente la Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demandada, solicitando negar todas las pretensiones y condenas solicitadas, por carecer de asidero jurídico y sustento legal para que prosperen. Alegó que, en el presente caso se tiene que la expedición de los actos acusados proferidos por la SIC no incurrió en ninguna violación de las violaciones alegadas por la sociedad CAPITALCOL S.A.S., en especial las disposiciones de la Decisión

486 de 2000, pues como órgano nacional competente, observando las formalidades y trámites establecidos en la Ley con único fin de mantener el orden jurídico que demanda nuestro régimen de propiedad industrial. Argumentó que, de la comparación de los signos en conflicto CAPITALCOL/CAPITALIA COLOMBIA apreciados en su conjunto de manera sucesiva y simultánea, presentan similitudes capaces de generar confusión o de inducir a error el público consumidor, pues el signo solicitado a registro reproduce el concepto y la estructura gramatical de la marca antes registrada, puesto que cuenta en su conformación con la partícula COL la cual corresponde a la sigla utilizada para hacer referencia a la palabra COLOMBIA, y adicionalmente la expresión CAPITAL, sin que la supresión de la vocales IA le confiera un grado de distintividad frente al signo opositor, razón por la cual ambos signos son percibidos de forma idéntica por parte el consumidor al hacer alusión al mismo concepto relacionado con los términos CAPITAL/COLOMBIA, ocasionando confusión en los consumidores que creen que están adquiriendo unos servicios que comparten el mismo origen empresarial y por ende las mismas características, en especial su calidad, cuando en realidad se trata de empresarios distintos. e.- Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina En su oportunidad, el Tribunal consideró que deberá determinarse el presunto riesgo de confusión y/o asociación entre el signo CAPITALCOL (denominativo) y CAPITALIA COLOMBIA (denominativo), se deberá analizar: 1. Irrregistrabililidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de

asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintos, 2. Comparación entre signos denominativos, 3. Signos conformados por denominaciones de uso común

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11001032400020200041800 5 y 4. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. Manifestó que, al realizar la comparación entre signos denominativos es importante ponerse en el lugar del consumidor y tener en cuenta su grado de percepción, según el tipo de producto o servicio de que se trate. Consideró que, la controversia radica en una presunta confusión entre los signos denominativos CAPITALCOL/CAPITALIA COLOMBIA, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están integrados únicamente por elementos denominativos, los cuales se encuentran representados por una o más palabras pronunciables y dotadas o no de un significado o concepto. Observó que, los signos conformados por denominaciones de uso común para identificar un producto o un servicio, tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por su naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el productos o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase, en tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto de

signo se halla provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 2.- CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO a.- Problema Jurídico La controversia bajo estudio se centra en determinar si le asiste razón a la parte actora a reclamar la nulidad de las Resoluciones 62956 de 15 de noviembre de 2019 y 15865 de 13 de abril de 2020, por medio de las cuales se negó el registro de la marca denominativa “CAPITALCOL”, para identificar servicios en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. b.- Marco Jurídico Conforme a lo previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo, establece: “Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto general y pedirse el restablecimiento del derecho directoramente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la publicación. Si existe un acto intermedio, de

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11001032400020200041800 6 ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”. c.- Cotejo marcario entre la marca solicitada y la previamente registrada Se procederá a realizar el cotejo marcario entre el signo CAPITALCOL (denominativo) y CAPITALIA COLOMBIA (denominativo), para lo cual esta Delegada propone a la Sala aplicar la metodología indicada en la interpretación prejudicial, que incluye el concepto fonético, ortográfico, figurativo o gráfico y conceptual o ideológico. d.- Signos a comparar e.- Comparación fonética En este punto se debe examinar que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de comparación, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, así como el cotejo de las marcas en forma sucesiva. Frente a este criterio, el Ministerio Público considera que el signo solicitado a registro “CAPITALCOL” y la marca registrada “CAPITALIA COLOMBIA” reproduce gran parte de la estructura gramatical, y al realizar el cotejo debe realizarse entre las expresiones “COL” de la marca solicitada e “IA” de la marca opositora, las cuales guardan una misma disposición dentro de los conjuntos marcarios, de manera que al ser pronunciados generan un impacto sonoro casi idéntico. f.- Comparación ideológica A juicio de esta Delegada, la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando

los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En este punto se precisa que, la marca mixta solicitada a registro no cuenta con diferencias respecto de las marcas registradas, para que el consumidor promedio pueda identificar la diferencia entre los productos y/o servicios que ofrecen en el mercado.

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11001032400020200041800 7 g.- Comparación ortográfica A juicio de la Delegada, la similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, los cuales tiene similitudes que pueden causar confusión en el público consumidor. En el caso concreto, el signo registrado se compone de la expresión “CAPITALCOL” y la marca registrada “CAPITALIA COLOMBIA”, tienen como elementos comunes las partículas “COL” y “IA”, la marca solicitada a registro no cuenta con elementos que permitan al consumidor incurrir en confusión al adquirir sus productos y/o servicios. h.- Comparación gráfica En este punto la comparación arroja como resultado la equiparación o gran similitud, se observa que las expresiones en cotejo “CAPITALCOL” y “CAPITALIA COLOMBIA”, coinciden en las partículas “COL” e “IA”, donde la marca registrada al ser analizada de manera individual y separada está comprendida en diferentes marcas en la mencionada clase, donde se precisa que la disposición y combinación de las palabras contenidas en ella conforman un nuevo signo dotado

de distintividad y el signo sometido a registro en este caso resulta confundible con aquel, que además de incluir la palabra CAPITAL también contiene la partícula COL, la cual es comúnmente conocida la inicial o sigla que hace alusión a la palabra COLOMBIA, sin que la eliminación de las combinaciones IA y OMBIA, logre diferenciarlos, generando un posible riesgo de confusión en el público consumidor. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se refiere a las similitudes susceptibles de generar confusión entre los signos en conflicto, un signo que posee en su composición capacidad denominativa tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto y/o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia, así las cosas, el signo solicitado a registro no cumple la función distintiva de la marca. Pues bien, de la observación de la marca registrada y el signo sometido a registro, se perciben grandes semejanzas y similitudes, como se puede verificar en las imágenes que se insertaron anteriormente, elementos insuficientes que permiten distinguir a primera vista que se trata de una marca distinta. i.- Complementariedad de los productos En este punto se examina la conexión que se plantea cuando el consumo de un determinado producto genera la necesidad de adquirir otro, pues en este caso el segundo es complementario del primero, pues en estos eventos, la adquisición de un producto supone la obtención de otro simultaneo. Sin embargo, en el presente caso este criterio resulta inaplicable, por cuanto, como se ha explicado, las marcas comparadas distribuyen en realidad el mismo

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11001032400020200041800 8 tipo de productos y/o servicios, por lo que hay lugar a predicar entre ellos una posible relación de complementariedad. j.- La razonabilidad (posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario) A juicio del Ministerio Público, este es el punto más fuerte en el cual debe demostrar la distintividad entre las marcas, pues a pesar de que ambas identifican productos conexos o incluso idénticos, los signos no cuentan con suficiente distintividad y por ende son susceptibles de causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, tema que ha sido considerado por la Doctrina como un término denominativo de carácter común, que al combinarse con elementos o palabras adicionales les otorga distintividad frente a otros signos, pudiendo entonces ser registrado como marca. Así las cosas, resulta suficiente la adición de nuevos elementos a efectos de poder distinguir los productos y/o servicios de su oferente, sin generar confusión o asociación en el público consumidor. Sin duda, la distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del registro marcario diferenciar sus productos y/o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado, requisito que, por lo anteriormente mencionado, no cumple la marca solicitada a registro. Por todo lo anterior expuesto, los cargos de transgresión de lo reglado en el literal

a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, habrá de desecharse. k.- Conclusión Por las razones anteriormente expuestas, a juicio del Ministerio Público en el presente asunto el cargo de nulidad propuesto por la parte actora no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. En este orden de ideas, esta agencia del Ministerio Público pone en consideración del H. Consejo de Estado el siguiente, l. - Concepto De conformidad con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada no es posible acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, los actos censurados, esto es, las Resoluciones 62956 de 15 de noviembre de 2019 y 15865 de 13 de abril de 2020, por medio de las cuales se negó el registro de la marca denominativa “CAPITALCOL”, para identificar servicios en la clase 36 de la Clasificación

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11001032400020200041800 9 Internacional de Niza, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, habrán de permanecer incólumes. De la señora Consejera atentamente, Orignal firmado

JAIME ALEJANDRO DIAZ VARGAS

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado

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