PGN - DEMANDA DE NULIDAD DE ACTO DE REGISTRO DE MARCA Comparación de marca mixta y marca g

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., Noviembre 2 de 2005 Alegato No. 121 Honorables Consejeros de Estado Sección Primera

Consejero Ponente: Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Ref.: Expediente No. 2003-00111-01

Actor : MONTRES ROLEX S. A.

Demandado: Nación - Superintendencia de Industria y Comercio Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho Procede esta Procuraduría Delegada a emitir alegato de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades Constitucionales y legales.

ANTECEDENTES a.- La demanda.- La sociedad MONTRES ROLEX S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad de las resoluciones 28039 de 17 de diciembre de 1996; 31888 de 26 de diciembre de 1997, expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y contra la Resolución 32483 de 8 de octubre de 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Así mismo solicita, a titulo de restablecimiento del derecho:  Que se ordene a la demandada negar el registro de la marca figurativa consistente en la representación de una corona de cinco puntas, para distinguir productos de la clase 14.  Que se ordene a la demandada cancelar el registro de la propiedad

industrial, el certificado correspondiente a la marca figurativa, tramitada en el expediente N 92299008.  Que se comunique la sentencia a la Superintendecia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma para su publicación en la gaceta de la Propiedad Industrial.  Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento.

NORMAS DEMANDADAS

1. Resolución 28039 de 17 de Diciembre de 1996, por medio de la cual la jefatura de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por la sociedad MONTRES ROLEX S.A. y concedió el registro de la marca figurativa, solicitada por la sociedad CASIO

KEISANKI KABUSHIKI KAISHA.

2. Resolución 31888 de 26 de Diciembre de 1997, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por MONTRES ROLEX S.A. contra la resolución No 28039 de 17 de Diciembre de 1996.

3. Resolución 32483 de 8 de Octubre de 2002, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por MONTRES ROLEX S.A., confirmando la Resolución No 28039 de 17 de Diciembre de 1996.

El demandante considera que las resoluciones demandadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, vulneran los artículos 134 y 135, literal

a, de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Desarrolla el concepto de violación en los siguientes términos: 1.- Violación directa de la ley por error en la interpretación del artículo 136 literal a de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, porque el análisis de confundibilidad debe hacerse comparando el aspecto gráfico de las marcas figurativas y no puede concluirse de manera general que por ser una marca mixta, predomina la denominación, no existen semejanzas visuales, ortográficas, ideológicas ni auditivas que hagan imposible su diferenciación por parte del consumidor, como lo sostiene la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.- La Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó en el análisis realizado a las marcas en cuestión, al no diferenciar en la comparación entre las marcas figurativas y la comparación entre la figurativa y la mixta; se limitó a señalar que en la marca Rolex predomina la denominación, lo que significa que no existen semejanzas que induzcan al público en error. 3.- Las dos marcas figurativas evocan un mismo concepto, una corona, y además cuentan con rasgos y características similares que hacen imposible diferenciarlas. La anterior situación está consagrada en el literal a del artículo 136 de la decisión 486 como causal de irregistrabilidad. 4.- Considera el demandante que en el caso en cuestión, concurren las dos condiciones necesarias para determinar la confundibilidad entre dos signos; se trata de marcas que amparan productos de la misma clase y las semejanzas que existen entre ellas son tales que de coexistir en el mercado el consumidor no

logrará diferenciar una de la otra. Además de evocar el mismo concepto, una corona, las marcas gráficamente presentan las siguientes semejanzas:  Se trata de la representación de una corona en cada marca.  Abiertas en su parte superior  Con cinco puntas.  Las puntas son alargadas y se separan desde la base.  Comparten rasgos gruesos y oscuros. 5.- No existen en el registro de la propiedad industrial otras marcas que representen la forma de una corona, razón por la cuál las marcas registradas por MONTRES ROLEX S.A., han adquirido tal distintividad y reconocimiento que inducen a que el consumidor crea que la segunda marca registrada, corresponde a una nueva línea de productos de la sociedad demandante. 6.- Por último, sostiene la sociedad demandante que la marca figurativa consistente en la figura de una corona, no cuenta con la suficiente distintividad intrínseca y extrínseca para poder ser registrada como marca. b.- Contestación de la demanda.- 1.- Considera la Superintendencia de Industria y Comercio que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 2.- Según lo manifestado por la entidad demandada no existe semejanza entre la marca figurativa, consistente en una figura compuesta por cinco bandas paralelas que le dan una forma aflechada, y la marca registrada ROLEX (mixta), por lo tanto la coexistencia en el mercado de las dos marcas no conllevan a error a los consumidores. 3.- Para concluir, establece la Superintendencia de Industria y Comercio que la

marca concedida a la sociedad CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA para distinguir productos de la clase 14 no induce a error al público consumidor y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO De acuerdo con los hechos y los argumentos esbozados por las partes en el proceso se puede determinar que el problema jurídico es: ¿Existe error de interpretación en el análisis de confundibilidad de la marca mixta conformada por la palabra ROLEX y una corona, y la marca gráfica que representa una figura de cinco bandas paralelas que le dan una forma aflechada? Marco Normativo.- La sociedad demandante solicita que se declare la nulidad de las resoluciones anteriores por considerar que quebrantan los artículos 134 y 136 literal a de la decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establecen: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) Los sonidos y los olores; d) Las letras y los números; e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; y, g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando; a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; Para poder resolver el problema jurídico planteado anteriormente es necesario determinar claramente el tipo de marcas que amparan los productos de cada una de las sociedades que se encuentran en conflicto. La marca registrada por la sociedad CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA, consiste en una figura compuesta por cinco bandas paralelas que le dan una forma aflechada, es una marca figurativa. El doctrinante Ricardo Metke Méndez, define este tipo de marcas como: “aquellas que están constituidas por dibujos, que pueden ser representativos de una cosa o ser enteramente caprichosos”. La marca que se encuentra registrada por la sociedad MONTRES ROLEX S.A, para amparar productos de la clase 14, esta compuesta por un elemento denominativo, que es la palabra ROLEX, y un elemento gráfico, que es la figura de una corona, por lo tanto es una marca mixta. Es necesario, entonces, comparar la marca mixta de la sociedad demandante con la marca figurativa registrada por CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA. El Consejo de Estado ha establecido que en el caso en que halla que comparar una

marca mixta con cualquier otro tipo de marca, hay que determinar cuál de los elementos prevalece, si el denominativo o el gráfico. Así en sentencia 398301 de 1996 sostuvo: “Como quiera que la marca mixta es la compuesta por un elemento denominativo y un elemento gráfico, ha de tenerse en cuenta el peso de cada elemento en el conjunto de la marca y así establecer sí se le debe tratar como marca denominativa o como marca gráfica, según sea mayor el peso de uno u otro elemento (denominativo o gráfico).” El Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 116 IP de 2005, sostiene la misma teoría establecida por el Consejo de Estado en la anterior cita, pero además establece que la regla general aplicable a casos como el que nos ocupa, es que prevalezca el elemento denominativo sobre el gráfico. “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráficoresulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.” De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que en la marca mixta registrada por

la sociedad MONTRES ROLEX S.A. predomina el elemento denominativo. No es posible decir que el elemento gráfico sobresale, porque el tamaño de la corona es más pequeño que la palabra ROLEX que resalta la marca; el elemento gráfico no presenta un color impactante o una combinación de colores que logre impactar en la mente de los posibles consumidores; y la colocación de la figura en la marca cumple una función complementaria del elemento denominativo. También es importante resaltar que el grupo de personas que adquieren productos de la sociedad demandante, conoce e identifica la marca por la palabra en sí (ROLEX) y no por la corona que la acompaña. Tenemos, entonces, que en el caso en cuestión se aplica la regla general que establece que el elemento denominativo prevalece en las marcas mixtas, y por lo tanto es necesario realizar la comparación entre la marca figurativa registrada por la sociedad CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA y el elemento denominativo de la marca mixta registrada por MONTRES ROLEX S.A.. En el proceso 4 IP 1988, el Tribunal Andino de Justicia, estableció: “Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”. Lo anterior significa que si una marca es gráfica o prevalece el factor gráfico y la otra marca es denominativa o predomina el factor nominativo no existe confusión. La comparación entre una marca figurativa y una marca mixta en la que predomina el factor denominativo, no puede realizarse, como lo hizo la sociedad

demandante, comparando únicamente los elementos gráficos de ambas marcas. El análisis comparativo se debe realizar entre el concepto que invoca la gráfica y el concepto que representa la palabra. El anterior criterio fue establecido por el Consejo de Estado cuando estableció: El Consejo de Estado, en sentencia de 17 de febrero del 2000 (Expediente núm. 5325, Actora: Sociedad Escada A.G., Consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa) precisó, que cuando se está en presencia, como acontece en este caso, de una marca totalmente gráfica y otra denominativa, no hay lugar a comparaciones distintas de la conceptual o ideológica. Por ser el factor denominativo el que prevalece en la marca registrada por la sociedad MONTRES ROLEX S.A, es necesario que se compare la gráfica que ampara los productos de la Sociedad CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA con la palabra ROLEX, que es el elemento que prevalece en la marca mixta. De acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado la comparación, en este caso, tiene que ser conceptual e ideológica. Por el hecho de que el anterior criterio sea el determinante, no quiere decir que no tengan que tenerse en cuenta los parámetros generales de comparación que son: comparación de conjunto, examen en forma sucesiva y no simultánea, tener en cuenta como consumidor la naturaleza del producto, y tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias. Aplicando los criterios básicos establecidos anteriormente es necesario realizar la comparación conceptual entre la gráfica que representa los productos de la sociedad CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA con la palabra ROLEX, que es el elemento denominativo de la marca que ampara los productos de la sociedad

demandante. La marca figurativa, es una gráfica que representa una corona, mientras que la palabra ROLEX, elemento prevalente de la marca mixta, representa para el común de la gente un reloj. Por ser esta última una marca ampliamente conocida, las personas relacionan la palabra que conforma la marca con los productos que amparan. No se podría decir que la palabra ROLEX representa para el consumidor una corona, aunque el selecto y pequeño grupo de personas que tienen acceso a los productos de la sociedad MONTRES ROLEX S.A. conozcan que acompañado de la palabra ROLEX hay una corona pequeña. Considera esta Delegada que cuando en el mercado se pronuncia la palabra ROLEX., los consumidores se imaginan un reloj y no una corona. Dentro de los criterios jurisprudenciales esbozados, el análisis de confundibilidad efectuado por la accionada entre las dos marcas obedece no sólo a los criterios establecidos por el Tribunal Andino de Justicia cuando se está en presencia de una marca figurativa y una marca mixta, sino también a la línea jurisprudencial trazada por esa Honorable Corporación, luego no existió error de interpretación en el análisis de las marcas en cuestión. De acuerdo a las razones expuestas anteriormente, se puede concluir que la marca registrada por la sociedad CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA puede coexistir en el mercado con la marca mixta que ampara los productos de la sociedad MONTRES ROLEX S.A. sin generar confusión. En este orden de ideas, considera el Ministerio Público que los derechos de los consumidores no se ven afectados con los actos acusados, como quiera que no

puede predicarse confundibilidad de las dos marcas. Así las cosas, al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos acusados, las pretensiones del actor no están llamadas a prosperar y así lo solicita, muy respetuosamente, a esa Honorable Corporación se declare. De los Honorables Consejeros, ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES Procurador primero delegado ante el Consejo de Estado

RASV/JPAA