PGN - DEMANDA DE NULIDAD DE ACTO DE REGISTRO DE MARCA Por distintividad en la expresión si

DEMANDA DE NULIDAD DE ACTO DE REGISTRO DE MARCA-Por distintividad en la expresión SIN BATA para la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza REGISTRO DE MARCA-Comparación fonética, ideológica y gráfica REGISTRO DE MARCA-Grado de sustitución o intercambiabilidad de los productos y servicios TEST DE GRADO DE DISTINTIVIDAD-Cada una de las marcas goza de suficiente fuerza intrínseca como extrínseca teniendo la facultad de coexistir en el mercado 11001032400020180005600

JADV/SSN

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., 29 de octubre de 2021 Doctor(a)

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera Ponente Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Concepto 21 - 146 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente: 11001-03-24-000-2018-00056-00

Demandante: MEDPLUS GROUP S.A.S

Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio Honorable señora Consejera: Estando dentro del término de traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en única instancia, con base en las argumentaciones que se

exponen a continuación:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la sociedad MEDPLUS GROUP S.A.S., instauró demanda en

contra de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC,

con el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones: 11001032400020180005600 JADV/SSN “(…) 1. Que se declare la nulidad de la resolución 5715 del 20 de febrero de 2017 proferida por la División de Signos Distintivos, mediante la cual se negó el registro de la marca SIN BATA (nominativa) para distinguir: revistas, artículos de papelería material impreso, publicidad impresa en salud”, servicios comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por mi representada.

2. Que se declare la nulidad de la resolución No. 55083 del 5 de septiembre de 2017 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por medio del cual resolvió confirmar la decisión contenida en la resolución No. 5715 del 20 de febrero de 2017, declarando agotada la vía gubernativa.

3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y A TITULO DE RESTABLECIMIRENTO DEL DERECHO, ordenar a la entidad demandara conceder el registro como marca nominativa del signo SIN BATA para servicios comprendido en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por mi representada.

4. Ordenar el registro de la sentencia que aquí se profiera, en la gaceta de propiedad industrial de la entidad demandada (…)”.

Fundamentos fácticos Como soporte de sus pretensiones, la parte demandante expuso los hechos que a continuación se sintetizan: 1.- Que el día 1 de septiembre de 2016, la sociedad MEDPLUS GROUP S.A.S., solicitó el registro de la marca SIN BATA (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de

Niza. Anotó que la referida solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 771, contra la citada solicitud no se presentó oposición por parte de terceros. 2.- Dentro de los trámites administrativos correspondientes, la SIC profirió la resolución 5715 del 20 de febrero de 2017, por medio de la cual se negó el registro de la marca nominativa SIN BATA a favor de la sociedad demandante, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente. 3.- El 6 de marzo de 2017, contra las anteriores decisiones, la sociedad MEDPLUS GROUP S.A.S., interpuso recurso de apelación, con miras a que 11001032400020180005600 JADV/SSN tal decisión fuese revocada y que en su lugar, se accediera a conceder el registro marcario solicitado. 4.- La SIC resolvió el recurso de alzada de manera confirmatoria, a través de la Resolución núm. 55083 del 5 de septiembre de 2017, emanada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Violación del artículo 1341 literal a) y b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina En criterio de la entidad accionante, expresó que la expresión SIN BATA es un elemento integrante de los signos distintivos de la compañía MEDPLUS GROUP S.A.S., y que en consecuencia goza de significativa representatividad y notoriedad en el sector salud, dado que se trata de un NEWSLETTER, dirigido a los médicos propios y adscritos a nivel nacional de MedPlus Medicina Prepagada S.A. Señaló que, la partícula “BATA” es de uso común, y por lo tanto, no se

puede conceder derechos de exclusividad a la expresión opositora “BATA AQUARELLA”, la cual debe ser entendida como una unidad ligada a la ilustración grafica. En efecto, al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate. Dicho lo anterior adujo que, la SIC debió analizar el caso concreto a fin de determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación, máxime si se tiene en cuenta el consumidor especializado a quien se dirige el Newsletter “SIN BATA”. 1“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…).” 11001032400020180005600 JADV/SSN Arguyó que, no existe similitud ortografía, pues la longitud de las palabras, el número de silabas, las raíces o las terminaciones iguales, no dan lugar a confusión, asimismo, no existe similitud fonética, puesto que no hay concordancia en las raíces o terminaciones.

Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio Adujo que de acuerdo al artículo 136 de la Decisión 486, los dos elementos que conforman la causal de irregistrabilidad son: a) que sean idénticas se asemejen, b) que el uso de la marca pueda causa un riesgo de confusión o asociación. Así las cosas, al revisar los símbolos sometidos a cotejo se encuentra que comparten la primera partícula, esto es “BATA”, configurándose una primera semejanza. Resalta que, los signos son semejantes en la expresión BATA, sin que los elementos adicionales le otorguen distintividad alguna, en la medida en que se comparten la expresión predominante del conjunto, lo que impedida que el consumidor diferencie las marcas al momento de tomar una elección del producto por ellas identificadas.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico El problema jurídico se centra en determinar si le asiste razón a la sociedad MEDPLUS GROUP S.A.S., al solicitar la nulidad de las resolución 5715 del 20 de febrero de 2017, por medio de la cual se negó el registro de la marca nominativa SIN BATA, a favor de la sociedad demandante, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza respectivamente, así como también de la resolución 55083 del 5 de septiembre de 2017, a través de la cual se confirmó lo previamente decidido en el sentido de negar el registro solicitado. Es así, como se examinará si los actos administrativos anteriormente citados trasgredieron el artículo 134 de la Decisión 488 de 2000 de la Comunidad Andina.

11001032400020180005600 JADV/SSN Caso concreto Se invoca como cargo de nulidad la violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de que constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, en particular cuando: “(…) Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”, por lo que resulta indispensable entrar a establecer si existe un grado de distintividad de tal forma que se le permita al consumidor poder diferenciar los productos de comercialización de revistas, artículos de papelería material impreso, publicidad impresa en salud ofrecidos por ambas marcas, sin que haya para éste lugar a confusión. Cotejo marcario entre la marca nominativa solicitada y la marca mixta registrada Teniendo claro lo anterior se procederá a realizar el cotejo marcario entre la marca SIN BATA solicitada y la previamente registrada BATA AQUARELLA, para lo cual, esta Delegada propone a la Sala aplicar la metodología indicada en la interpretación prejudicial, que incluye la comparación ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina En su oportunidad, el Tribunal de acuerdo a la normatividad de la Decisión 486, se deberá determinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Aduce que el signo debe ser analizado en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, sin embargo es importante tener en 11001032400020180005600 JADV/SSN cuenta las letras, silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender como el signo es percibido en el mercado. Resaltó que se entiende por signo común aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos que se utilizan en el lenguaje corriente. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos adicionales que puedan permitir su distinción. Análisis de la resolución demandada Respecto a la resolución núm. 5715 del 20 de febrero de 2017 objeto de discusión, la SIC señaló que para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho, esto es, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente registrado, así como lo ha establecido el artículo 136, mencionando que: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o asociación; (…)”. Dicho lo anterior, adujo que en el presente caso los signos son claramente similares en su aspecto conceptual, debido que cada uno lleva al consumidor a pensar en ideas iguales. De igual manera, es evidente que la pronunciación de los signos es abiertamente similar, y más si te tiene en

cuenta que comparten la expresión primordial que es “BATA”. En este sentido, resalta que ambas marcas pertenecen a la misma Clase Internacional de Niza, esto es, ambos identifican productos de papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, y por lo tanto comparten objeto y finalidad. En este orden de ideas, un signo susceptible de acarrear el riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado 11001032400020180005600 JADV/SSN en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible acceder a su registro. Comparación Ortográfica

SIGNO SOLICITADO S I N B A T A 1 2 3 4 5 6 7

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA B A T A A Q U A R E L L A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 0 1 2 3

A juicio de esta Delegada la similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, la sucesión de vocales, el número de silabas o las terminaciones iguales. En el caso concreto, el signo mixto previamente registrado se compone de la palabra BATA, al igual que la marca que se pretende registrar, siendo las expresiones “SIN” y “AQUARELLA” los criterios diferenciadores entre estas, por lo tanto, el consumidor puede entender que por la trayectoria y reconocimiento de la empresa BATA BRANDS S.A., se trata de la producción y comercialización de productos de calzado, bolsos y artículos

similares, por el otro lado, la marca que se pretende registrar “SIN BATA”, está destinada a identificar Newsletter (boletín informativo compuesto de editorial, agenda medica, temas de interés medico entre otros) en el sector de la salud, dirigidos a médicos de la entidad accionante. En este punto, se estima que a nivel ortográfico la similitud de palabras es evidente, pues ambas comparten en su denominación principal una palabra idéntica, sin 11001032400020180005600 JADV/SSN embargo cuenta con conceptos adicionales que le otorga distintividad frente a las otras existentes en el mercado. Comparación Fonética En este punto se debe examinar que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de cotejo, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, el cotejo de las marcas, en forma sucesiva. Frente a este criterio, considera el Ministerio Público que las expresiones “SIN BATA” y “BATA AQUARELLA”, son idénticas en la utilización de la composición BATA que no tiene ningún significado específico y que a pesar de la familia de marcas a la que pertenece la marca opositora, no están destinadas a identificar los mismos productos. Comparación Ideológica A juicio de esta Delegada, la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En este punto se precisa que, el signo solicitado a registro, cuenta con diferencias respecto de la marca opositora, ya que el consumidor promedio puede identificar la diferencia entre los productos que cada una de estas

prestan tanto en el sector de la salud, como en el sector comercial, toda vez que, cuenta con características particulares de diseño, información, artículos de contenido exclusivo del sector de la salud, aún cuando estas marcas en conflicto estén incursas en la misma Clase Internacional de Niza o relacionadas. La marca que se pretende registrar puede por sí sola ofrece al consumidor mayor idea de los bienes y/o servicios que la empresa ofrece, frente al cual el observador de inmediato advierte la diferencia e inmediatamente la asociará con una empresa dedicada a ofrecer productos y servicios de información médica. Comparación Gráfica 11001032400020180005600 JADV/SSN En este punto la comparación arroja como resultado la equiparación o gran similitud de las marcas, dado que se trata de una marca conformada por la composición BATA, la cual equivale a un término técnico evocativo de uso común, el cual no puede ser usado de forma exclusiva por un empresario. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, un signo que posee en su composición capacidad evocativa tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia, así las cosas, los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca, y por lo tanto pueden ser registrables. Por otro lado, al observar la imagen de ambas marcas se puede percibir que ambas contienen elementos que hacen que sean diferentes e identificables fácilmente por el consumidor promedio, por un lado el signo “SIN BATA” que se pretende registrar contiene letras y colores diferentes

que hace que sea distinta a la previamente registrada, esto es “BATA

AQUARELLA”.

MARCA REGISTRADA MARCA SOLICITADA A REGISTRO

11001032400020180005600 JADV/SSN Conectividad entre los productos Ahora bien, siguiendo la conexión entre los productos a registrar, es necesario determinar el grado de sustitución o intercambiabilidad de los productos y servicios, la complementariedad existente entre tales productos o servicios y la posibilidad de considerar que unos u otros provienen del mismo empresario, lo cual, a continuación, pasa a estudiarse: Sustituibilidad En este punto corresponde analizar la conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan ser para el consumidor sustitutos razonables uno de otro, es decir, que aquél podría decidir adquirir uno u otro sin problema, y satisfaciendo la misma necesidad. Nótese que el segmento de servicios en el que compiten las marcas cotejadas es el mismo, esto es, Clase 16 Internacional, sin embargo esto no genera confusión en el consumidor quien, puede diferenciar una marca de la otra gracias a la expresión que las complementa, como lo es: “SIN”, entre otras particularidades que contiene gráficamente como color e imagen. Así las cosas, las marcas cotejadas tienen en común la expresión “BATA”, pudiendo concluir que los servicios prestados son suministrados por diferentes empresarios, dado como ya se dijo, la evidente distinción entre una y otra expresión, teniendo en cuenta el significado, tamaño, color y publicidad con la que cada una se identifica en el mercado. Complementariedad de los productos En este punto se examina la conexión que se plantea cuando el consumo de un determinado producto genera la necesidad de consumir otro, pues el

segundo es complementario del primero. En estos eventos, el uso de un producto supone el uso simultáneo del otro. 11001032400020180005600 JADV/SSN Sin embargo, en el presente caso este criterio resulta inaplicable, por cuanto, como se ha explicado, las marcas comparadas distinguen en realidad productos de la misma clase Internacional, por lo que no hay lugar a predicar entre ellos una posible relación de complementariedad. La razonabilidad (posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario) A juicio del Ministerio Público, este es el punto más fuerte en el cual se demuestra la distintividad entre las marcas, pues a pesar de que ambas marcas poseen en su conjunto un prefijo similar o casi idéntico, y que además, ofrecen productos similares, los mismos no son fácilmente asociables, este ha sido considerado por la Doctrina como un término evocativo de carácter común, que al combinarse con elementos o palabras adicionales le otorga distintividad frente a otros signos, pudiendo entonces ser registrado como marca. Así las cosas, resulta suficiente la adición de nuevos elementos a efectos de poder distinguir los productos y/o servicios de su oferente, sin generar confusión o asociación en el público consumidor. Sin duda, la distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado, requisito que por lo anteriormente mencionado,

cumple la marca mixta solicitada a registro. En el caso que nos ocupa, es claro que las marcas en conflicto están destinadas a identificar productos que, aunque similares en su composición son diferentes en su contenido, otorgándole a cada uno un consumidor específico, por lo tanto, la persona que acceda a la sociedad MedPlus Group tendrá la claridad de que obtendrá productos y/o servicios 11001032400020180005600 JADV/SSN del sector de la salud, asimismo, si accede a la sociedad Bata Brands S.A. sabrá con facilidad que se encuentra bajo productos de calzado, bolsos y similares. En virtud de lo expuesto, considerando que en las marcas cotejadas el elemento gráfico adquiere especial importancia, de la comparación entre las dos marcas no se evidencia que existan similitudes, en la medida en que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso está compuesta por la expresión AQUARELLA en un diseño especial, con un tipo de letra especial, y con un color rojo llamativo; mientras que la marca opositora de la cual es titular la parte demandante, consiste en una composición de dos palabras en mayúscula (SIN BATA), en donde cada una de ellas comprende un tipo de color diferente. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que: “(…) consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica (…)”. En el caso concreto, no configuraría dicho riesgo si se tiene en cuenta el tipo de productos que las revistas o papelería informativa de ambas sociedades pretenden promocionar, por

una parte información del área de salud en donde la expresión “BATA” hace alusión a un implemento medico, y por la otra prendas de uso personal, por lo tanto, el consumidor promedio puede identificar fácilmente que tipo de productos ofrece cada empresario. Así las cosas, cada una de las marcas, goza de la suficiente fuerza distintiva tanto intrínseca como extrínseca, de acuerdo con lo cual cumplen con los requisitos de registrabilidad, teniendo la facultad de coexistir en el mercado al no resultar confundibles, atendiendo a la visión en conjunto. Por todo lo anterior, el cargo de transgresión de lo reglado en el artículo 134 literal a) y b) de la Decisión 488 de 2000, fue vulnerado por la 11001032400020180005600 JADV/SSN Superintendencia de Industria y Comercio, en consecuencia, habrá que acceder a las pretensiones de la demanda. Conclusión Por las razones anteriormente expuestas, a juicio del Ministerio Público en el presente asunto el cargo de nulidad propuesto por la sociedad MEDPLUS GROUP S.A.S., posee vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda deban ser acogidas favorablemente. En este orden de ideas, esta agencia del Ministerio Público pone en consideración del H. Consejo de Estado el siguiente CONCEPTO De conformidad con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada es posible acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia los actos administrativos atacados, esto es, la resolución 5715 del 20 de febrero de 2017, por medio

de la cual se niega la solicitud de registro de la marca SIN BATA a favor de la sociedad MEDPLUS GROUP S.A.S., en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza respectivamente, y la resolución 55083 del 5 de septiembre de 2017, ambas proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, habrán de ser declaradas nulas. De la señora Consejera atentamente,

JAIME ALEJANDRO DIAZ VARGAS

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 11001032400020180005600

JADV/SSN