PGN - Documento 201605012126567

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D. C., mayo 18 de 2004 Alegato No. 081 Señores

CONSEJEROS DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Consejero Ponente: Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Ref: Expediente No. 110010324000200300259 01

Se procede a presentar el alegato de conclusión en el proceso de la referencia, dentro del traslado común a las partes establecido en el artículo 210 del C. C. A., subrogado por el artículo 59 de la Ley 446 de 1998, con fundamento en las facultades constitucionales y legales. ANTECEDENTES El ciudadano y abogado JORGE ARANGO MEJIA, actuando en nombre y representación y representación de la Sociedad ETERNIT COLOMBIANA S. A. en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del C. C. A., solicita se declare la nulidad y restablecimiento del derecho de las Resoluciones Nos. 30619 de septiembre 23, 38346 de noviembre 28, y 42467 de diciembre 27 de 2002, proferidas las dos primeras por el Jefe de la División de Signos Distintivos y la última, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la primera, se declara la caducidad del Titulo de la Marca ESPAÑOLA de la Clase 6 Internacional, y las restantes resuelven los recursos de reposición y de apelación, respectivamente, en el sentido de confirmarla.

Fundamentos de Derecho Invoca como violada la siguiente normatividad: 2 - Constitución Política - Artículo 29. - Código Contencioso Administrativo - Artículos 35 y 38. El concepto de violación lo sustentan en los siguientes términos: El artículo 38 del C. C. A., señala el término de caducidad para la imposición de las sanciones administrativas, y la declaratoria de caducidad de un registro marcario constituye una sanción administrativa, cuando su titular no ha realizado el pago de las tasas correspondientes a la publicación del título o no renueva el registro dentro del término señalado por la ley, conforme lo establece el artículo 25 del Decreto 2591 de 2000, que reglamenta la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Tal sanción administrativa, denominada rescisorias de actos administrativos favorables, que priva a su titular del ejercicio del derecho que le había sido reconocido y amparado por la Administración, debe ser impuesta observando el debido proceso, es decir, verificando el incumplimiento de la obligación del administrado, en este caso el no pago de las tasas y el límite temporal impuesto por la ley para la aplicación de la sanción y además, garantizando los derechos de los administrados. En relación con el Decreto 117 de 1994, cuya vigencia se inició el 14 de enero de 1994, anota que el término concedido a los titulares para acreditar el pago de sus obligaciones derivadas de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, etc., venció el 14 de abril del mismo año. Por tanto, sólo a partir de aquella fecha, podía la Superintendencia declarar la caducidad de los títulos concedidos entre el 8 de abril

de 1992 y 14 de enero de 1994, si no se había acreditado su pago antes del mencionado 14 de abril, sanción que estaba sujeta al término de caducidad a que alude el artículo 38 del C. C. A., o sea, tres años contados a partir de la expedición del acto que pudiera ocasionarlas. En el caso concreto, la resolución que concedió la renovación del registro, se emitió el 30 de diciembre de 1992 y como quiera que las disposiciones contenidas en la Decisión 486 ni los decretos reglamentarios, establecen un límite temporal para la imposición de sanciones derivadas del incumplimiento de esa obligación, es indispensable acudir al plazo señalado en el precepto mencionado, por cuanto estas no pueden ser imprescriptibles. Sobre la violación del artículo 29 de la Constitución Política, la fundamenta en pronunciamiento de la H. Corte Constitucional sobre el debido proceso y, agrega, que la imposición de la sanción de caducidad del registro correspondiente a la marca ESPAÑOLA Clase 6, de la Clasificación Internacional de la cual era titular sociedad actora, se hizo por fuera del límite temporal, vulnerando el debido proceso porque el 3 término había vencido el 30 de diciembre de 1995 y la sanción fue impuesta el 23 de septiembre de 2002, es decir, casi siete años después, es decir, una sanción con efectos retroactivos cuando estos se producen a partir de la expedición de los actos administrativos. Argumenta además, violación del artículo 38 del C. C. A., porque previa a la decisión

de caducidad, a la sociedad no se le dio oportunidad para controvertirla y ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Aclara que antes de producirse aquella decisión, el 23 de mayo de 2002, ya se había solicitado la renovación del registro de la marca, sobre la cual no hubo pronunciamiento, por ello no encuentra procedente la caducidad cuando en determinaciones anteriores la Superintendencia había considerado vigente el registro de la marca. Por tanto, correspondía resolverla de alguna forma, previo el pago de las tasas respectivas, teniendo como antecedente la oportunidad de tal petición para poder ejercer el derecho de defensa, lo que no se hizo. Contestación de la Demanda La Superintendencia de Industria y Comercio solicita no tener en cuenta las pretensiones, por carecer de sustento legal para que prosperen, con fundamento en el siguiente análisis: El derecho sobre una marca otorga a su titular algunas prerrogativas, como el uso exclusivo y la posibilidad de oponerse a terceros no autorizados que hagan uso de una expresión similar o igual, pero impone a aquel la obligación de renovar el registro, previo cumplimiento de requisitos so pena de perder el derecho otorgado. Explica que el trámite marcario es especial con normatividad propia, por lo que no puede confundirse la atribución que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para declarar la caducidad de un registro, cuando opera alguna de las causales que la ley contempla, con disposiciones generales que prevén situaciones diferentes. Sobre la violación del artículo 38 del C. C. A., que se alegada, manifiesta que el

Decreto 2591 de 2000, que reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 25 faculta a la entidad para seguir declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre, etc., a partir de la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, cuando no se haya acreditado su pago ante la Superintendencia, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo. En el inciso 2º, dispone declarar la caducidad de los títulos 4 anteriores, concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del decreto, si no se demuestra el pago dentro del plazo referido. La Resolución 30619 de septiembre 23 de 2002, se profirió en cumplimiento de las disposiciones señaladas, que prevén la caducidad de los registros de marcas, cuando sus titulares no cumplen con el requisito del pago de las tasas para efectos de la publicación y entrega de los títulos. En consecuencia, no puede darse aplicación al artículo 38 del C. C. A., respecto de la caducidad de que trata la Decisión 486 y su decreto reglamentario, porque la actora, titular del certificado No. 118441 de la marca ESPAÑOLA, no ha incurrido en infracción, falta o contravención por acción u omisión, en contra del ordenamiento legal a que se refiere esa norma. La caducidad cuestionada, se presentó de pleno desde el 26 de abril de 1993 y la entidad contestó su ocurrencia al momento de estudiar los documentos presentados el 23 de mayo de 2002, cuando solicitó el certificado de renovación, para el período

comprendido entre el 25 de agosto de 2002 al 25 de agosto de 2012, en decisión contenida en la resolución 5410 de diciembre 30 de 1992, que le fue notificada a través de su apoderado, causando ejecutoria el 19 de abril de 1993, once meses después, contados entre el 26 de abril de 1993 y 14 de abril del año siguiente, último plazo previsto en el decreto 117 de 1994, para el pago de los títulos de renovación concedidos entre el 8 de abril de 1992 y el 14 de enero de 1994, sin que cumpliera con su obligación de pagar las tasas correspondientes en esa fecha ni hasta ahora lo ha hecho. Por tanto, la caducidad a que se contrae el certificado No. 118441, no constituye una sanción, como se pretende hacer ver, sino un modo de extinción del derecho al uso de la marca, en contra del titular negligente y desinteresado para obtener el uso de su marca. Invoca pronunciamientos del Tribunal Andino de Justicia, sobre la caducidad del registro marcario referida al artículo 114 de la Decisión 344, hoy artículo 174 de la 486 y precisa que a la finalización del plazo de tres meses establecido en el artículo 25 del Decreto 117, para el pago de las tasas correspondientes a las renovaciones concedidas entre el 8 de abril de 1992 y el 14 de enero de 1994, fecha de publicación del decreto, esto es, hasta el 14 de abril de 1994, en ese mismo instante y de facto se presentó la caducidad del certificado No. 118441 de la marca ESPAÑOLA, sin procedimiento previo, tanto es así que al día siguiente, la marca está en

disponibilidad y cualquier persona puede solicitarse su registro. Resalta que la caducidad del registro referido, se originó por el no cumplimiento de los requisitos para su renovación, contenidos en los Decretos 117 de 1994 y 2591 de 2000; su declaratoria procede en cualquier momento a partir del día siguiente a que se configure tal fenómeno. Señala por otro lado, el carácter supranacional de la 5 normatividad que regula tal aspecto, que resulta incompatible con la aplicación de normas de carácter general invocadas. Rechaza la violación del artículo 29 de la C. P., en la medida en que se dio cumplimiento a las formalidades y procedimientos administrativos previstos en los ordenamientos supranacional y nacional, observando el debido proceso en el caso de la renovación del certificado correspondiente a la marca ESPAÑOLA, cuya caducidad se originó por su negligencia y desinterés, en mantener el uso del derecho marcario en su momento de renovación. Con argumentos similares desecha la trasgresión del artículo 35 del C. C. A., pues los actos administrativos demandados se ajustaron a derecho, con observancia de las disposiciones aplicables vigentes en materia marcaria. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El problema jurídico planteado en este asunto, está referido a determinar si la facultad de la Administración Pública para expedir los actos administrativos acusados, mediante los cuales se decidió la caducidad de un registro marcario y se resolvieron los recursos de reposición y de apelación, está sometida a un límite temporal, en caso tal, si se produjeron dentro de los términos legales y si en su trámite se observó el debido proceso El Acto demandado Está contenido en la Resolución 30619 de septiembre 23 de 2002, expedida por la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, “por la cual se declara la Caducidad de un Título Marcario”. “Radicación No. : 92 365.032

Resolución No. : 05410 de 30 de diciembre de 1992.

Evento : RENOVACION Marca : ESPAÑOLA Clase : 6

Solicitante : ETERNIT COLOMBIANA S. A.

Vencimiento : 14 de abril de 1994”.

Dentro de sus consideraciones, anota: “Que mediante la resolución de la referencia, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos, notificada en debida forma al interesado, se concedió el título solicitado en el evento del rubro”. 6 Se invoca por otro lado, el decreto 2591 de diciembre 13 de 2000, que faculta a la entidad para declarar la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, etc., otorgados a partir de la fecha de la publicación del Decreto 117 de 1994, que no se haya acreditado su pago ante esa entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo, y según el inciso 2º, los expedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del decreto, que tampoco hubieran acreditado su pago dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del decreto. En consecuencia, agrega: “Que el término de tres meses a que hace referencia la norma anterior, venció el día indicado en el epígrafe, fecha para la cual el titular del registro no acreditó el pago de las tasas vigentes al momento de la solicitud de entrega del título”. En

esas condiciones, en su parte resolutiva, resolvió: “ARTICULO PRIMERO.- Declarar la caducidad del título correspondiente al evento de la referencia. ARTICULO SEGUNDO.- Notifíquese personalmente el contenido de la presente providencia al doctor ENRIQUE ARANGUREN LAURENS, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella proceden los Recursos de Reposición ante el Jefe de la División de Signos Distintivos y el de Apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación (…)”. Mediante las Resoluciones Nos. 38346 de noviembre 28 y 42468 de diciembre 27 de 2000, se resolvieron los recursos de reposición y de apelación interpuestos contra la decisión, en el sentido de confirmarla. Examinada la demanda en su integridad y la argumentación en la que se sustenta, frente a la regulación de orden constitucional, supranacional y legal en materia de propiedad industrial y a la normatividad presuntamente vulnerada, se advierte que no existe desconocimiento de sus mandatos. En efecto, el cargo se fundamenta en la infracción al artículo 38 del C. C. A., argumentando que la caducidad de un registro marcario, como el contenido en el acto acusado, constituye “una verdadera sanción administrativa” impuesta por la Administración al titular de un registro por no haber efectuado oportunamente los pagos, la cual debe imponerse dentro del límite temporal previsto en aquella norma, que es de tres años, el que en esta oportunidad se ha superado ampliamente. La disposición en referencia, establece:

“Caducidad respecto de las sanciones. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”. 7 El precepto anterior concede a la Administración un término de tres años para imponer una sanción administrativa, contados a partir del acto que la ocasiona, pero condiciona su aplicación a “que no haya disposición especial en contrario”, pues en ese evento no resultaría viable su aplicación. Se observa aquí la prevalencia de la ley especial sobre la general, por cuanto la primera está regulando una materia en concreto mientras que la segunda, esta referida a los casos genéricos, salvo cuando no esté previsto en una norma que regule materias para casos específicos. En este evento la normatividad contenida en la Decisión de la Comunidad Andina prefiere al C. C. A., precisamente en cumplimiento del principio de especialidad, por ello no procede la aplicación de la disposición general invocada por el demandante y, porque también, así lo establece el mismo Código Contencioso Administrativo, que al señalar en su artículo 1º el campo de aplicación, dice: “Las normas de esta parte primera del Código se aplicarán a los órganos, corporaciones y dependencias de las ramas del poder público en todos los órdenes, a las entidades descentralizadas (…). En el inciso 2º, dispone “Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por estas, en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles”. La materia relativa a la propiedad industrial, dentro del cual se incluye el registro de

marcas, tiene su propia y especial reglamentación consignada en la Decisión 486 de septiembre 14 de 2000, emitida por la Comunidad Andina, mediante la cual se fija el “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, que sustituyó a la Decisión 344, vigente para la época de los hechos, reglamentada y adoptada en la legislación nacional, a través de los Decretos 117 de 1994 y 2591 de diciembre 13 de 2000, y con fundamento en esta normatividad, se profirieron los actos acusados. Lo precedente, permite descartar de plano, como ya se indicó, la aplicación del artículo 38 del C. C. A., invocado por la actora, aduciendo una supuesta caducidad que, en criterio del Despacho no ha tenido ocurrencia, en virtud del principio de la especialidad consagrado en el artículo 5º, numeral 1º de la Ley 57 de 1887, cuyo enunciado es el siguiente: “Lex specialis derogat legi y generalis” (La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general), la que por otra parte, resulta incompatible con la especial. Se observa así mismo, que la actora ha equiparado la caducidad con una sanción administrativa, lo que no resulta acertado frente a la normatividad supranacional prevista en la Decisión 486 de 2000, así como en la que la sustituyó, en donde la caducidad no está prevista como tal sino como una forma de extinción del derecho al uso de la marca, ocasionada por la inactividad de su titular, como lo ha expresado el

Tribunal Andino de Justicia, al señalar “La caducidad del registro es un modo de 8 extinción del derecho al uso de la marca independiente de la cual haya sido la causal que originó la extinción del derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por quien era el antiguo titular del registro”. En consecuencia, al no contemplarse dentro de la normatividad referida, como una sanción administrativa contra el particular, la declaración de caducidad de un registro de marca, no procede la aplicación del artículo 38 invocado, pues la Administración no estaba sometida al límite temporal previsto en esta disposición, lo que de suyo implica, que esa determinación podía emitirla antes o después del término señalado, sin incurrir en irregularidad. Por tal motivo, el cargo por este aspecto no está llamado a prosperar. No sobra finalmente anotar, que para la época en que se dispuso dicha caducidad, el registro no estaba vigente, pues hacía ocho años que había vencido el derecho del titular, por lo que el acto acusado simplemente vino a legalizar una situación fáctica ocurrida con bastante antelación. Lo anterior, significa que tampoco se vulneró el artículo 29 de la C. P., que lo hace consistir en la inobservancia del precitado artículo 38 y, por otro lado, se argumenta que no se le dio oportunidad a la sociedad actora para controvertir la decisión de caducidad y ejercer en debida forma el derecho de defensa, hecho que se desvirtúa si se tiene en cuenta que estudiada la reglamentación que regula la caducidad contenida en el artículo 114 de la Decisión 444, hoy artículo 174 de la 486 de 2000 y

su Decreto Reglamentario 2591 de 2000, el primero de los cuales, establece: “Artículo 114. El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos de acuerdo de la legislación nacional del País Miembro”. La disposición anterior fue reproducida la en el 174 de la Decisión 486 de 2002, vigente en la actualidad y conforme a ella, la falta de pago de las tasas respectivas, constituye causal para que opere el fenómeno jurídico de la caducidad. Por su parte, el Decreto 2591 de 2000, dispone: Artículo 25. Declaratoria de Caducidad. La Superintendencia de Industria y Comercio, continuará declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha Entidad, dentro de los 3 meses siguientes a la ejecución del acto administrativo respectivo. 9 “Así mismo, se continuará declarando la caducidad de los títulos enunciados en el inciso anterior, salvo a aquellos que se refieran a patentes de invención, concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado dentro de los 3 meses siguientes a la

fecha en que aquel entró en vigencia. La disposición transcrita, prevé dos hipótesis para declarar la caducidad de cualquiera de títulos allí enunciados: a) Los otorgados a partir de la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, y cuyos titulares no hayan acreditado ante esa entidad el pago respectivo, dentro de los tres meses siguientes a la ejecución del acto administrativo respectivo, y b) Los concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del mismo decreto 117, que tampoco acrediten el pago dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que este entró en vigencia. Es de anotar que la vigencia del Decreto 117 de 1994, se inició el 14 de enero de ese mismo año, fecha en la cual fue publicado, lo que significa que los titulares a que se refiere la segunda hipótesis, tenían plazo para demostrar ante esa entidad el pago de las tasas, hasta el 14 de abril de 1994, so pena que su derecho caducara. En el presente caso, está establecido que el certificado No. 118441, correspondiente a la marca ESPAÑOLA que distinguía productos de la clase 6 Internacional, fue otorgado a la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S. A., mediante resolución No. 05410 de diciembre 30 de 1992, con vigencia hasta el 14 de abril de 1994, lo que significa que se ubica en la segunda causal, por lo tanto el plazo para el pago era hasta el 14 de abril de 1994, y está establecido en el proceso, que vencido este término la sociedad no demostró ante la Superintendencia de Industria y Comercio

tal pago, circunstancia esta que la misma actora así lo ha reconocido, por lo que era un imperativo legal proceder a dictar el acto respectivo declarando la caducidad del registro marca denominado ESPAÑOLA, como en efecto se hizo a través del acto acusado. No existe un procedimiento especial ni tampoco un lapso determinado para adoptar la decisión anterior, sino que se produce de plano, basta que se dé una situación fáctica para que tenga ocurrencia dicho fenómeno jurídico, como lo es en este caso el vencimiento del plazo, sin que hubiera comprobado el pago de las tasas a que estaba obligado, en este evento, el titular del registro de la marca ESPAÑOLA de la Clase 6 Internacional. Tampoco se puede afirmar que se afectó el debido proceso, por cuanto la parte afectada con la decisión, fue notificada oportunamente y en razón a ello pudo ejercer 10 en debida forma los recursos de reposición y de apelación contra tal determinación, ocasiones en las cuales ejerció en debida forma el derecho de contradicción. Finalmente y contrario a lo expresado por la actora, la solicitud de renovación fue resuelta precisamente a través de la resolución que decretó la caducidad. Por tanto, no prospera el cargo por infracción al artículo 29 Superior. Tampoco surge violación el artículo 35 del C. C. A., invocado por la actora, puesto que, como se vio, no procede su aplicación, obsérvese que dicha normativa se encuentra ubicada dentro del capítulo VIII ese estatuto, que regula, entre otros temas, el derecho de petición de interés general, el de interés particular, de formulación de consultas, actuaciones administrativas iniciadas en cumplimiento de un deber legal o iniciadas de oficio. Luego, no puede pretenderse su aplicación en

esta materia, que trata lo relativo a la propiedad industrial con una legislación propia, específica y especialísima. Así las cosas y con fundamento en las consideraciones anteriores, concluye esta Agencia del Ministerio Público, que el presente caso las pretensiones de la actora no están llamadas prosperar, razón por la cual respetuosamente solicita de esa H. Corporación, así declararlo. De los H. Magistrados,

ROBERTO AUGUSTO SERRANO VALDES

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

RASV/MAR.

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