PGN - Documento 201607171610511

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D.C., agosto 3 de 2004 Alegato No. 123 Honorables

CONSEJEROS DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo Expediente No. 2003 00218 01 La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., en ejercicio de la acción resarcitoria consagrada en el artículo 85 del C.CA., solicita a través de apoderado, que se declare la nulidad de las resoluciones No. 30616 y 38336 de 2200, lo mismo que la 42154 del 24 de diciembre ibidem, expedidas las dos primeras por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad, mediante las cuales en su orden, se declaró la caducidad del título correspondiente al certificado de registro de la marca ETERNIT para distinguir productos de la Clase 6 de la clasificación internacional, de propiedad de la SOCIEDAD ETERNIT COLOMBIANA S.A., se decidió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior y se decidió el recurso de apelación interpuesto contra la misma resolución, en el sentido de conformarla; y como consecuencia se ordene restablecer su derecho conculcado ordenando la renovación del certificado del registro respectivo. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÒN Señala la actora como violadas las siguientes disposiciones:

De orden constitucional: Artículo 29.

De carácter legal: Artículo 35 Y 38 del C.C.A. y sustenta el concepto de violación

de la siguiente manera:

1. Se desconoció el artículo 38 del C.C.A. que establece el término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, en cuanto no hay duda que la declaratoria de caducidad de un registro marcario es una verdadera sanción administrativa, impuesta por la administración al titular, cuando éste no ha realizado el pago de las tasas correspondientes a la publicación del título, o cuando no ha realizado la renovación del registro dentro del término señalado en la ley, conforme a lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 de 2000, que reglamenta parcialmente la decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues priva del derecho reconocido por la administración a su titular e implica la pérdida de una situación de favorabilidad que tenia su origen en un acto administrativo.

Esta facultad sancionatoria denominada rescisoria de los actos administrativos favorables, debe ejercerse de conformidad con la ley, esto es, observando el debido proceso, vale decir, verificando el incumplimiento de la obligación del administrado, en este caso el no pago de las tasas y el límite temporal impuesto por la ley para la aplicación de la sanción, garantizando además los derechos de los administrados. Así señala que la superintendencia solo podía declarar la caducidad de los títulos concedidos entre le 8 de abril de 1992 y el 14 de enero de 1994 en el caso de no haberse acreditado su pago antes del 14 de abril de 1994, fecha para la cual

venció el término concedido a los particulares para acreditar el pago de sus obligaciones derivadas de los títulos referentes a concesiones, renovaciones etc., dado que el decreto 117 de 1994 entró en vigencia, en razón de su publicación, el catorce de enero del mismo año. Y la facultad sancionatoria no era intemporal, pues estaba sujeta al término de caducidad contenida en el artículo 38 del C.C.A., o sea, tres años contados a partir de la expedición del acto que pudiera ocasionarlas, además, que debe acudirse a este plazo como quiera que las disposiciones contenidas en la decisión 486 y sus decretos reglamentarios, no establecen un límite temporal para la imposición de sanciones derivadas del incumplimiento de esa obligación; y la resolución que concedió la renovación se remonta al 30 de diciembre de 1992; de donde resulta improcedente la declaratoria de caducidad del registro, por haber vencido el término legal para el ejercicio de la facultad sancionatoria.

2. Se viola el artículo 35 del C.C.A., en tanto antes de producir la decisión de caducidad, no se le dio oportunidad a la sociedad para controvertirla y para ejercer su derecho de defensa, ni hubo pronunciamiento alguno acerca de la solicitud de renovación del registro, efectuada antes de producirse dicha decisión, o sea, el 23 de mayo de 2002. Por lo que no encuentra procedente la caducidad, cuando en determinaciones anteriores la Superintendencia había considerado vigente el registro de la marca; por tanto correspondía resolver de alguna forma dicha solicitud, previo el pago de las tasas respectivas, teniendo como

antecedente la oportunidad de la petición para poder ejercer el derecho de defensa, lo que no se hizo. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Analizada la demanda en su contenido y la argumentación que le sirva de fundamento, frente a la regulación en materia de propiedad industrial y en particular de marcas y registros, lo mismo que de las normas de orden constitucional y de orden legal, presuntamente vulneradas, a juicio de la accionante, advierte esta Delegada que no existe desconocimiento alguno de sus mandatos , en tanto los actos acusados se expidieron de conformidad con la legislación especial vigente sobre la materia y con respeto al debido proceso. En efecto, si bien es vierto que al tenor de lo normado en el artículo 28 del C.C-.A., la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones, caduca a los tres años de producido el acto que pueda ocasionarlas, entendida ésta de una manera general, también lo es, que en forma particular cuando se trata de la caducidad de registros marcarios, estos caducan de pleno derecho, al tenor de los artículos 114 de la Decisión 344 y 174 de la decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, si el titular no solicita su renovación dentro del término legal o si no ha pagado las tasas respectivas en los términos que determine el país miembro. La que, en obedecimiento y desarrollo de esta norma, continuaría siendo declarada por la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, trasferencias, prórrogas, licencias, cambio de nombre y de domicilio del titular, otorgados a a partir de la fecha de publicación del decreto 117 de 1994, y

concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de dicha publicación (enero 1494), cuyo pago no se hubiese acreditado ante dicha entidad, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo, en la primera situación y de la fecha en que el decreto citado entró en vigencia, entratándose de la segunda, al tenor de lo claramente establecido en el Decreto 2591 de 2000, reglamentario de la Decisión 486 anteriormente citada. Ante esta situación jurídica, no se debe perder de vista el hecho de que el anterior registro de renovación fue expedido mediante Resolución NO. 05413 del 30 de diciembre de 1992, consolidado en el certificado de Registro No. 118392 correspondiente a la marca Eternit, clase 6 de la Clasificación Internacional, y de que la vigencia del Decreto 117 de 1994, se remonta al 14 de enero de 1994, fecha de su publicación; lo cual induce a pensar que dicho registro se encuentra dentro de los concedidos entre el 8 de abril de 1992 y el 14 de enero de 1994 (segunda hipótesis), fecha de publicación del citado Decreto 117 de ese año, lo que implica que su titular tenía plazo para demostrar, ante la superintendencia de Industria y Comercio, el pago de las tasas respectivas hasta el 14 de abril de 1994, so pena de que le caducara su derecho, en los términos del artículo 25 del Decreto 2591 de 2000, reglamentario de la Decisión 486 de ese año. De los anteriores planteamientos de orden fáctico y jurídico se infiere con incuestionable claridad lo siguiente:

1. Que en materia de caducidad existe una regulación de carácter general contenida en el artículo 38 del C.C.A., con un término definido para el ejercicio de la potestad sancionatoria, el cual se aplica cuando no exista disposición especial en contrario, en virtud de lo dispuesto en el mismo artículo 38 y en el 1o. De la misma obra, conforme al cual: “Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas, en lo no previsto en ellas, se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles”.

Pero en lo relacionado con propiedad industrial y concretamente respecto del registro de marcas, existe a su vez, una regulación especial contenida en las decisiones 344 y 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los Decretos 117 de 1994 y 2591 de 2000 que las adoptan y reglamentan; lo que implica que en el sub lite, no tenga aplicación de ninguna forma, el artículo 38 del C.C.A., dada la existencia de la regulación especial antes referida, bajo la cual fueron expedidos los actos administrativos acusados, la cual prevalece sobre la general en virtud del principio de la especialidad consagrado en el artículo 5o. Numeral 1o. de la ley 57 de 1887.

2. Que una cosa es la caducidad de las sanciones originadas en actos administrativos, regulados por el C.C.A. y otra muy diferente la caducidad de títulos o registros de concesión, de renovación, de transferencia, prórrogas o licencias etc., en tanto la primera representa una sanción, mientras la segunda constituye una forma de extinción de un derecho, cuando se deja de cumplir con los supuestos propios de su ejercicio como lo son, la renovación en tiempo y el

pago de las tasas dentro de los términos que determine la ley, originándose por tanto, en la inactividad de su titular. Así lo coincide el Tribunal Andino de Justicia al expresar: “La caducidad del registro es un modo de extinción del derecho al uso de la marca. Independientemente de cual haya sido la causal que originó la extensión del derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro” . De esta manera, al no constituir la caducidad del registro una sanción, no procede de ninguna manera la aplicación del artículo 38 del C.C.A., así como tampoco lo es, en razón de la existencia de la regulación especial ya referida; lo que significa que con la expedición de los actos acusados no se vulneró en forma alguna dicha norma, pues se expidieron como se dijo con sujeción a la normatividad especial que repugna la materia.

3. Que para la época en que se declaró la caducidad del registro en cuestión, este no se encontraba vigente, en razón de que la caducidad actúa de pleno derecho con el advenimiento del no pago de las tasas; de modo que su declaratoria posterior, a través del acto acusado, lo que hace es consolidar y legalizar una situación de hecho presentada con antelación, por disposición legal (Decisión 486/2000, artículo 274), en el entendido que conforme a su propia regulación especial, la administración no está sometida a término alguno para su adopción, en cuanto, como se dijo, se produce de pleno derecho.

4. Que al no ser de aplicación en el sub-judice el artículo 38 del C.C.A., no puede

hablarse de violación al debido proceso en razón de su inobservancia, como tampoco la hay, por no haberle dado, supuestamente, oportunidad a la Sociedad Eternit Colombiana S.A., para controvertir la decisión de caducidad y ejercer en debida forma su derecho de defensa, dado que dicha decisión le fue notificada oportunamente, pudiendo ejercer sus derechos a través de los recursos de reposición y apelación interpuestos en tiempo contra esta determinación; quyedando además resuelta mediante dicha decisión, la solicitud de renovación formulada por la citada sociedad, tal como se desprende del encabezamiento mismo de la Resolución No. 30616 del 23 de septiembre de 2002, em el que se lee: “evento: renovación”, lo que indica que la voluntad de la administración fue la de resolver así mismo la solicitud de renovación a través de dicha resolución.

5. Que en estas condiciones no puede pretenderse que se de aplicación en este caso al artículo 35 del C.C.A., y por ende, entender su violación por este aspecto, como que la materia que trata es completamente diferente de la que se ocupa la regulación especial contenida en las decisiones y en los decretos reglamentarios antes referenciados, en cuanto que la norma en cita se enmarca dentro del Capítulo VIII del C.C.A. que trata entre otros temas, los relacionados con el derecho de petición en interés general y particular, la formulación de consultas, las actuaciones administrativas iniciadas en cumplimiento de un deber legal o de oficio, mientras que la regulación especial se ocupa de la materia de la propiedad industrial y dentro de este campo del tema referido a las marcas, su registro, derechos y limitaciones y caducidad del mismo, con normas propias, específicas y

particulares. De lo anterior se concluye con facilidad que las pretensiones de la actora no pueden tener vocación de prosperidad y, en consecuencia, esta agencia del Ministerio Público se permite solicitar de esa H. Corporación, sean denegadas las súplicas de la demanda. De los H. Magistrados,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

RASV/DHG