PGN - MARCA COMERCIAL - Coexistencia pacífica de marcas

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., abril 9 de 2003. Alegato No. 95 Honorables

CONSEJEROS DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Magistrado Ponente Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola.

Ref.: Expediente No. 6745

Procede esta Procuraduría Delegada a emitir resumen de las alegaciones orales en los términos del artículo 147 del C.C.A., audiencia que se adelanta en atención de la solicitud hecha por las partes, la actora EBEL S.A. para efectos de dilucidar puntos sobre el mejor derecho que le asiste en relación con el signo distintivo EBEL y la firma EBEL INTERNATIONAL LIMITED para dilucidar puntos importantes de hecho y de derecho sobre el proceso, especialmente en lo referente a la coexistencia de las marcas en conflicto en el país, marca derivada, interés jurídico de la parte demandante, importancia de la marca EBEL de EBEL INTERNATIONAL LIMITED, notoriedad y uso de la misma. El objeto de la demanda son las resoluciones: 1.- 08224 expedida el 30 de abril de 1999, mediante la cual la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro para la marca EUA DE SOLEIL DE EBEL, en clase 3 internacional de Niza, a nombre de EBEL INTERNATIONAL LIMITED, declarándose infundada la oposición presentada por EBEL S.A. 2.- 27705 de diciembre 20 de 19999, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la resolución contenida en la resolución anterior y concede

el recurso de apelación. 2 3.- 15179 de junio 30 de 2000, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmó la decisión y declaró agotada la vía gubernativa. Así mismo se solicita declarar la nulidad del registro No. 229.184 para la marca EUA DE SOLEIL DE EBEL en clase 3 y como restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio reconocer el derecho de la actora a impedir el registro de la marca y anular el registro concedido. Fundamentos de hecho de la demanda: 1.- La Sociedad EBEL S.A. es titular en varios países alrededor del mundo de la marca EBEL para identificar relojes, productos de la clase 14 internacional de Niza además de ser titular en Colombia de registros de la marca EBEL en diferentes clases. 2.- La notoriedad de la marca EBEL quedó oficialmente reconocida por el H. Consejo de Estado en sentencia de abril 22 de 1999, expediente 3449, en dicho proceso EBEL INTERNATIONAL LIMITED demandó los actos mediante los cuales la Superintendencia negó el registro para la marca EBEL SPA en clase 3, con fundamento en la notoriedad de la marca EBEL propiedad de EBEL S.A. Estima el actor que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio violó las disposiciones marcarias contenidas en el artículo 83 literales a, d y e de la decisión 344 vigente durante el trámite del registro de la marca, al haber concedido el registro para el signo EAU DE SOLEIL DE EBEL en clase 3 a nombre de EBEL INTERNATIONAL LTD., porque reproduce la marca

previamente registrada y notoriamente conocida EBEL, propiedad de EBEL S.A. De acuerdo con la sentencia referida se estableció que entre las clases 3 y 14 existe conexidad porque los productos comprendidos en las mismas se relacionan entre sí; por lo tanto, la coexistencia ofrece el riesgo de confusión entre el público consumidor. De otra parte, la Sociedad EBEL S.A. es titular en Colombia desde 1985 de la marca EBEL, habiendo obtenido el primer registro en 1990. Además, es titular de la marca EBEL en las clases 9, 14, 16, 34, 6, 18 y 25 de la clasificación 3 internacional de Niza, anteriores a la solicitud de registro de la marca EUA DE SOLEIL DE EBEL, contraviniendo la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a del artículo 83 de la decisión 344, tratándose de una marca que reproduce en su totalidad la marca EBEL. También se contraría el literal d del artículo 83 de la decisión 344 porque la marca EBEL de EBEL S.A. es una marca notoria reconocida tanto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, como por el Honorable Consejo de Estado, irrespetando no solo el derecho preferencial sobre la marca EBEL sino además los derivados de la notoriedad de la misma, calidad reconocida a nivel mundial y amparada por el régimen de propiedad industrial en Colombia. Aún en el evento que se decidiera que entre las clases de registro otorgadas a la marca EBEL, entre las cuales se encuentran las clases 14 y 3, en la que se encuentra registrada la marca EAU DE SOLEIL DE EBEL no existe riesgo de confusión, lo cierto es que por tratarse de una marca notoria el principio de

especialidad no aplica, porque la protección de la marca notoria se predica respecto de cualquier clase en la cual se pretenda registrar la marca idéntica o similar a aquella. La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda, hizo algunas observaciones sobre los hechos y se opuso a las pretensiones con los siguientes argumentos de defensa: 1.- De conformidad con las atribuciones legales, especialmente el decreto ley 2153 de 1992 y la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución 08224 declarando infundadas las observaciones presentadas por las sociedades EBEL S.A. y laboratorios Biogen de Colombia S.A. y concedió el registro de la marca EAU DE SOLEIL DE EBEL para distinguir los productos comprendidos en la clase 3 de la nomenclatura vigente solicitada por la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED. 2.- La decisión 344 antes referida, era la norma vigente en materia de propiedad industrial constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la oficina 4 nacional competente en materia de marcas. El artículo 81 de dicha decisión establece que son tres los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: a.- Perceptibilidad; b.- Suficiente distintividad y c.- Susceptibilidad de representación gráfica. Dispone el artículo 83 literal a de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con una marca anteriormente solicitada o registrada por terceros sean idénticos o se asemejen de

forma que puedan inducir al público a error. En el presente caso, las marcas confrontadas “EBEL” clase 14 cuyo titular es la sociedad EBEL S.A. y “EAU DE SOLEIL DE EBEL” clase 3 cuyo titular es EBEL INTERNATIONAL LIMITED, han coexistido pacíficamente dentro del mercado, sin que hayan generado confusión dentro del público consumidor, en cuanto a la procedencia empresarial de los productos identificados con una y otra marca. La marca EBEL distingue relojes producto comprendido dentro de la clase 14, que por sus altos costos sólo pueden ser adquiridos por un grupo reducido de personas y los productos d la clase 3 en donde se registró la marca EUA DE SOLEIL DE EBEL por sus precios más económicos son adquiridos por un grupo más numeroso de personas, por lo cual no se presenta confusión entre dichos productos. El literal d) del artículo 83 del mismo ordenamiento dispuso que no podrán registrarse como marcas los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro y el literal e) que no podrán registrarse como marcas los signos que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida independientemente de la clase de productos. El Consejo de Estado en sentencia de 22 de abril de 1999 declaró la notoriedad de la marca EBEL de EBEL S.A., pero si se revisan las actuaciones administrativas objeto de debate, la Sociedad EBEL S.A., al presentar el 16 de diciembre 5 observaciones al registro de la marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, no presentó

prueba alguna de la notoriedad aducida y cuando la notoriedad es el fundamento principal de una observación debe ser probada a la fecha en que la marca a la cual se observa fue solicitada, no constituye un criterio subjetivo del juez y es la prueba la que permite que el juzgador la declare como notoria. Por tales razones estima la Superintendencia que no se contrarían los literales a), d) y e) del artículo 83 del Acuerdo de Cartagena. La marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” clase 3 dentro de la actuación administrativa surtida por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad, cumple con los requisitos exigidos en la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y puede coexistir pacíficamente en el mercado con la marca EBEL sin inducir al público en error. ALEGACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO El problema jurídico que plantea la sociedad actora radica en que las observaciones hechas al registro de la marca EAU DE SOLEIL DE EBEL no aceptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, deben prosperar porque constituyen una violación a los literales a), d) y e) del artículo 83 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por el reconocimiento de notoriedad hecho por el H. Consejo de Estado en sentencia de abril 22 de 1999, expediente 3449, de la marca EBEL de propiedad de EBEL S.A.

Veamos: La decisión 344 del Acuerdo de Cartagena dispone en los literales a), d) y e) del

artículo 83:

“ART. 83.—Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir, al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; “… 6 d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Las resoluciones acusadas 08224 de abril 30 de 1999, que decide una observación y concede el registro de la marca nominativa “EAU DE SOLEIL DE EBEL”; 22705 de diciembre 20 de 1999, resuelve el recurso de reposición y 15179

de junio 30 de 2000 que resuelve el recurso de apelación y confirma las anteriores, ésta última se fundamenta en las siguientes consideraciones: “En el caso en estudio, si bien el Consejo de Estado en sentencia de abril de 1999 declaró la notoriedad de la marca EBEL, propiedad de la sociedad recurrente , para distinguir relojes, productos de la clase 14, lo hizo para la fecha de la solicitud de la marca EBEL SPA, presentada por la Sociedad Jafer Internacional Cosmetics Limited, esto es abril de 1987, pero no podemos extender dicha notoriedad a través del tiempo, ya que como lo afirma el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, lo que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro; o, inversamente, lo que no tuvo el grado de notoriedad en un momento, podría adquirirlo en el futuro . Por lo tanto, si tenemos en cuenta que las observaciones fueron presentadas en 1999, es decir que han pasado doce años desde la fecha en que la marca EBEL del recurrente obtuvo el carácter de notoria, puesto que dicho fallo no es aplicable al caso en estudio, se constituye apenas en un indicio de notoriedad para la fecha en que esta debe ser probada. Así las cosas, el recurrente ha debido aportar las pruebas tendientes a demostrar la notoriedad de la marca EBEL a la fecha de presentación de la observación, esto es enero de 1999; no presentando ninguna prueba sobre el particular , el indicio preexistente no puede ser individualmente sustento de dicha notoriedad. Adicionalmente, el fundamento para conceder el registro de la marca EAU DE SOLEIL DE EBEL fue la coexistencia de marcas de cada una de las

partes en diferentes clases que incluyen la expresión EBEL, punto que no fue debatido en la sentencia en mención y tampoco fue controvertido por el recurrente en su momento. Respecto a la coexistencia pacífica, el Tribunal Andino de Justicia del Acuerdo de Cartagena, ha manifestado que aquella, extensa en un número de años y sin reclamaciones por parte del titular , puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo pueda continuar utilizando 7 su marca… Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario. En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido a favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos. En suma, la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos, y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento”. Ahora bien, la sociedad solicitante, presentó una encuesta realizada por Oswaldo Acevedo Gómez & Cía. S.A., dirigida a determinar el conocimiento y asociaciones que de la marca EBEL tiene el mercado actualmente. En ella se tuvo en cuenta a 1000 personas entre hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los estratos socioeconómicos en las ciudades de Santafé de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.

El 0.8% de los encuestados tuvo un reconocimiento espontáneo de la marca EBEL para distinguir relojes, entre 10 marcas que identifican productos de la misma especie, siendo la última en recordación; en cuanto a la marca EBEL Cosméticos, el 18.1% tuvo un reconocimiento espontáneo de la marca frente a 11 marcas que identifican productos de la misma especie, siendo la segunda en recordación. El 21.1% como primera opción utiliza la marca EBEL, por ser de buena calidad, económica, durables, fáciles de pagar, y la recordación inducida de la marca EBEL para cosméticos es de un 80.4%. El 98.7% relaciona la marca EBEL con cosméticos, el 7.7% con fantasía fina y accesorios de joyería y el 0.9% con relojes. El 71% de los encuestados adquieren los productos EBEL en el hogar, a través de un visitador de la organización, el 18.3% en el trabajo de la misma manera, el 0.1% en una joyería y el 10.8% en otros lugares. El 90.3% relaciona la marca con cosméticos y el 2.2% con relojes. De lo anterior podemos concluir que la realidad del mercado ha permitido la coexistencia de las marcas confrontadas sin generar confusión en el consumidor, en especial por los medios de comercialización de la marca EBEL para relojes, y la marca EBEL para cosméticos, y por el costo de los primeros, ya de acuerdo con la cotización dada por la joyería Glauser, un reloj para mujer marca EBEL tiene un costo de cinco millones trescientos mil pesos, mientras que los cosméticos EBEL, son económicos, tanto así que

son adquiridos en su gran mayoría por personas de estratos dos y tres, según la encuesta anteriormente mencionada; no existiendo así, la posibilidad de confusión en cuanto a la procedencia empresarial de los productos identificados con una y otra marca. Por lo tanto, consideramos que las marcas EAU DE SOLEIL DE EBEL, solicitada y la marca base de la observación EBEL, pueden coexistir pacíficamente en el mercado. En consecuencia, es pertinente confirmar la decisión impugnada”. Dentro de este contexto dos son los aspectos objeto de debate, la declaratoria de notoriedad de la marca EBEL cuyo titular es EBEL S.A. y su vigencia y la aplicación de las causales de irregistrabilidad frente a la coexistencia pacífica de las marcas EBEL y EAU DE SOLEIL DE EBEL, registradas en la clase 14 y 3 respectivamente. 8 En efecto el H. Consejo de Estado en proceso 3449 consideró: “En relación con la notoriedad el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 07-IP-97 rendida en este proceso, precisó lo siguiente: “... En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse... ... No hay lugar al registro de marcas cuando las que se pretendan inscribir como tales, sean confundibles con otras notoriamente conocidas en el país en el que se solicita el registro o en el exterior, independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho

registro y siempre que además de ser notoria, se encontrare también registrada, así fuere en el exterior. La notoriedad de la marca es materia que, si se alega o se controvierte, debe probarse por quien corresponda conforme a las reglas de la carga de la prueba, y ante la autoridad administrativa o judicial que esté conociendo de una solicitud de nulidad; o, de un procedimiento de oposición al registro de la marca, como sucede en el presente caso. Le corresponde entonces a la autoridad competente la valoración de las pruebas presentadas, de acuerdo con los principios de la sana crítica, siempre sometida esa revisión administrativa a la posibilidad de control posterior, también jurisdiccional, de la alta autoridad judicial consultante...”. “… “… la notoriedad es el conocimiento generalizado que tiene el público consumidor acerca de una marca; dicho conocimiento generalmente se obtiene por la publicidad que de la misma se hace y suele manifestarse en el volumen de ventas que viene a ser como la aceptación que en el mercado tiene la respectiva marca por parte del público consumidor”. Dentro de este contexto jurisprudencial, la notoriedad de la marca debe probarse en cada caso, para que sea la autoridad competente la que resuelva sobre la misma. En el presente caso, de acuerdo con la encuesta traída al proceso, no existe confusión entre la marca EBEL y EAU DE SOLEIL DE EBEL, pues el titular de ésta última EBEL INTERNATIONAL LIMITED ha sido reconocida en el medio como productora de cosméticos y accesorios por estratos medios, en cambio la marca EBEL cuyo titular es EBEL S.A. inscrita en la clase 14 comercializa relojes de alto costo sólo conocidos por un muy específico grupo social que cuenta con los recursos necesarios para adquirirlos.

Por esta razón es que el Tribunal Andino estableció que la notoriedad debe probarse y por lo tanto, la vigencia de tal declaratoria se reserva a cada registro en particular. 9 De otra parte, en el presente caso es dable hablar de la coexistencia pacífica de la marca EBEL y EAU DE SOLEIL DE EBEL, puesto que EBEL INTERNATIONAL LIMITED, titular de esta última ha registrado otras marcas empleando el signo de EBEL y han logrado la coexistencia en el mercado sin inducir al público en error, pues se trata de productos claramente identificados en el mercado. El Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones refiriéndose al tema de la coexistencia marcaria, manifestó en su interpretación de fecha 30 de marzo de 1998, en el proceso 18-IP-98, señaló: “Si lo que trata de impedir el registro marcario es que dos signos idénticos o semejantes para los mismos o iguales productos dentro de la misma clase, produzcan el riesgo de confusión, el que necesariamente debe causar error en el público consumidor, podría, consecuentemente, llevar al juez a la convicción , lograda a través de una plena prueba, de que si dos signos semejantes ya registrados han sido utilizados en el mercado por un período considerable de tiempo, sin que se produzca confusión o haya conducido al público a error, exista entonces la posibilidad de la coexistencia pacífica, siempre y cuando ésta no vaya en desmedro de los derechos del consumidor”. Las sociedades en conflicto han compartido de tiempo atrás tanto la marca EBEL, como las marcas en las que uno de sus elementos es esta expresión: EBEL de EBEL S.A. en clases 9, 16, 34, 6, 18 y 25 y EBEL INTERNATIONAL LIMITED,

EBEL en clases 3, 21 y 28; ANDRE DE EBEL, B PLUS DE EBEL, COSMOPOLITAN DE EBEL, EXPRESION DE EBEL, FRESH AND FREE DE EBEL, NON GRAS DE EBEL, STRONG MUSK DE EBEL y ULTRA GIRL DE EBEL. Con ello, no hay duda que las marcas han coexistido en el mercado sin lugar a confusión en el público, lo que implica una autorización tácita para el registro de la marca EBEL. Ha dicho el Tribunal Andino que si no ha existido confusión en muchos años, la nulidad no cumpliría con el objeto y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario. (Proceso 18-IP-98). Es más, teniendo en cuenta la encuesta realizada se muestra cómo los relojes marca EBEL por tratarse de un producto costoso dirigido a un consumidor 10 determinado, su conocimiento se refleja apenas en un 0.9%, mientras que la marca EBEL presenta un conocimiento de 98.7% como marca de cosméticos. Además, los canales de comercialización son distintos, los primeros en relojería, los segundos a través de venta directa por visitadores. Tales variables demuestran que el público no se ve inducido en error para reconocer los productos. En estos términos, estima esta Agencia del Ministerio Público que las resoluciones acusadas se encuentran acordes con el ordenamiento jurídico y en consecuencia se solicita no acceder a las súplicas de la demanda. Atentamente,

MARTHA CLEMENCIA MENDOZA ARDILA

Procuradora Primera Delegada ante el Consejo de Estado