PGN - MARCA COMERCIAL - Conexión competitiva

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto que niega solicitud de registro de marca comercial MARCA COMERCIAL-Análisis comparativo de los signos MARCA COMERCIAL-Los signos no deben presentar similitudes que generen confusión MARCA COMERCIAL-Un signo puede ser registrado cuando distingue productos o servicios en el mercado y puede ser representada de manera gráfica MARCA COMERCIAL-Improcedencia del registro de signos que sean idénticos o semejantes a marca registrada REGISTRO COMERCIAL-Análisis de las marcas mixtas REGISTRO COMERCIAL-Distintividad de la marca REGISTRO COMERCIAL-Signos constitutivos de marca REGISTRO COMERCIAL-Marcas que no son objeto MARCA COMERCIAL-Función de los signos distintivos La función principal de los signos distintivos, es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. REGISTRO COMERCIAL-Confusión e irregistrabilidad de la marca La confundibilidad de la marca es un concepto estrechamente relacionado con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera equívocos en el consumidor, que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza al consumidor, ya que introduce desorden en el mercado de productos y además de inducirlo a error, afecta al productor interesado en

que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaría. Expediente No 110010324000 2009 00539 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González REGISTRO COMERCIAL-Eventos de improcedencia Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro.

REGISTRO COMERCIAL-Eventos de determinación de existencia de similitud entre los signos en conflicto REGISTRO COMERCIAL-Similitudes ortográfica, fonética e ideológica MARCA COMERCIAL-Carácter de notoriedad MARCA COMERCIAL-Análisis sobre clase de productos Es necesario advertir que, salvo respecto de la protección especial de que goza la marca notoria, la sola semejanza visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que se busca distinguir con cada uno de ellos como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al decir que “al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. Sin embargo, la calidad de marca notoria otorga una protección especial a su titular”, por ello han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. MARCA COMERCIAL-Conexión competitiva Expediente No 110010324000 2009 00539 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

Bogotá D.C., 4 de marzo de 2014 Concepto No. 21

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González Ref.: Expediente No 110010324000 2009 00539 00

Actor: Colombiana de Comercio S.A.

Demandado: La Nación – Superintendencia de Industria y

Comercio Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Procede esta Procuraduría Delegada1 a emitir concepto de fondo en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales.

ANTECEDENTES 1.- La demanda La sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLA CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 19336 del 27 de abril de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por considerar transgredidos los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como el artículo 61 de la Carta Política. El demandante omitió, en el libelo de la demanda, referirse al restablecimiento del derecho.

Los argumentos que sustentan las pretensiones de la demanda son las siguientes: 1.1.- […] I.- El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 135 de la citada Decisión literal b) […] Se violaron dichas normas comunitarias, debido a que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al conceder al señor WINSTON ECHEVERRY DÍAZ, el registro de la marca “WKT MACHINERY” (mixta) clase 7, por considerarla no confundible con la marca “AKT” (mixta) clase 7 (certificado No. 353.534) cuyo titular es la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLA CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., no tuvo en cuenta que la misma no tenía la suficiente distintividad debido a que el público 1 De conformidad con la competencia delegada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 194 de junio 8 de 2011, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa tiene funciones de intervención ante la Sección Primera y ante la Sala Plena del Consejo de Estado. Expediente No 110010324000 2009 00539 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González consumidor dada la secuencia de letras tan similar que tienen las marcas en conflicto, donde destaca en la marca solicitada las letras “WKT” frente a las letras que componen la marca oponente denominada “AKT”, no solo se confunde frente a productos idénticos que amparan las marcas enunciadas, sino también puede

darse riesgo de confusión en el citado público con relación a los productos que amparan las mismas, ya que las letras enunciadas anteriormente son las que destacan en las marcas en conflicto; donde no se debe olvidar que dados los productos que amparan las marcas comparadas también se presenta confusión por asociación entre las mismas en el sentido de que las personas al observar marcas muy similares en el mercado como las enunciadas, pueden considerar que tienen origen en un mismo titular empresario o fabricante […] 1.2.- […] Para el caso que nos ocupa, la expresión “MACHINERY” que acompaña a las letras “WKT” no puede entrar dentro del cotejo marcario, debido a que la misma por significar “maquinaria” expresión que tiene la suficiente transparencia conceptual en nuestro medio, constituye expresión de uso común con relación a productos de la clase 7 internacional […] 1.3.- […] II.- El Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] Se violó la citada norma comunitaria por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, debido a que la misma al otorgar el registro de la marca “WKT MACHINERY” (mixta) clase 7 por considerarla no confundible con las marcas “AKT” (mixta) clase 7, se basó en un supuesto que no tiene lógica jurídica ni es aceptado por la jurisprudencia, cuando expresó que las letras enunciadas y que hacen parte de las marcas citadas no son confundibles, debido a que “las letras individualmente consideradas por ser elementos de uso común no son materia de apropiación”, debida a que a nivel jurisprudencial cuando se presenta conflicto entre marcas que están compuestas por una especial disposición de

letras, lo que se protege es la especial combinación de las mismas, lo que significa que si dos combinaciones de letras son muy parecidas, se habla de la confundibilidad de las marcas en conflicto […] 1.4.- […] Además de lo enunciado, los elementos gráficos que hacen parte de las marcas en conflicto, no contribuyen a darle distintividad a la marca “WKT MACHINERY” (mixta) clase 7 frente a la marca “AKT” (mixta) clase 7, debido a que los mismos no representan una idea diferente a las letras que destacan en los mismos, lo que significa que la Superintendencia de Industria y Comercio, debió limitarse en el cotejo marcario a comparar si la combinación de las letras “WKT” era confundible con la combinación de las letras “AKT”, lo que indudablemente hubiera dado como resultado que las marcas enunciadas eran confundibles tanto desde el punto de vista gráfico debido a que son percibidas de forma similar por el público consumidor dadas las similitudes que se presentan entre las mismas y desde el punto de vista ortográfico, por cuanto las combinaciones de las letras que hacen parte de las marcas comparadas son muy similares […] Nótese que todas las marcas tiene las letras “K” y “T” en la misma posición, lo que indudablemente influye en su pronunciación muy similar, lo que determina su confundibilidad y máxime si se tiene en cuenta que las marcas en conflicto amparan productos que se venden en los mismos mercados y tienen un mismo tipo de consumidor donde influye también el hecho de que ambas amparen “motores” […] Expediente No 110010324000 2009 00539 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González 1.5.- […] III. Violación del Artículo 61 de la Constitución Nacional por la resolución demandada […] al conceder el registro de la marca “WKT” (mixta) clase 7 (donde el elemento Machinery es genérico), no tuvo en cuenta que la misma es confundible con la marca oponente denominada “AKT” (mixta) clase 7, desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético, lo que significa que por desconocer los hechos anteriores mi cliente la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

SIGLA CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., se ve obligada a que su marca coexista con una marca confundible con ella, lo que hace que sean desconocidos sus derechos de exclusiva (sic) y que tiene su marca registrada. […] 2.- Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio En la oportunidad procesal correspondiente, mediante apoderado judicial, la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda, en la cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con base en los siguientes argumentos: 2.1.- […] La marca concedida WKT MACHINERY (mixta) Clase 7 Internacional, en su conjunto y por su especial disposición nominativa y gráfica, sí es lo suficientemente distintiva para distinguir en el mercado los productos que ampara adicionalmente, la marca WKT MACHINERY (mixta), no es similarmente confundible con la marca AKT (mixta) de propiedad de la demandante pues cada conjunto marcario, cuenta con elementos suficientes que los hacen diferentes y diferenciables para el consumidor, quién al encontrarlos en el mercado, podrá con

suficiente claridad, distinguirlos […] 2.2.- […] La marca WKT MACHINERY (mixta), en conjunto, se compone de dos expresiones esto es, WKT y MACHINERY + un elemento gráfico consistente en una figura geométrica, figura que se asemeja a un pentágono achantado horizontalmente, en el cual, se incluye la primera de las expresiones es decir, la expresión WKT, en un tipo de letra especial inclinado hacia la izquierda y con un sombreado negro que da la apariencia de que las letras sobresalen del pentágono, debajo, en el conjunto marcario, observamos otra figura geométrica, un rectángulo horizontal con fondo negro, en el cual se incluye la otra expresión del conjunto esto es, la expresión MACHINERY, escrita en una letra especial y con tono blanco; por su parte, en la marca de propiedad de la demandante encontramos, en conjunto, la expresión AKT, en un tipo de letra especial, grande e inclinada hacia la derecha, con un fondo único grueso en color negro y una figura pequeña hacia su costado izquierdo superior con alita de lo anterior se evidencia, que ambas marcas WKT MACHINERY (mixta) y AKT (mixta) cuentan con elementos propios que las hacen diferentes y diferenciables para el consumidor por lo tanto éste, al encontrarlas en el mercado no correrá el riesgo de confusión o asociación que previenen las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión Andina. […] 2.3.- […] Reuniéndose a cabalidad en el signo solicitado WKT MACHINERY (mixto) Clase 7 Internacional los presupuestos establecidos en el artículo 134 para

su registro y, no encontrándose el mismo incurso en algunas de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 y 136, era dable que se concediera Expediente No 110010324000 2009 00539 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González el registro solicitado por el señor WINSTON ECHEVERRY DÍAZ para su signo, con lo cual, no se están vulnerando los derechos de propiedad industrial de la demandante pues, como anteriormente se explicó, las marcas WKT MACHINERY

(mixta) y AKT (mixta) no son confundibles en la medida en que cada una en su conjunto, es diferente y diferenciable para el consumidor además, la coincidencia de las letras KT no necesariamente implica que con ello se pueda inducir al público consumidor a error respecto a los signos o al origen empresarial de los productos, se recalca, tal coincidencia es mínima y por lo tanto, no apta para generar el riesgo de confusión o asociación que previenen las causales de irregistrabilidad contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina […] CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 1.- El acto administrativo acusado Lo constituye la Resolución No. 19336 de 27 de abril de 2009, «Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación», proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuyo contenido, en sus partes pertinentes para el debate judicial, son las siguientes: […] En el caso sub-exámine, compete a esta Delegatura analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro y las marcas que se relacionan a continuación, cuyo titular es la sociedad

opositora, la sociedad Colombiana de Comercio S.A. Corbeta S.A. y/o Alkosto S.A. […] 2.1. Análisis comparativo de los signos […] La Delegatura, luego de analizar los argumentos de la recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, concluye que los signos confrontados, WKT MACHINERY / AKT, después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o de inducir a error al público consumidor. En efecto, el elemento nominativo y predominante del signo solicitado a registro está constituido por dos expresiones, la primera constituida por una combinación determinada de consonantes W/K/T y la segunda por la expresión MACHINERY que es genérica para la clase 12ª; a su vez, la marca fundamento de la oposición está constituida por una combinación especial de consonantes A/K/T. Al examinar detenidamente la combinación W/K/T con relación a la combinación A/K/T, encuentra este Despacho que a pesar de que dichas combinaciones compartan dos de las tres consonantes, tal situación no es determinante de confundibilidad, por cuanto las letras, individualmente Expediente No 110010324000 2009 00539 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González consideradas, son elementos de común uso por los administrados, que pertenece a la sociedad y por tanto, no pueden ser objeto de apropiación exclusiva por un solo titular. Lo anterior, por cuanto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también

incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Aunado a lo anterior, en los conjuntos marcarios que se estudian, confluyen elementos gráficos adicionales que hacen que cada conjunto presente particularidades y diferencias que coadyuvan al consumidor medio a individualizar un producto con relación a otros, así como también a determinar su origen empresarial. Así entonces, las diferencias ortográficas, gráficas y fonéticas de los signos enfrentados permiten que, considerados en su conjunto y de forma no fraccionada, el público consumidor pueda distinguirlos con facilidad luego de una mirada superficial o de un impacto auditivo corriente, sin verse inducido a error en cuanto a los productos o a su origen empresarial. 2.2. Relación de productos o servicios. Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto. […] 2.- La interpretación prejudicial El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial en el presente proceso (PROCESO 199-IP-2013), arribando a las siguientes conclusiones: […] Primero: Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfico, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas

por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

Segundo: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro Expediente No 110010324000 2009 00539 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca WKT MACHINERY (mixta) de la Clase 7, es o no es similar a la marca registrada AKT (mixta) de la Clase 7, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Tercero: Al comparar marcas mixtas, se determina que si en el signo mixto predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir

pacíficamente en el ámbito comercial. En ese sentido, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca solicitada WKT MACHINERY (mixta con parte denominativa compuesta) y la marca registrada AKT (mixta).

Cuarto: los signos pueden estar conformados por palabras de uso común, descriptivos y/o genéricos. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que las palabras de uso común, descriptivas y/o genéricas no son apropiables en exclusiva, el titular de la marca que las posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, descriptivas y/o genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

Quinto: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá

considerarse como de fantasía. 3.- Problema jurídico que plantea el presente asunto El problema jurídico que habrá de resolverse en este proceso será determinar si la Resolución No. 19336 de 27 de abril de 2009, «Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación», proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, ha sido expedida con violación de las normas que le han debido servir Expediente No 110010324000 2009 00539 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González de fundamento, en especial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los mencionados artículos señalan: Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso

en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si

hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; Expediente No 110010324000 2009 00539 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

En síntesis, el actor considera que el signo «WKT MACHINERY» es confundible con la marca previamente registrada «AKT», ambas para distinguir productos de la clase 7 de la clasificación internacional de Niza. 4.- Análisis de los cargos y del problema jurídico planteado La función principal de los signos distintivos, es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar

naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. La confundibilidad de la marca es un concepto estrechamente relacionado con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera equívocos en el consumidor, que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza al consumidor, ya que introduce desorden en el mercado de productos y además de inducirlo a error, afecta al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaría. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro. En la Interpretación Prejudicial pronunciada en el proceso 122-IP-2004, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que: “[…] La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los Expediente No 110010324000 2009 00539 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González servicios o servicios comercializados por una persona de los idénticos o

similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27) […]. Al respecto, entonces, es necesario recordar las reglas creadas por la doctrina y reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el análisis de la registrabilidad y confundibilidad, adoptadas a su vez por la jurisprudencia del Consejo de Estado2, así: “[…] Para determinar si las semejanzas entre las marcas en conflicto pueden inducir al público consumidor a error, la Sala acudirá a las reglas que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en la Interpretación Prejudicial No. 71-IP-2004 emitida en otro proceso: «1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los

productos o servicios identificados por los signos en disputa. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno ha manifestado adicionalmente: "La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. 2Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primero, Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso, Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil ocho (2008),

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00045-01, Actor: MERCK & CO., INC.

Expediente No 110010324000 2009 00539 00

Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González La regla de la visión en conjunto, a más de ev