PGN - MARCA COMERCIAL - Confundibilidad

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., julio 03 de 2003 Alegato No. 176 Señores

CONSEJEROS DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Consejero Ponente: doctor Camilo Arciniegas Andrade

Ref: Expediente No. 11001032400020020343-01 (1-8333) Se procede a presentar el alegato de conclusión en el proceso de la referencia dentro del traslado común a las partes, establecido en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por artículo 59 de la Ley 446 de 1998, con fundamento en las facultades constitucionales y legales.

ANTECEDENTES El ciudadano y abogado ALVARO CORREA ORDOÑEZ, actuando como Apoderado de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, sociedad comercial constituida bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en Pensilvania, Estado de Filadelfia, Estados Unidos de América, en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 84 del C. C. A. y en el 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicita se declare la nulidad de la Resolución No. 02112 del 29 de enero de 2002, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió un recurso de apelación y dispuso “Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 24989 del 27 de diciembre de 1997” y “Declarar infundada la observación presentada por la sociedad

Smithkline Beecham”, y conceder el registro de la marca “CENO”. En los hechos de la demanda, refiere que la sociedad LABORATORIO BUSSIE BUSTILLO & CIA. S. A., hoy LABORATORIOS BUSSIE S. A., solicitó el 14 de diciembre de 1992, el registro la marca CENO, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional. Dentro del término legal la sociedad Smitkline Beecham Corporation, formuló oposición sobre la anterior, por ser confundible con la marca ENO de la cual es titular desde el 27 de agosto de 1987, registrada bajo el número 119.225,, para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional. La División de Signos Distintivos, en auto de 16 de febrero de 1994, admitió la observación y por Resolución No. 24989 de diciembre 27 de 1995, la declaró fundada y negó el registro de la marca solicitada CENO. Contra esta decisión la peticionaria interpuso recurso de reposición que no prosperó, pues se confirmó la resolución impugnada y se concedió el recurso de apelación. La alzada se resolvió a través de la resolución 2112 de enero 29 de 2002, que revocó la anterior, esto es, la número 24989 de diciembre 27 de 1997, en su lugar declaró infundada la observación y concedió el registro solicitado.

Fundamentos de Derecho: Artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina de Cartagena. El concepto de violación, lo sustenta, así: Se omitió la aplicación de la norma invocada, que impone la obligación de no

registrar marcas que infrinjan derechos de terceros, entre otros, el de una registrada con anterioridad que se encuentre dentro del supuesto allí previsto y, contrario a lo sostenido por la Administración, en este caso se presenta riesgo de confusión entre la marca solicitada y la previamente registrada. La sociedad Smithkline Beecham Corporation, es titular en Colombia de la marca prioritaria ENO, registrada desde el 27 de agosto de 1987, para distinguir productos de la clase 5; en su opinión, las marcas en conflicto son confundibles por lo que se ha desconocido la disposición anterior al otorgar la marca cuestionada, pues es tal la semejanza que puede inducir en error al público, por: 1) La solicitada ampara todos los productos de la clase 3 internacional, mientras que la registrada comprende productos de la clase 5. La relación y la afinidad existente entre los productos de las clases mencionadas (productos higiénicos y para limpieza, cosméticos y cosméticos medicados, etc.), hace evidente la conexión competitiva que puede predicarse entre los mismos, circunstancia que induciría al público en error en el evento de que se ofrezcan en el mercado esos productos con marcos confundibles, pues les atribuirían características equivalentes y un mismo origen empresarial. 2) Las marcas cotejadas son denominativas o fonéticas, es decir, están constituidas por denominaciones simples, como las denomina el Tratadista Carlos Fernández Novoa. 3) La apreciación de conjunto de las denominaciones ENO y CENO, permiten concluir que entre las mismas existe un acentuado riesgo de confusión, así: a) Las tres letras que componen la marca prioritaria, se reproducen en la marca

solicitada y están dispuestas en idéntico orden. b) Los sonidos vocálicos de las denominaciones enfrentadas son idénticos y se pronuncian en el mismo orden, y c) La sílaba final es idéntica. Considera que la Administración incurrió en error al apreciar la confundibilidad de las marcas, pues aunque le reconoce semejanza ortográfica y fonética, dice que su supuesta diferencia conceptual elimina el riesgo de confusión. La jurisprudencia y la doctrina ha sido reiterativa en sostener que puede predicarse riesgo de confusión en las marcas, cuando se presenta uno cualquiera de los siguientes aspectos: fonético, ortográfico o conceptual, lo que resulta evidente dadas las diferentes modalidades de comercialización de los productos. Reafirma su planteamiento con la sentencia del 6 de febrero de 1998, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 13-IP-97, según la cual, para que se configure la confundibilidad, basta que lo sea dentro de uno de aquellos parámetros. También se incurrió en error al atribuirle un contenido conceptual a palabras que no lo tienen, pues la expresión CENO no tiene significado en español, si se analiza dentro del contexto que va a ser usada (como distintivo de perfumes, cosméticos, etc.), resulta artificial la relación conceptual que pretende establecerse entre ENO (productos farmacéuticos) y la palabra “heno” (alimento de ganado), Las marcas en conflicto son fantásticas, carecen de significado por lo que no cabe cotejarlas por su aspecto conceptual. 4) Reitera criterio jurisprudencial de la citada Corporación, conforme al cual, en caso de duda sobre el riesgo de confusión entre una marca registrada y una en

vía de registro, se debe decidir en beneficio de la ya registrada, que tiene un derecho consolidado. Contestación de la Demanda La entidad demandada solicita rechazar las pretensiones de la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico para su prosperidad. La Superintendencia de Industria y Comercio con la expedición de la resolución 2112 de enero 29 de 2002, no incurrió en la violación de la disposición invocada, porque esta se profirió con base en las atribuciones otorgadas por el DecretoLey 2153 de 1992, observando el trámite administrativo previsto para la materia marcaria, dentro del cual se garantizó el debido proceso. Aunque para la fecha en que se expidió el acto acusado ya no se encontraba vigente la Decisión 344 sino la 486, es indiferente su aplicación en razón a la continuidad del principio que orienta la causal de irregistrabilidad, previsto en ambas disposiciones. Sobre las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca, invoca las sentencias dictadas por el Tribunal Andino de Justicia, dentro de los procesos 14-IP-98 y 22-Ip-96, conforme a las cuales, debe reunir no sólo los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino además ajustarse a lo establecido en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, que determina las aludidas causales. Así mismo, según sentencia de la misma Corporación consignada en el caso 1Ip-87, para el cotejo de marcas denominativas, debe tenerse en cuenta una visión de conjunto sobre la totalidad de los elementos integrantes y no las partes aisladas, es decir, evitar fraccionamiento de los nombres comparados.

Sobre la confundibilidad de la marcas, se apoya en la sentencia dictada dentro del proceso 7-IP-95. Por otro lado, del examen sucesivo y comparativo de las marcas “CENO” y “ENO”, de conformidad con la normativa andina, concluye que ellas no son semejantes entre sí, no existe confundibilidad entre las mismas, por lo que su existencia en el mercado no conllevarían a error al público consumidor. La primera expresión evoca exactamente el mismo concepto evocado por SENO, lo mismo ocurre con la marca ENO, evoca la misma idea que sugiere la expresión HENO. Por tanto, la marca solicitada es registrable, no resulta violatoria de normas comunitarias, pues en este caso se cumplen sus requisitos. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El problema jurídico planteado consiste en determinar si la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir el acto atacado por el cual revocó la decisión contenida en la Resolución 24989 de diciembre 27 de 1997, que había declarado fundada la observación presentada por la sociedad actora y en su lugar concedió el registro “CENO”, se desconocieron normas de las Comunidad Andina invocadas. Al respecto, cabe observar lo siguiente: La sociedad actora SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, es titular de la marca ENO, registrada en agosto 27 de 1987, la cual estaba vigente hasta la misma fecha del año 2002, para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para la época de los hechos tramitaba su renovación. Por su parte, la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA, S.C.A.,

solicitó el registro de la marca “CENO”, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 3ª, artículo 2º del Decreto 755 de 1972. Dentro del trámite correspondiente, la titular de la marca ENO y actora, formuló demanda de oposición que fue resuelta a través de la Resolución No. 24989 de 27 de diciembre de 1995, que como ya se anotó, negó el registro solicitado, por considerar que la petición se ubicaba en la causal de irregistrabilidad del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de Cartagena. En la misma forma se decidió la reposición interpuesta. No ocurrió lo mismo en cuanto al recurso de apelación, puesto que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el asunto mediante la Resolución No. 021223 del 29 de enero de 2002, revocó la decisión contenida en la citada resolución 24989, rechazó la observación de la sociedad actora y en su lugar, concedió el Registro de la marca CENO, para distinguir “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos. Productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza”. Tal determinación la sustentó en lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992, que faculta a la dependencia que expidió el acto acusado, para resolver los recursos de apelación contra los actos expedidos por los jefes de las divisiones a su cargo, en los términos de ese decreto.

Ahora bien, para la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, un signo es perceptible cuando por medio de cualquiera de los sentidos, el consumidor tiene la posibilidad de apreciarlos o distinguirlo. Entre aquellos, se encuentran las denominaciones o las palabras, colores, gráficos, etc. La marca tiene como función esencial la de distinguir unos productos o servicios de otros e identificar por parte del consumidor el signo con el producto. Será distintivo cuando por sí solo identifica el producto o servicio. Si lo distintivo y distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundirlo uno con lo otro, el signo pierde esa condición esencial par constituirse en marca. En el presente caso se argumenta falta de aplicación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que estipula lo siguiente: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. De acuerdo con la disposición transcrita, concordante con el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, son dos los presupuestos exigidos para que no proceda el registro de un signo como marca: Que se trate de los mismos productos o servicios o para productos o servicios para los cuales el uso de la marca origine algún riesgo de confusión o de asociación. El primero no se configura puesto que la marca registrada ENO, de la cual es

titular la demandante, ampara todos los productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, que corresponden a productos farmacéuticos, mientras que los de la marca solicitada (CENO), por la Sociedad Laboratorios Bussié S. A., comprende artículos de la clase 3, que cobija productos higiénicos y para la limpieza, perfumería, cosméticos y cosméticos medicados. Es claro entonces, que los artículos se ubican en nomenclaturas diferentes, ya que unos son los productos farmacéuticos y otros muy distintos los artículos de aseo y limpieza, cosméticos, lociones y dentífricos, porque van dirigidos a públicos diferentes. Luego por este aspecto se vulnera la norma comunitaria. Respecto de otro presupuesto, o sea, la confundibilidad o la asociación, que se hace consistir en la relación y afinidad entre tales productos, en criterio de este Despacho, no se configura la causal en estudio, pues cotejadas las marcas “ENO” y “CENO”, en una visión de conjunto, no se desprende el riesgo alegado por actor, por cuanto las semejanzas que se advierten son más aparentes que reales; por el contrario, surgen diversas circunstancias que las hacen distinguibles y conceptualmente diferentes. En efecto, si bien ambas marcas son denominativas o fonéticas, por cuanto no tiene significado alguno ni corresponden a siglas sino que están constituidas por denominaciones simples y aunque comparten las vocales en el mismo orden de disposición, presentan una longitud muy similar en sus fonémas, e idéntica pronunciación tiene la última sílaba, no es menos verdad que existen otros aspectos que son los más, que las hacen distintas y diferenciables, por lo

tanto, sin ningún riesgo de confusión. Ciertamente, no poseen el mismo número de letras, la sílaba inicial es distinta, por lo que el sonido vocálico entre uno y otro nombre también resulta diferente, la ortografía aunque parcial también es distinta, como de la misma manera lo es la escritura, pues una lleva una consonante inicial mientras la otra una vocal, no es lo mismo pronunciar “eno” o “ceno”; además, cada una de estas denominaciones tiene evocaciones también diferentes, tal como lo expresa el acto acusado, circunstancias todas ellas que no inducen en error al público consumidor, en el evento de que coexistan las dos marcas en el mercado de esos productos. Además, como ya se indicó, los productos en cuestión van dirigidos a un consumidor diferente, situación que permite su coexistencia en el mercado, máxime cuando ENO tiene una buena antigüedad y una clientela en torno de su marca que no la hace confundible, pues unos y otros son fácilmente identificables como para pensar que tienen un mismo origen empresarial. En esas condiciones, se estima que en el caso bajo estudio, no se configura la causal de irregistrabilidad a que alude el literal a), artículo 136 de la Decisión 486, pues se trata de productos diferentes que no presentan riesgo de confusión o de asociación para su adquisición por parte del consumidor. Así las cosas y con fundamento en las consideraciones que anteceden, se estima que las pretensiones no están llamadas a prosperar, por cuanto el acto acusado se ciñó a la normativas legales y de la Comunidad Andina que regulan la materia. Por tanto, y como quiera que no se ha desvirtuado la presunción de legalidad que lo acompaña, esta Agencia del Ministerio Público le solicita a esa

H. Corporación así declararlo.

Atentamente,

MARTHA CLEMENCIA MENDOZA ARDILA

Procuradora Primera Delegada ante el Consejo de Estado