PGN - MARCA COMERCIAL - Confundibilidad por similitudes ortográficas y fonéticas

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 9 de octubre de 2007 Alegato No. 137 Honorables Consejeros de Estado Sección Primera

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Ref.: Expédiente No. 110010324000200600393 00

Actor : BORAX EUROPE LIMITED

Demandado: Nación - Superintendencia de Industria y Comercio Acción: Nulidad Procede esta Procuraduría Delegada a emitir alegato de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales.

ANTECEDENTES 1.- La demanda.- La sociedad BORAX EUROPE LIMITED, actuando a través de apoderado, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitó la nulidad de las Resoluciones No. 31546 de 28 de noviembre de 2005, No. 7581 de 29 de marzo de 2006, y No. 17280 de 29 de junio de 2006, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, solicita que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene la cancelación del registro de la marca GRANADOR. 2 Considera la sociedad actora que las decisiones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, vulneran los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000. El actor desarrolla el concepto de violación en los siguientes términos: 1.1.- Desde el punto de vista visual las marcas son similarmente confundibles, por cuanto de las ocho letras que conforman la marca GRANADOR, seis de ellas, G,

R, A, N, O y R, son tomadas de la marca GRANUBOR, con la misma ubicación. 1.2.- Desde el punto de vista fonético las marcas también presentan similitudes, toda vez que poseen casi la misma secuencia vocálica, lo que significa que la pronunciación de las mismas es muy parecida. Adicionalmente, en ambas marcas la sílaba tónica está localizada al final de las denominaciones, o en la última sílaba. 1.3.- El consumidor, al encontrarse con la marca GRANADOR, cuya pronunciación es muy similar a la de la marca GRANUBOR que previamente conoce, automáticamente va a asociar entre estos dos signos, lo cual, obviamente, va a crear confusión. 1.4.- La marca GRANADOR no es distintiva, toda vez que resulta similarmente confundible con la marca GRANUBOR, previamente registrada. 2.- Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.1.- Considera la Superintendencia de Industria y Comercio que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 3 2.2.- Efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas no arroja confusión, pues si bien coinciden en el empleo de algunas de sus letras del prefijo GRAN, difieren en la terminación ADOR y UBOR, por lo que en conjunto, cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora. En tal sentido al ser visualizados desde el punto de vista gráfico y pronunciados desde el punto de vista fonético, son percibidos de diferente

manera. 2.3.- Entre las expresiones en conflicto GRANADOR frente a GRANUBOR, existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, por lo que el registro marcario concedido frente al solicitado, se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO De acuerdo con los hechos y los argumentos esbozados por las partes en el proceso se puede determinar que el problema jurídico es: ¿Existe error en el análisis de confundibilidad de la marca denominativa GRANADOR (solicitada) y la marca denominativa GRANUBOR (registrada)? El actor solicita que se declare la nulidad de las resoluciones demandadas por considerar que quebrantan los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, que establecen: Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 4 Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando; a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (…) Teniendo en cuenta que tanto el signo que se pretende registrar (GRANADOR), como la marca registrada (GRANUBOR) son denominativos, es necesario determinar si existe similitud ortográfica, fonética e ideológica entre ellos, capaz de inducir a error a los consumidores. En consecuencia, para determinar si existe similitud entre los signos en conflicto, de acuerdo con los razonamientos hechos por el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 180-IP-2005, se debe tener en cuenta: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el

5 fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Los criterios anteriores se deben aplicar teniendo en cuenta las reglas fijadas por el mismo Tribunal Andino en el proceso 24 IP de 1995, en el que estableció: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Dentro de estos lineamientos procede, entonces, analizar si existe confundibilidad entre la marca GRANADOR y GRANUBOR. Con respecto a la similitud ortográfica, se tiene que las dos denominaciones poseen ocho (8) letras y tres (3) sílabas. Adicionalmente, las vocales A y O se encuentran ubicadas en el mismo lugar en ambas denominaciones. Veamos: GRA – NA - DOR GRA – NU - BOR Además de lo anterior, los signos enfrentados comparten la misma raíz, que es GRAN, y la misma terminación que es OR. 6 Por lo anterior, se puede concluir, que desde el punto de vista ortográfico las

marcas enfrentadas presentan similitudes capaces de inducir en error al público consumidor. Con respecto a la similitud fonética, considera ésta Agencia del Ministerio Público que las marcas enfrentadas comparten la misma raíz y la misma terminación, por lo cual, el pronunciamiento de las mismas puede llegar a presentar cierta similitud. Adicionalmente, la sílaba tónica en las dos denominaciones es la última sílaba.

Veamos: GRA – NA – DOR GRA – NU – BOR Desde el punto de vista ideológico no hay lugar a realizar comparación, por cuanto los signos enfrentados son de aquellos que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Doctrina denominan de fantasía, esto significa que las marcas estudiadas no evocan una idea determinada, ni generan un concepto preciso en la mente de los consumidores.

Por lo expuesto, ésta Agencia del Ministerio Público, considera que los signos enfrentados presentan similitudes ortográficas y fonéticas que impiden que los consumidores puedan distinguir plenamente los productos que cada marca ampara en el mercado. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que los derechos de los consumidores se verían afectados con la coexistencia en el mercado de las dos marcas en conflicto, está Delegada considera que las pretensiones del actor están llamadas a prosperar y así lo solicita, muy respetuosamente, a esa Honorable Corporación se declare. 7 De los Honorables Consejeros,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

RASV/JPAA