PGN - MARCA COMERCIAL - Confusión e irregistrabilidad

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto que niega registro marcario de sociedad comercial REGISTRO COMERCIAL-Distinción con la marca MARCA COMERCIAL-Función de los signos distintivos La función principal de los signos distintivos, es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. MARCA COMERCIAL-Confusión e irregistrabilidad La confundibilidad de la marca es un concepto estrechamente relacionado con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera equívocos en el consumidor, lo que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza al consumidor, ya que introduce desorden en el mercado de productos y además de inducirlo a error, afecta al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaría. REGISTRO COMERCIAL-Eventos de improcedencia Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro. MARCA COMERCIAL-Carácter distintivo MARCA COMERCIAL-Reglas sobre registrabilidad y confundibilidad, MARCA COMERCIAL-Similitudes ortográfica, fonética e ideológica

MARCA COMERCIAL-Conexión competitiva conforme al principio de especialidad En relación con la conexión competitiva, de acuerdo con el principio de la especialidad, la marca es un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona con determinados productos o servicios, lo que busca evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Es necesario advertir que, salvo respecto de la protección especial de que goza la marca notoria, la sola semejanza visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que busca distinguir con cada uno de ellos. MARCA COMERCIAL-Carácter de notoriedad REGISTRO COMERCIAL-Nulidad por signos distintivos idénticos o semejantes En atención a la similitud ortográfica al utilizar la partícula «LUNA», la evidente similitud conceptual de los signos distintivos y la conexión competitiva por identificar los mismos productos pertenecientes a la clase 20 internacional, esta Delegada considera que las resoluciones “Por la cual se decide una solicitud de registro”; y “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”; y 65693 del 21 de diciembre de 2009 “Por el cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, deben ser anuladas por haber transgredido el numeral a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 contentivo de la prohibición de registrar signos distintivos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,

para los mismos productos o servicios.

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

Bogotá D.C., 4 de marzo de 2014 Concepto No. 22

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González Ref.: Expediente No 110010324000 2010 00171 00

Actor: Industrias Dormiluna S.A.

Demandado: La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio Acción: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Procede esta Procuraduría Delegada1 a emitir concepto de fondo en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales.

ANTECEDENTES 1.- La demanda La sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA S.A., actuando mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, al considerar transgredidos los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: (i).- La Resolución 36200 del 21 de julio de 2006, “Por la cual se decide una solicitud de registro”. (ii).- La Resolución 48825 del 28 de septiembre de 2009 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”. (iii).- La Resolución 65693 del 21 de diciembre de 20099 “Por el cual se resuelve

un recurso de apelación”. A título de restableciendo del derecho y como consecuencia de la nulidad de los mencionados actos administrativos, solicitó que se ordenara a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. 1 De conformidad con la competencia delegada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 194 de junio 8 de 2011, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa tiene funciones de intervención ante la Sección Primera y ante la Sala Plena del Consejo de Estado. El actor le endilga a los actos administrativos enjuiciados, la violación de los mencionados artículos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, exponiendo los siguientes argumentos: 1.1.- […] PRIMERA NORMA VIOLADA […] El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que dice: (se cita la norma) […] Se violó la norma comunitaria transcrita por falta de aplicación, por cuanto la marca SUEÑO DE LUNA LTDA, no cumple con uno de los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica […] En lo referente a la condición de la distintividad, es pertinente señalar que la misma hace referencia a la capacidad de la marca para identificar productos y servicios en el mercado. En este sentido la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando, en relación con los mismos, no

constituye un signo genérico o descriptivo […] Debido a la evidente similitud entre la marca SUEÑO DE LUNA y la marca previamente registrada DORMILUNA, podemos concluir que la marca SUEÑO DE LUNA, no es suficientemente distintiva ni para identificar productos de la clase 20 de la clasificación internacional de marcas […] 1.2.- […] SEGUNDA NORMA VIOLADA […] Se violó la norma transcrita por cuanto la marca concedida mediante las resolución cuya nulidad se demanda es confundible idéntica a la marca DORMILUNA, de propiedad de la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA S.A., para identificar los siguientes productos y servicios: […] PRODUCTOS DE LA CLASE 20 […] La Superintendencia Delegada ignoró su obligación de realizar de oficio el análisis de registrabilidad marcario, obligación que está consagrada en el artículo 150 de la Decisión 486 […] 1.3.- […] Ahora bien, por lo menos en el plano conceptual, las marcas DORMILUNA y SUEÑO DE LUNA, son confundiblemente idénticas, por cuanto los términos DORMIR y SOÑAR, se encuentran íntimamente relacionados, tanto que en algunos casos se confunden y se usan para significar exactamente lo mismo […] De la explicación anterior, podemos concluir que los términos SUEÑO y DORMIR, necesariamente generan el mismo concepto, y por esto la inclusión de los mismos como único factor diferenciador de las marcas en conflicto, no es suficiente para eliminar la evidente posibilidad de confusión que genera la coexistencia de los signos DORMILUNA y SUEÑO DE LUNA, para identificar

idénticos productos […] en este caso la confusión conceptual que generan los signos es absoluta, por cuanto existe coincidencia tanto en los términos SOÑAR y DORMIR, como en el término LUNA […] 1.4.- […] IDENTIDAD DE PRODUCTOS IDENTIFICADOS CON LAS MARCAS EN CONFLICTO […] Tanto la marca previamente registrada DORMILUNA, como la marca recientemente concedida SUEÑO DE LUNA, amparan idénticos productos: […] En consecuencia, se cumplen TODOS los requisitos de irregistrabilidad consagrados en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486. […] 1.5.- […] TERCERA NORMA VIOLADA […] a. Que la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA S.A., fue constituida en 1991, con el siguiente objeto social: […] “Elaboración, fabricación, transformación y comercialización de líneas de colchones, somiers (sic), artículos de lencería y sus derivados, productos del hogar […] b. Que el objeto social de la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA S.A., se encuentra directamente relacionado con los siguientes productos, para los cuáles se solicitó la marca SUEÑO DE LUNA “Muebles, espejos, marcos, corcho, caña, junto, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballenas, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas éstas materias o de materias plásticas, colchones, almohadas […] c. Que la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA S.A., ha desarrollado sus actividades de manera continua e ininterrumpida desde 1991. […] d. Que la marca SUEÑO DE LUNA concedida a favor de SUEÑO DE LUNA LTDA,

es similar al nombre comercial DORMILUNA de propiedad de mi mandante. […] e. Que la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA S.A., tiene derecho de uso exclusivo su nombre comercial en virtud de haber sido su primer usuario y por tanto ninguna otra persona usar o registrar un nombre, una enseña, o una marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad […] 2.- Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio En la oportunidad procesal correspondiente, la Superintendencia de Industria y Comercio dio contestación a la misma, solicitando no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas en la demanda, respondiendo a los cargos formulados de la siguiente manera: 2.1.- […] III. RAZONES DE LA DEFENSA […] Con la expedición de los actos demandados no se incurre en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina o de las normas contenidas en el Código de Comercio y en especial, los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la mencionada Decisión o los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio. […] La marca concedida, en “conjunto”, y por su especial composición gráfico nominativa, si es DISTINTIVA, adicionalmente, la marca SUEÑO DE LUNA (mixta) Clase 20 Internacional, NO es similarmente confundible con ninguna marca registrada con anterioridad […] La Superintendencia, en el análisis de registrabilidad realizado, no omitió su deber de estudiar el signo confrontándolo, no sólo con los signos objeto de oposición, sino también con aquellos que ya estaban registrados […]

2.2.- […] Como bien lo señalan los actos acusados, del estudio de registrabilidad realizado, se concluyó, en forma clara y precisa, que el signo solicitado a registro SUEÑO DE LUNA (mixto) Clase 20 Internacional, no estaba incurso en causal alguna de irregistrabilidad y por tanto, procedía su registro como marca […] 2.3.- […] Ahora bien, se aclara, el actor en los recursos de ley, y no dentro del término para la oposición que señala la norma supranacional (artículo 146), entró a variar su oposición para decir que la misma se fundamentaba en las marcas previamente registradas DORMILUNA, argumento que por ser extemporáneo, fue rechazado por esta Entidad, no obstante, si se observa, en los actos controvertidos se le indicaba, que en todo caso, del estudio realizado, se encontró que el signo era registrable […] En efecto, SUEÑO DE LUNA (mixto) Clase 20 Internacional, en su conjunto, se compone de la expresión SUEÑO DE LUNA escrita en un tipo de letra especial y diferente, ubicada en el centro del conjunto y el gráfico de unas hojas y un círculo superior ubicados en la parte posterior de la expresión, las hojas van en tonalidades grises […] 2.4.- […] Por su parte, DORMILUNA (mixta) Clase 20 Internacional, en su conjunto, se compone de la expresión DORMILUNA, también en un tipo de letra especial y diferente del de SUEÑO DE LUNA además, en la parte pertinente a LUNA, se cambia el tipo de letra a uno más llamativo y pronunciado y el gráfico de

una media luna, al costado izquierdo de la parte LUNA […] Luego, como se observa, cada uno de los signos, cuenta con elementos suficientes, gráficos nominativos, que los hacen únicos y diferentes y que en últimas, permiten al consumidor identificarlos con toda claridad en el mercado por lo tanto, las marcas SUEÑO DE LUNA y DORMILUNA, pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación en el público. […] CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 1.- Los actos administrativos acusados Lo son las resoluciones números 36200 del 21 de julio de 2006, “Por la cual se decide una solicitud de registro”; 48825 del 28 de septiembre de 2009 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”; y 65693 del 21 de diciembre de 20099 “Por el cual se resuelve un recurso de apelación”, cuyo contenido es el siguiente: 1.1.- La Resolución No. 36200 del 21 de julio de 2006, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, consigna lo siguiente: […] 1.3. Caso en estudio – oposición presentada por la sociedad Industrias Dormiluna S.A. Respecto al argumento la sociedad Dormiluna S.A., debe señalarse que el derecho sobre la marca nace del registro no del uso o explotación que puede hacerse de la misma como sucede con otros signos distintivos, en este sentido, el sistema relativo al derecho al uso exclusivo sobre estos signos que rige en Colombia es de los denominados atributivos los cuales exigen el registro como medio para obtenerlo, diferenciándose de esta

forma del sistema declarativo que permite que tal derecho se materialice por el uso que se de a la marca. Por lo tanto, la oposición a un registro de marca no se puede predicar sobre la base de un signo del que no se ha adquirido el derecho legítimo al uso exclusivo a través del registro. […] 1.2.- La Resolución No. 48825 del 28 de septiembre de 2006, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, consigna lo siguiente: […] Así las cosas, resulta improcedente tomar en consideración las nuevas peticiones del opositor relacionadas con la confundibilidad del signo solicitado y las marcas DORMILUNA, ya que en la oportunidad procesal concedida no expuso tal situación, esto es, se trata de una pretensión nueva que no fue expresada en la oposición al registro marcario que se decidió mediante el acto impugnado, y es claro que en esta instancia de la vía gubernativa si bien es posible la exposición de argumentos nuevos que busquen defender las pretensiones iniciales, no es posible la solicitud de nuevas pretensiones, lo cual busca que nos inicien nuevos conflictos ante la Administración que debieron plantearse en un momento determinado por la legislación. No obstante lo anterior, cabe aclarar que la Oficina Nacional atendiendo a las disposiciones establecidas en el Decisión 486 de la Comunidad Andina, en particular el artículo 150 de aquella, debe realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad en ella contempladas, y así lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia, haciendo referencia a que “el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en

el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no solo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro. Es claro entonces, que el análisis de una solicitud de registro de marca, háyanse presentado o no oposiciones, se realiza en primer lugar para verificar si el signo solicitado cumple con los requisitos que debe reunir todo signo para poder ser considerado como marca, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en segundo lugar, se dirige a la revisión detallada de los supuestos que hacen que se encuentre incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión, lo cual incluye en cuanto al literal a) de éste último artículo, una búsqueda de antecedentes marcarios que podrían llegar a confundirse con la marca solicitada, de manera que si esta Jefatura concedió el registro del signo mencionado fue porque no lo encontró confundible con ninguna marca anteriormente registrada. 1.3.- La Resolución No. 65693 del 21 de diciembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Protección Industrial, indica: […] En primer lugar es necesario tener en cuenta que el apoderado de la sociedad opositora INDUSTRIAS DORMILUNA S.A., alegó en su escrito de oposición el uso previo de la marca SUEÑO DE LUNA, para lo cual es necesario señalar que las normas Andinas no contienen la posibilidad de que el uso de una marca sin su correspondiente registro ante la oficina

nacional competente sea determinante para efectos de negar el registro de un signo solicitado con todos los requisitos legales, pues una marca nace sólo con el registro ante la Oficina Nacional Competente, luego de superar el estudio de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Así, debe señalarse que actos de explotación previos, no dan ningún derecho o expectativa del mismo, pues tal como lo manifestó la División de Signos Distintivos, el sistema relativo al derecho al uso exclusivo sobre las marcas que rigen en Colombia es de los denominados atributivo los cuales exigen el registro como medio para obtenerlo, diferenciándose de esta forma del sistema declarativo que permite que tal derecho se materialice por el uso que se dé a la marca. Por otro lado, manifiesta el recurrente que esta administración debió haber tenido en cuenta la existencia de los registros DORMILUNA en la clase 20 Internacional para efectos de estudiar la posible confundibilidad que se presenta en el mercado con la marca solicitada. Sobre lo anterior, hay que indicar que la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA S.A., no fundamento su escrito de oposición bajo esta premisa. Así, teniendo en cuenta que el argumento central y principal de la oposición presentada era la irregistrabilidad del signo solicitado como marca por cuanto en su concepto era titular prioritario en el uso de una marca, esta Delegatura considera que los argumentos presentado en el recurso en cuanto a la irregistrabilidad del signo SUEÑO DE LUNA con fundamento en los registros No. 315.561, 349.385 y 370.963 no pueden ser tenidos en cuenta por esta administración, por cuanto los mismos no fueron alegados

en su momento (escrito de oposición). Por lo demás, no sobra de menos mencionar, que una vez recibida una solicitud de registro de marca, esta Superintendencia atendiendo a todas las disposiciones previstas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, realiza un estudio atendiendo a todas y cada una de las causales de irregistrabilidad en ella contemplada, razón por la cual, si bien en el caso concreto no se realizó de manera directa un examen de registrabilidad de oficio con fundamento en las marcas relacionadas en el recurso, es porque esta administración, luego de una búsqueda en la base de datos, las encontró plenamente diferenciables desde los puntos de vista fonético, gráfico y ortográfico. 2.- La interpretación prejudicial El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial en el presente proceso (PROCESO 197-IP-2013), arribando a las siguientes conclusiones: […] 1.- Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.- No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a un nombre comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la

identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configura la prohibición de irregistrabilidad. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. 3.- Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos pueden ser compuestos, esto es integrados por dos o más palabras, números, etc. Para su comparación se seguirán las reglas establecidas en esta providencia. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Al comparar un signo denominativo y uno mixto con parte denominativa compuesta o signos mixtos entre sí y que también tenga parte denominativa compuesta se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por el otro lado, en el signo mixto predomina el elemento

gráfico frente al denominativo, no habría en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 4.- El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. 5.- En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. La corte consultante debe determinar si el signo mixto “SUEÑO DE LUNA” (mixto) es evocativo para los productos de la clase 20 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 6.- Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas y la actividad comercial del nombre comercial. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 7.- La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la

Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.  Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.  Es autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2010-00171, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente […] 3.- Problema jurídico que plantea el presente asunto El problema jurídico que habrá de resolverse en este proceso será determinar si las resoluciones 36200 del 21 de julio de 2006, 48825 del 28 de septiembre de 2009 y 65693 del 21 de diciembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, violaron las normas que le han debido servir de fundamento, en especial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El actor considera que el signo «SUEÑO DE LUNA» es confundible con la marca

previamente registrada «DORMILUNA»2. Para el efecto, señala que en el aspecto conceptual, los términos SUEÑO y DORMIR, que se encuentran en los signos distintivos confrontados, evocan el mismo concepto, a lo que debe agregarse que las marcas amparan los productos de la clase 20 internacional. De otro lado, considera el actor que el signo «SUEÑO DE LUNA» es confundible con el nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A., por las razones expuestas anteriormente y en virtud de haberse usado primero en el mercado. 4.- Análisis de los cargos y del problema jurídico planteado La función principal de los signos distintivos, es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. La confundibilidad de la marca es un concepto estrechamente relacionado con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera equívocos en el consumidor, lo que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del signo 2 Certificados números 315561, 370963, 349385, 275952, 275809 y 370965 expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza al consumidor, ya que introduce desorden en el mercado de productos y además de inducirlo a error, afecta al productor interesado en que se conozca la calidad y

origen de su producto por medio de la identificación marcaría. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro. En la Interpretación Prejudicial pronunciada en el proceso 122-IP-2004, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que: “[…] La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los servicios o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27) […]. Al respecto, entonces, es necesario recordar las reglas creadas por la doctrina y reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el análisis de la registrabilidad y confundibilidad, adoptadas a su vez por la jurisprudencia del Consejo de Estado3, así:

“[…] Para determinar si las semejanzas entre las marcas en conflicto pueden inducir al público consumidor a error, la Sala acudirá a las reglas que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en la Interpretación Prejudicial No. 71-IP-2004 emitida en otro proceso: «1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primero, Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso, Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil ocho (2008), Radicación n