PGN - MARCA COMERCIAL - Cotejo marcario

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE

ESTADO

Bogotá D.C., 13 de febrero de 2007 Alegato No. 13 Honorables Consejeros de Estado Sección Primera

Consejero Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Ref.: Expediente No. 110010324000200400004 01

Actor : VIDEOSERPEL LTD Demandado: Nación - Superintendencia de Industria y

Comercio Acción: Nulidad Procede esta Procuraduría Delegada a emitir alegato de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades Constitucionales y legales.

ANTECEDENTES a.- La demanda.- La sociedad VIDEOSERPEL LTD, a través de apoderado, solicitó la nulidad de la Resolución 19353 de 14 de agosto de 2000, expedida por 2 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca TV TELEVIDA 42, solicitada por la Fundación Santa María para amparar productos de la clase 38 internacional. Así mismo solicita, que con fundamento en la anterior declaración, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del registro de la marca TV TELEVIDA 42. La sociedad demandante considera que la Resolución demandada, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, vulnera los artículos 81, 83, literal a) y d), y 96 de la Decisión 344 de 1993. La actora desarrolla el concepto de violación en los siguientes términos:

1.- En el estudio de registrabilidad de la marca TV TELEVIDA 42, en la que TV es irregistrable, se pasó por alto la existencia de la marca previamente registrada TELEVISA, por lo tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mencionada violando de manera directa el literal a del artículo 136 de la Decisión 486. 2.- Las marcas TELEVISA y TV TELEVIDA 42 sí son semejantes al grado de producir confusión, por cuanto se trata de signos que se encuentran amparando los mismos servicios de la clase 38 internacional, y las semejanzas que existen entre ellos son tales, que de coexistir en el mercado el consumidor no logrará diferenciar una de la otra. 3.- Los vocablos TV y 42 deben excluirse de la comparación, por cuanto son expresiones descriptivas de las características de los servicios que se ampararían, que tienen un carácter de inapropiable. Por lo anterior la 3 comparación entre las marcas debe centrarse entre las denominaciones TELEVIDA y TELEVISA. 4.- Entre las marcas TELEVIDA y TELEVISA existen en común elementos gráficos, ortográficos y fonéticos que dificultan en extremo su identificación y causan riesgo de confusión. 5.- Desde el punto de vista ortográfico, se observa que de las 8 letras que componen los signos, siete se encuentran repetidas en la misma posición y todas las vocales son idénticas. 6.- Desde el punto de vista fonético las semejanzas resultan evidentes, toda vez que al ser pronunciadas las dos marcas de manera sucesiva la impresión es prácticamente la misma y suenan de manera casi idéntica.

7.- Según la sociedad demandante, el acto acusado también vulnera el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por considerar que la marca TV TELEVIDA 42 no cuenta con la distintividad necesaria, ni es apta para distinguir en el mercado los productos para los cuales se registró. b.- Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1.- Considera la Superintendencia de Industria y Comercio que el fundamento legal del acto administrativo acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 4 2.- La marca TV TELEVIDA 42 (mixta), que distingue servicios comprendidos en la clase 41 internacional, tiene suficiente fuerza distintiva y al efectuar el examen de conjunto con la marca TELEVISA, que identifica servicios de las clases 35, 38 y 41, se evidencia que no hay similitud entre ellas capaz de llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto y los servicios, ni sobre su procedencia empresarial. 3.- Entre las dos expresiones en conflicto TV TELEVIDA 42 y TELEVISA, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer la unidad fonética, ortográfica y gráfica en fonemas o voces parciales, y aún descomponiéndola para hacer la comparación sólo respecto de las palabras TELEVIDA y TELEVISA, tenemos que la marca solicitada está estructurada por letras, cuya composición, si bien es similar respecto de la marca opositora, es precisamente lo que las diferencia lo que permite distinguir claramente una y otra. 4.- Examinadas en forma sucesiva y no simultánea, debe precisarse

que la percepción auditiva de los signos permite distinguirlos, en consecuencia, la comparación en el plano fonético evidencia que no hay similitud entre ellos, haciéndolos perfectamente identificables. c.- Impugnación de la demanda por parte de la Fundación SANTA MARIA, como tercero interesado en las resultas del proceso. 1.- El apoderado de la sociedad demandante pretende mostrar, de forma errada, que el único elemento relevante de la marca cuestionada 5 es la expresión TELEVIDA, cuando lo cierto es que la marca debe ser vista como un todo, como una unidad, única e inseparable, como está registrada y como se presenta a los consumidores dentro del mercado para identificar los servicios amparados por el registro. El público no la ve, oye o solicita en el mercado solo como TELEVIDA, sino como TV TELEVIDA 42. 2.- Es evidente el uso generalizado y común de la expresión TELE en la conformación de marcas compuestas, a nombre de diferentes titulares, para la identificación de servicios de las clases 35, 38 y 41, hecho que la convierte en una expresión de libre uso por parte de cualquier tercero para su inclusión y conformación de marcas, lo que determina que la misma se tenga como una expresión débil que no debe ser tenida en cuenta a la hora de determinar la confundibilidad entre marcas compuestas que la contengan. 3.- En el caso en cuestión, las marcas enfrentadas evocan diversos contenidos conceptuales (Tele vida / Tele visa) que da lugar a que las mismas sean más fácilmente memorizadas por el consumidor, quien tendrá la posibilidad de recordarlas y diferenciarlas al relacionarlas con

los elementos que representan (VIDA / VISA), no dejándose llevar a confusiones basadas en simples coincidencias mínimas de vocales o sílabas, que puedan llegar a tener. 4.- Si bien es cierto que las marcas cotejadas coinciden en la expresión TELE, el hecho de que esta sea una partícula de uso común que deba ser descartada como elementos de confusión, y que los elementos restantes de las marcas tengan contenido conceptual propio, determina que las marcas TV TELEVIDA 42 (mixta) y TELEVISA sean distinguibles por el consumidor, lo que lleva a que no haya lugar a que se presente 6 una confusión en el caso que las mismas coincidan en el mismo mercado. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO De acuerdo con los hechos y los argumentos esbozados por las partes en el proceso se puede determinar que el problema jurídico es: ¿Existe error de interpretación en el análisis de confundibilidad de la marca mixta TV TELEVIDA 42 y la marca denominativa TELEVISA? Marco Normativo.- La sociedad demandante solicita que se declare la nulidad de la disposición acusada por considerar que quebranta los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establecen: Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 7 a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir, al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…) Antes de entrar a resolver el fondo del asunto, es necesario determinar cuál norma se aplica en el caso en cuestión, toda vez que el acto acusado se profirió en un momento de transición que podría generar dudas en el operador jurídico. La Resolución demandada se expidió el 14 de agosto de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto esa es la única norma aplicable en el caso en cuestión, sin que sea necesario referirse o analizar la Decisión 486 de 2000, que en ese momento todavía no había entrado en vigencia. Para resolver el problema jurídico planteado es necesario determinar cuáles son las reglas establecidas para comparar una marca mixta con una marca denominativa. La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que en estos casos es necesario determinar cuál de los elementos prevalece en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico. La regla general es que el elemento denominativo predomina, sin embargo existen casos en los que el elemento gráfico, por su tamaño, color y colocación prevalece en el signo. El Consejo de Estado, reiteró la tesis anterior en el proceso No. 398301

de 1996 cuando sostuvo: Como quiera que la marca mixta es la compuesta por un elemento denominativo y un elemento gráfico, ha de tenerse en cuenta el peso de cada elemento en el conjunto de la marca y así establecer sí se le debe tratar como marca denominativa o como marca 8 gráfica, según sea mayor el peso de uno u otro elemento (denominativo o gráfico). Lo anterior significa que para comparar una marca mixta con una marca nominativa es necesario determinar cual es el elemento predominante en la marca mixta, para poder realizar el análisis comparativo. Si prevalece el elemento denominativo, el cotejo marcario se realizara teniendo en cuenta sólo el elemento anterior. Al respecto el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 116 IP de 2005, sostuvo: Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráficoresulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. Aplicando los anteriores criterios al caso en cuestión, se puede

determinar que en la marca mixta TV TELEVIDA 42, prevalece el elemento denominativo, por cuanto el elemento gráfico simplemente cumple una función complementaria con respecto a la denominación. Es más, las figuras son las mismas letras ubicadas de manera desordenada y con unas prolongaciones que adornan las palabras, sin que generen ningún impacto en la mente de los consumidores. Por lo anterior, es necesario realizar el cotejo marcario entre las palabras TV TELEVIDA 42 y TELEVISA. 9 En consecuencia, para determinar si existe similitud entre los signos en conflicto, de acuerdo con los razonamientos hechos por el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 180-IP-2005, se debe tener en cuenta: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan

o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Los criterios anteriores se deben aplicar teniendo en cuenta las reglas fijadas por el mismo Tribunal Andino en el proceso 24 IP de 1995, en el que estableció: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 10 Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Dentro de estos lineamientos es procedente, entonces, analizar si existe confundibilidad entre las denominaciones TV TELEVIDA 42 y TELEVISA. Antes de entrar en el análisis de los criterios citados anteriormente, es importante tener en cuenta que las dos marcas amparan servicios de la clase 38 internacional, es decir, se dedican a la prestación de servicios de telecomunicaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede determinar que las expresiones TV y TELE son de uso común con respecto a los servicios de la clase 38, y por lo tanto no son susceptibles de apropiación exclusiva por parte de ninguna empresa. Debido a lo anterior, en el caso en cuestión, el cotejo marcario tendrá que realizarse excluyendo los prefijos de uso común utilizados en ambas marcas, como bien lo sostuvo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial emitida en el proceso radicado con el número 11001-03-24-000-1999-5989-01(5989), en el Consejo de

Estado1, cuando indicó:

5. La utilización de prefijos o de sufijos o de términos usuales o comunes o genéricos en las marcas denominativas, no servirá como elementos de contraste con otro signo solicitado o registrado para determinar la confundibilidad. Esas palabras no deben ser consideradas para el cotejo marcario. (Subrayado por fuera del texto) En consecuencia, se tendrán que excluir los prefijos TV y TELE de los signos, para realizar la comparación entre los sufijos VIDA y VISA, y de esa manera determinar si existe confundibilidad entre las marcas confrontadas. Es importante anotar, que el número 42 que acompaña a la expresión TELEVIDA no es relevante para efectos del cotejo marcario, 1 Consejo de Estado. Sentencia de 8 de noviembre de 2001. C.P. Olga Inés Navarrete Barrero. Rad. No. 5989 11 toda vez, que también puede ser utilizado por otro empresario, sin que pueda ser susceptible de apropiación exclusiva dentro del mercado.

Con respecto a la similitud ortográfica, se puede determinar que sí existe similitud entre los dos signos en conflicto. El sufijo VIDA, consta de cuatro (4) letras y dos sílabas, al igual que la expresión VISA, que también está conformada por cuatro (4) letras y dos sílabas. Veamos: VI - DA VI - SA La secuencia de las vocales en el sufijo VIDA es I - A, al igual que en el sufijo VISA que es I - A. Las dos denominaciones terminan en la vocal A y comienzan en VI. Con respecto a la similitud fonética, se puede determinar que las terminaciones de los dos signos son similares, como se vio

anteriormente. Además la sílaba tónica tanto en la expresión VIDA, como en la expresión VISA es la primera sílaba. Por lo anterior se concluye que también existe similitud fonética entre los sufijo comparados. Desde el punto de vista ideológico las expresiones VIDA y VISA generan ideas distintas en la mente de los consumidores, sin embargo, lo anterior no le otorga la distintividad requerida al signo TELEVIDA, para coexistir en el mercado con la marca anteriormente registrada TELEVISA, sin inducir a error a los consumidores. Queda claro, entonces, que las expresiones analizadas presentan similitudes ortográficas y fonéticas que impiden la coexistencia de las 12 dos marcas en el mercado. En este punto se hace necesario recordar al tratadista Ricardo Metke Méndez2, quién sostiene en su obra que “La confusión, en este caso, puede provenir de una semejanza ortográfica, fonética o conceptual. En principio, únicamente es necesario que las marcas se asemejen en uno solo se esos aspectos para que prospere la pretensión del titular de la marca prioritaria.” (Subrayado por fuera del texto) Así las cosas, al haberse desvirtuado la legalidad de los actos acusados, las pretensiones del actor están llamadas a prosperar y así lo solicita, muy respetuosamente, a esa Honorable Corporación se declare. De los Honorables Consejeros,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado RASV/JPAA 2 METKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. 1era edición, Bogotá. Página 75.