PGN - MARCA COMERCIAL - Determinación de la confundibilidad

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, mayo 27 de 2003.

Alegato No. 144 Honorables Consejeros de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque.

Ref: S-2002-01258-01

Procede esta Procuraduría a emitir concepto en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política y 59 de la Ley 446 de 1998.

I. ANTECEDENTES La INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE LIMITADA “ICOLTRANS LTDA.”, por medio de apoderado interpuso recurso extraordinario de súplica contra la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 23 de agosto de 2002, que denegó las pretensiones de la demanda.

II. EL FALLO SUPLICADO La Sección Primera del Honorable Consejo de Estado, desestimó las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: 2 1.- Los signos en conflicto son COLTRANS + GRAFICA (marca solicitada con anterioridad) e ICOLTRANS + GRAFICA (marca solicitada y negada mediante los actos acusados). “Para llevar a cabo el cotejo de dichas marcas, la Sala tendrá en cuenta la regla señalada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida dentro del presente proceso, en el sentido de que como primer punto del análisis comparativo debe determinar cuál de los elementos, gráfico o denominativo, que componen el conjunto marcario de las

marcas confrontadas es el relevante, dado que es a partir de esa determinación cuando procede el análisis destinado a establecer la existencia del riesgo de confusión entre éstas”. “... “Comparando las marcas controvertidas, no queda duda alguna para la Sala que en ambas el elemento predominante es el nominativo, máxime si se tiene en cuenta, como lo afirmó la misma demandante, que las gráficas de una y otra dan lugar a que el público consumidor les dé a ellas un sinnúmero de interpretaciones o evocaciones, lo cual hace que la gráfica, por sí sola no tenga la suficiente fuerza distintiva para que el consumidor solicite el servicio con base en el elemento gráfico. “... “Examinados sucesivamente las marcas controvertidas, la Sala considera que entre “ICOLTRANS” y “COLTRNS” existen evidentes semejanzas de índole auditivo, fonético, visual e ideológico de tal magnitud, que, sin lugar a dudas, de coexistir en el mercado conllevarían al público consumidor a error. “En efecto, fonéticamente tienen la misma sílaba tónica, esto es, TRNS; visualmente difieren en una sola letra: la I; auditivamente no presentan mayor diferencia; e, ideológicamente, se relacionan con los servicios de transporte. “... 3 “... no es de recibo el argumento de la demandante en el sentido que una y otra amparan servicios de distinta naturaleza, pues lo cierto es que los servicios son el transporte y el almacenaje. “En cuanto a que la demandante fue la primera en usar el nombre comercial “ICOLTRANS LTDA:”, lo cual, a su juicio, le concede un derecho de prioridad sobre la marca “ICOLTRANS”, basta a la Sala observar que, de ser

cierta dicha afirmación, la misma debió alegarse en el procedimiento administrativo que culminó con las resoluciones que otorgaron el registro de la marca “COLTRANS”, cuya presunción de legalidad no se está controvirtiendo dentro de este proceso, razón por la cual no son de recibo en esta oportunidad las censuras que contra dicha marca pretende ahora aducir la sociedad actora. “... “En cuanto a la pretendida violación de los artículos 13 de la Constitución Política y 3ª inciso 6ª, del C.C.A., la Sala estima que no se presenta, pues con la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio no se está desconociendo el principio de igualdad ante la ley, mucho menos, el principio de imparcialidad que debe gobernar toda actuación administrativa, ya que la marca “ICOLTRANS” se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, en la medida en que si bien es perceptible y susceptible de representación gráfica, de todas maneras carece de la suficiente fuerza para distinguir los servicios que pretende amparar con dicha marca, de los que ampara la tercera directa interesada en las resultas del proceso bajo la marca “COLTRANS”.”

III FUNDAMENTOS DEL RECURSO.

El impugnante fundamenta el recurso en los siguientes cargos: 1.- Violación directa por falta de aplicación del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La Sociedad Industria 4 Colombiana de Logística y Transporte Limitada ICOLTRANS LTDA:, inició el uso del nombre comercial ICOLTRANS desde 1979, fecha de constitución de la Sociedad, tal como consta en el certificado de Cámara de Comercio que

obra en el proceso., por ello, los derechos sobre el nombre comercial ICOLTRANS son anteriores a los derechos de la sociedad COLTRANS LTDA. sobre su nombre comercial, y anteriores a la fecha en la cual la Sociedad COLTRANS LTDA. solicitó el registro de la marca COLTRANS para distinguir servicios de las clases 39 y 35 de la clasificación internacional. 2.- Violación directa por interpretación errónea del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De acuerdo con esta disposición, teniendo en cuenta que las marcas en conflicto no son idénticas, debe proceder a realizarse el examen que determine si se asemejan dé forma que puedan causar confusión para el público consumidor. En este caso, las marcas en conflicto corresponden a las denominadas marcas mixtas, una parte nominal y un elemento gráfico. De acuerdo con las tesis del Tribunal del Acuerdo de Cartagena, para proceder a comparar los elementos denominativos de las marcas es pertinente tener en cuenta, que las mismas incluyen elementos que se consideran como débiles en relación con los servicios que identifican. Dentro de la conformación de las marcas se encuentran los siguientes elementos: El prefijo COL y la partícula TRANS. El prefijo COL hace referencia directa a Colombia y la partícula TRANS constituye abreviatura de la palabra transporte, que es la actividad realizada por las sociedades ICOLTRANS LTDA: Y COLTRANS LTDA.. El Tribunal de Justicia ha señalado el criterio que debe seguirse para comparar marcas que contienen elementos débiles. Ante la necesidad de excluir del análisis comparativo aquellos elementos genéricos o descriptivos, la comparación debe realizarse respecto de la parte

5 que mayor distintividad aporte ala s marcas, que en este caso es la parte gráfica de las mismas. Por otra parte, en cuanto a la similitud de servicios identificados con las marcas, es importante destacar, que aunque las mismas identifican servicios ubicados en la misma clase de la clasificación de marcas, se trata de servicios disímiles. Para empezar, se trata de servicios de carácter altamente especializados y en consecuencia los criterios para decidir la posibilidad de confusión son mucho más exigentes. Mientras la sociedad COLTRANS LTDA presta servicios de transporte aéreo, fluvial y marítimo, la sociedad ICOLTRANS LTDA. presta servicios de transporte terrestre. Ello significa que los servicios prestados son de diferente naturaleza. Finalmente anota que para determinar la posibilidad de confusión era necesario tener en cuenta que la sociedad ICOLTRANS LTDA: se constituyó en 1979 y desde esa fecha identifica sus servicios con el signo ICOLTRANS. La sociedad COLTRANS LTDA. identifica sus servicios con el signo COLTRANS desde el año 1988. Lo que significa que las marcas han coexistido en el mercado sin causar confusión al público consumidor. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO El artículo 194 del C.C.A., modificado por el artículo 57 de la ley 446 de 1998, prevé como causal única del recurso extraordinario de súplica la violación directa de normas sustanciales, ya sea por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea y como requisito de procedibilidad, que en el escrito que lo contenga se indique en forma precisa la norma o normas sustanciales supuestamente infringidas por el fallo impugnado y el motivo de la infracción.

6 Sobre la procedibilidad del recurso extraordinario de súplica la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en auto de 4 de agosto de 1999, con ponencia del doctor Alier Eduardo Hernández Enríquez, expediente Q-063, expresó: “2.3 La regulación del recurso extraordinario de súplica acogió únicamente el sistema de la violación directa de la ley sustancial, cuando en la sentencia se realiza un juicio equivocado sobre la pertinencia de la norma sustancial aplicable al caso concreto o sobre su interpretación, con abstracción de la cuestión puramente fáctica y probatoria del proceso. La Sala, acogiendo la doctrina nacional elaborada de tiempo atrás por la Corte Suprema de Justicia, entiende por normas sustanciales, ‘aquellas que, en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas jurídicas implicadas en tal situación’. Por consiguiente, no tienen categoría sustancial los preceptos legales que ‘se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a describir los elementos integrantes de éstos, o hacer enumeraciones o enunciaciones; como tampoco la tienen las disposiciones ordinarias o reguladoras de la actividad in procedendo’. (Se destaca). 2.4. El recurso extraordinario referido solo está llamado a prosperar en aquellos casos en los cuales se demuestre la existencia de una violación directa de normas sustanciales, esto es, un claro e incontrastable yerro juris in judicando, de aquellos que emanan del juicio hermenéutico que realiza el juzgador al constatar y determinar sobre la existencia, validez

y alcance de una disposición jurídica. De tal manera, que no procede en aquellos casos de errores facti in judicando, que provienen de un error manifiesto de hecho , o de un error de derecho en la apreciación o falta de apreciación de los medios de prueba, que constituyen una violación indirecta del ordenamiento legal. Es decir, que la violación directa de la ley sustancial se configura por un yerro jurídico cometido por el juzgador, al inaplicar, aplicar en forma indebida o interpretar equivocadamente las normas sustanciales que regulan la materia litigiosa, correspondiéndole al suplicante desplegar su actividad dialéctica, con miras a demostrar que la sentencia incurrió en un error juris in judicando, pero en todo caso con absoluta prescindencia de cualquier consideración que discrepe del juicio efectuado por el sentenciador sobre los hechos y las pruebas, pues no es posible revivir por esta vía el debate surtido en las instancias respectivas al riesgo de dar al traste con la prosperidad del recurso”. 7 Dentro de este marco jurisprudencial, el recurso extraordinario de súplica exige se demuestre la existencia de la violación directa de normas sustanciales. El actor formula los cargos sobre la base de falta de aplicación del artículo 128 de la Decisión 344 de la comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación errónea del artículo 83 lit. a) de la misma disposición.

Tales disposiciones señalan: “Art. 128. El nombre comercial será protegido por los países miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas

pertinentes del capítulo sobre marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. “Art. 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a)Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Estas disposiciones tienen carácter sustancial porque, en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas jurídicas implicadas en tal situación. En estos términos se analizarán las causales invocadas por violación directa de la ley por falta de aplicación del artículo 128 e interpretación errónea del artículo 83 literal a) de l Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. En la interpretación prejudicial núm.66-IP-2001, solicitada en el proceso 6029, el Tribunal Andino de Justicia señaló: 8 “...La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso

de la marca..”. “...La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la similitud al de la identidad. Resulta en todo caso considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas....En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo

marcario: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas...”. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas...”. “....Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para solicitar el producto o el servicio deseados...”. 9 En la interpretación prejudicial solicitada en este proceso en el numeral cuarto dijo este Organismo: “CUARTO. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados, exigiéndose que en tales casos no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado”. No se inaplica el artículo 128 de la Decisión porque en forma expresa la Sección Primera hizo mención a la citada norma afirmando que la actora debió demostrar que fue quien primero hizo uso del nombre comercial ICOLTRANS. Si bien es cierto se constituyó como sociedad limitada nueve años antes de “COLTRANS”, el nombre que adoptó al momento de su constitución fue el de Industria Colombiana del Transporte Ltda., y que sólo a partir de 1996 adicionó a dicho nombre la sigla de “ICOLTRANS LTDA”,

como consta en el certificado de existencia y representación, en tanto que COLTRANS LTDA. desde el 25 de enero de 1998, adoptó dicho nombre comercial. Afirma el actor que según el certificado de la Cámara de Comercio la actora se constituyó como sociedad comercial de responsabilidad limitada el 31 de julio de 1979, y en consecuencia los derechos sobre el nombre comercial pudieron ser anteriores, debió haberlos alegado en la oportunidad correspondiente y hacerlos valer ante la administración, para que pudieran ser tenidos en cuenta al momento de adoptar la decisión. De otra parte, no hubo interpretación errónea del artículo 83 literal a) de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena porque al tratarse de una marca mixta en donde se destaca el carácter denominativo, se requiere, según lo ha señalado el Tribunal Andino de Justicia que no haga incurrir en error al público, para que puedan coexistir en el mercado, en este caso los signos revisten similitud ideológica, ortográfica y fonética, con lo cual se está 10 induciendo en error al público y no puede por lo tanto aceptarse su coexistencia en el mercado. En estos términos, estima esta Agencia del Ministerio Público que el recurso no está llamado a prosperar y solicita muy respetuosamente a esa Honorable Corporación se confirme la sentencia suplicada. Atentamente,

MARTHA CLEMENCIA MENDOZA ARDILA

Procuradora Primera Delegada ante el Consejo de Estado