PGN - MARCA COMERCIAL - Irregistrabilidad de expresiones descriptivas

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., agosto 05 de 2003 Alegato No. 197 Señores

CONSEJEROS DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Consejero Ponente: Doctor Camilo Arciniegas Andrade

Ref: Expediente No. 11001032400020010362-01 (1-7579) Se procede a presentar el alegato de conclusión en el proceso de la referencia, dentro del traslado común a las partes establecido en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por artículo 59 de la Ley 446 de 1998, con fundamento en las facultades constitucionales y legales.

ANTECEDENTES El ciudadano y abogado LUIS SUAREZ CAVELIER, actuando como Apoderado de LLOREDA S.A., sociedad comercial constituida bajo las leyes colombianas, domiciliada en Cali, en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 84 del C. C. A., solicita se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 07032 de 18 de marzo de 1996, 28008 de octubre 31 de 2000, proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos, y la 004077 de febrero 16 de 2001, del Superintendente de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca RIQUISIMO, para distinguir los productos comprendidos dentro de la clase 30, solicitada por VELMAR S. A., ACEGRACOL, sociedad fusionada por absorción de LLOREDA GRASAS S. A., hoy LLOREDA S. A.

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Fundamentos de Derecho: Artículos 81, 82, literal d) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 4º, numeral 8º y 14, numeral 1) del Decreto 2153 de 1992.

El concepto de violación, lo sustenta, así: 1)- RIQUISIMO es una expresión registrable como marca y además cumple todos los requisitos previstos en el artículo 81 invocado, al no haberse registrado se omitió su aplicación. Esta expresión es perceptible y susceptible de representación gráfica, características sobre las que no existe controversia alguna. Además, es suficientemente distintiva en la medida que cumple con la función de distinguir en el mercado los productos fabricados por LLOREDA S. A., de los idénticos o similares de otra persona. No considera la expresión RIQUISIMO como descriptiva, por lo que en su opinión, se violó directamente, por aplicación indebida, el literal d) del artículo 82 de la normativa Andina, pues contrario a lo afirmado en los actos acusados, dicha expresión no está describiendo ninguna de las características de los productos que se pretenden amparar con la marca, se apoya en el significa de la palabra “describir” del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. RIQUISIMO no da una idea general de las partes o propiedades de los productos que se pretende distinguir, ni siquiera si se presumiera que la expresión en examen fuera RICO, que no lo es, podría afirmarse que es una expresión descriptiva, pues el concepto de RICURA del que proviene es eminentemente subjetivo y por tanto relativo. Rechaza la aseveración contenida en los actos, en cuanto que los empresarios

del sector industrial al que pertenece la sociedad que representa, necesiten valerse de esa expresión para indicar las características de sus productos, porque la palabra RIQUISIMO ontológicamente no es apta para indicar o describir características. Sobre el tema de la descriptividad, invoca la sentencia del Consejo de Estado del 20 de agosto de 1998. Sobre este tema se refiere a la figura que, la jurisprudencia, la doctrina y la legislación internacional han denominado “Secundary meaning”, según la cual existen términos que no obstante pertenecer a la categoría de los signos descriptivos, son perfectamente registrables como marcas en virtud de haber adquirido carácter distintivos gracias a su uso profuso y continuado. En estos casos, el consumidor le atribuye a la expresión un significado diferente al que 3 gramaticalmente tiene la expresión, relacionándola ya no con el concepto sino con el origen empresarial de los productos distinguidos o marcados con la expresión. 2)- Por otro lado considera que el funcionario que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución No. 7032, no tenía competencia para ello, pues la atribución radica en cabeza del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, numeral 1 del Decreto 2153 de 1992, y quien conoció de la impugnación fue el Superintendente de Industria y Comercio, con lo cual se quebrantó esta disposición. Contestación de la Demanda La entidad demandada solicita rechazar las pretensiones de la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico para su prosperidad. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos

Distintivos, al proferir la resolución 7032 de marzo 18 de 1996, no quebrantó las normas contenidas en la Decisión 344, invocadas por el actor, pues tal determinación se ajustó a las atribuciones otorgadas por esta y por el DecretoLey 2153 de 1992, vigentes en materia de propiedad industrial, con base en las cuales se negó el registro de la marca RIQUISIMO, y la Superintendencia como oficina competente, adelantó el trámite ciñéndose al procedimiento existente con observancia del debido proceso. De conformidad con las anteriores disposiciones, en especial el artículo 81 de la Decisión 344, un signo debe reunir los siguientes requisitos para su registro: a)- Perceptibilidad b)- Suficiente Distintividad c) La susceptibilidad de representación gráfica Invoca sentencia del H. Consejo de Estado, en la cual se ha hecho alusión a la interpretación prejudicial por parte del Tribunal Andino de Justicia, sobre ese tema, concretamente en el proceso 14-ip-98, en donde ha señalado, entre otras cuestiones, que la “La marca tiene como función especial la de distinguir unos productos o servicios de otros e identificar por parte del consumidor el signo con el producto. El signo es distintivo cuando por sí solo sirve para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características”. 4 La misma Corporación dentro del proceso 22-ip-96, en sentencia del 18 de noviembre de 1997, dijo: “Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir no sólo los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino además, no estar impedido por una de las

causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344”, conceptos que define. En cuanto a la irregistrabilidad de la marca RIQUISIMO, precisa: La fuerza distintiva es una función básica de la marca, que permite que los consumidores distingan en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona, para su otorgamiento se requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 81 y 82 del Acuerdo de Cartagena. En el caso de estudio, la marca solicitada se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d), artículo 82, ib., porque describe una característica o cualidad de algunos productos alimenticios de la clase 30 sobre los cuales se pretende amparar, hace relación a la calidad que los consumidores buscan en dichos productos alimenticios. De otorgar titularidad sobre esta expresión, se afectaría el derecho de los demás competidores, quienes deberán abstenerse de utilizar una expresión que es propia de los productos amparados por la clase 30; existe relación directa con una cualidad básica del producto que lo convierte casi en una característica esencial de esa clase de productos en los que el consumidor fija su atención. Sobre el concepto “Secondary Meaning” o significado secundario, dice que tiene lugar cuando se presenta ante una campaña publicitaria de gran difusión, los productos no son distinguidos por su expresión distintiva sino por el conocimiento que de los productos o servicios llegan a tener los consumidores o usuarios, por lo que el significado literal de la expresión pasa a un segundo plano, cobrando importancia el elemento indicativo de origen del producto o servicio en relación con otros de la misma categoría. Entonces, aunque se pudiera encontrar dentro

de una de las causales de irregistrabilidad, es susceptible de registro en la medida en que concurra y logre demostrarse el uso y el conocimiento que de la expresión secundaria se tenga. En cuanto a la falta de competencia, sostiene que el numeral 8, artículo 4º del Decreto 2153 de 1992, establece que el Superintendente de Industria y Comercio 5 es el funcionario competente para decidir los recursos de apelación y queja contra los actos expedidos por el Jefe de la División de Signos Distintivos. El artículo 14 ib, radica en el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la facultad para decidir los recursos de apelación y de queja, contra los actos expedidos por los jefes de las divisiones a su cargo, excepción hecha de los que le corresponden al Superintendente de Industria y Comercio. En el presente caso, anota, la resolución 4077 fue expedida por el funcionario competente, que para ese entonces era el doctor Juan Guillermo Moure, pero por error de la administración, en el acto se indicó el cargo y el nombre del Superintendente de Industria y Comercio, pero en la realidad quien profirió y suscribió el acto fue el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por lo que el error fue meramente formal que no vicia el acto administrativo. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El problema jurídico planteado consiste en determinar si la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir los actos atacados por los cuales declaró infundada la observación presentada por la sociedad COLOMBINA y NEGO el registro de la marca “RIQUISIMO”, pudo desconocer las normas de la Comunidad

Andina, porque según el actor, el registro solicitado no se encontraba dentro de las causales de irregistrabilidad. Así mismo, se examinará lo relativo a la competencia del funcionario que resolvió el recurso de apelación.

Primer Cargo: Está relacionado con la decisión negativa de la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto del registro de la marca RIQUISIMO, pues se habrían dejado de aplicar algunas normas, otras se aplicaron indebidamente, por cuanto la solicitud cumple con los requisitos legales para su otorgamiento. Al examen de la actuación, se observa: 1)- La sociedad VELMAR S. A., ACEGRACOL, solicitó el registro de la marca RIQUISIMO, para distinguir los productos de la clase 30 del Decreto 755 de 1972.

Dentro del trámite correspondiente, la sociedad COLOMBINA formuló observación por ser titular de la marca RICKY para productos ubicados dentro de la misma clase 30, pues aduce la existencia de similitud entre las dos marcas que da lugar a confusión en el consumidor medio. 6 La observación anterior no fue aceptada, sin embargo, se negó el registro solicitado, al estimar que la expresión RIQUISIMO es descriptiva, toda vez que señala características o cualidades de algunos productos de la clase 30, que no permite la utilización exclusiva por un tercero, ubicándose en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Contra la determinación anterior se interpuso recurso de reposición, que fue resuelto a través de la resolución No. 28008 de 31 de octubre de 2000, en el

sentido de confirmar la decisión anterior, en su lugar se concedió el recurso de apelación para ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que fue resuelto en resolución No. 004077 de febrero 19 de 2001, en la cual se reiteró el carácter descriptivo del registro solicitado. 2)- En el presente caso, se argumenta falta de aplicación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como de los artículos 82, literal d) y 83, literal a), por aplicación indebida ya que la expresión cuyo registro solicita no es descriptiva. Las normas invocadas, son del siguiente tenor: “De los requisitos para el registro de marcas “ART. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (Nota: Sustituida por la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina). “ART. 82.—No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el

destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; (...)”. 7 “ART. 83.—Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Examinada la actuación y confrontada con las disposiciones invocadas, en consideración de este Despacho no le asiste razón al actor, porque ciertamente la marca solicitada se ubica dentro de las causales de irregistrabilidad a que alude el literal d), artículo 182, transcrito en precedencia. En efecto, de acuerdo con la primera disposición, para que un signo pueda ser registrado como marca, se requiere que sea perceptible y además susceptible de representación gráfica, es decir, exige la perceptibilidad y la susceptibilidad. Para la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, un signo es perceptible cuando por medio de cualquiera de los sentidos, el consumidor tiene la posibilidad de apreciarlos o distinguirlo. Entre aquellos, se encuentran las denominaciones o las palabras, colores, gráficos, etc. La marca tiene como función esencial la de distinguir unos productos o servicios de otros e identificar por parte del consumidor el signo con el producto. Será distintivo cuando por sí solo identifica el producto o servicio. Si entre lo distintivo y distinguible existe una relación estrecha

y directa que conlleve a confundirlo uno con lo otro, el signo pierde esa condición esencial par constituirse en marca. El artículo 81 ib, es concordante con el 82, pues si el signo reúne los presupuestos anteriores para su registro, debe tenerse en cuenta también que el mismo no se encuentre dentro de alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad, entre otras, la contenida en el literal d), relativa a que el signo sea descriptivo, es decir, que sirva para designar o describir la especie y la calidad, cantidad y otras características relacionados con los productos o servicios para los cuales ha de usarse. En la disposición anterior se fundamentó la Superintendencia de Industria y Comercio, para no acceder al registro de la marca RIQUISIMO, pues en criterio de la Superintendencia, la expresión encuadra dentro del presupuesto normativo en estudio, planteamiento que resulta acertado pues es incuestionable que aquella es de naturaleza calificativa, porque le está atribuyendo una característica especial o cualidad específica al producto respecto del cual solicita su registro, 8 que en este caso se trata de productos alimenticios contemplados en la clasificación 30 y de cualquiera de ellos es factible predicar ese calificativo en el mercado, para describir cualidades, propiedades o calidades de algunos de ellos, pues como se indica en uno de los actos acusados, el término hace “relación a la calidad que los consumidores buscan en los productos alimenticios, adicionalmente podría ser un término utilizado para los demás competidores para indicar las características de sus productos”. La expresión analizada, así no lo acepte el actor, comúnmumente es utilizada en infinidad de productos, con el fin exclusivo de predicar propiedades o calidades de

los mismos, habida consideración que se trata de productos alimenticios ubicados dentro de la clasificación 30, que tienen como característica propia la de ser ricos, agradables o riquísimos para quien los consume. Por tanto, quienes poseen registros sobre productos amparados bajo dicha clasificación, se verían limitados para utilizar esa expresión al promocionar su productos, se sacrificaría el interés de muchos por el de uno solo. De donde se concluye, sin lugar a equívoco, que el signo RIQUISIMO (nominativa), está compuesto por una palabra que constituye información de una característica propia de aquellos productos, es la calidad que los consumidores buscan en productos alimenticios, es una característica propia o inherente a estos, razón por la cual la solicitud en cuestión se enmarca dentro de la causal de irregistrabilidad consagrada en la norma analizada. En cuanto al argumento esgrimido por el actor en el sentido de que es titular de la misma marca para productos ubicados dentro de la clasificación 29, se advierte que aunque en efecto, se concedió el registro No. 110.276 para la marca “Aceite Riquísimo”, se trata de una clasificación diferente a la que es objeto de estudio, y demás de ser un signo compuesto, referida a un producto específico, como es el aceite, que difiere ostensiblemente del solicitado, no debe olvidarse que el trámite en cada marca es único e independiente y aquel no puede servir para fundamentar peticiones de otros productos. En consecuencia, no se advierte indebida aplicación del artículo 82 invocada por el actor, ni falta de aplicación del artículo 81 de la normativa andina, pues tiene lugar siempre y cuando no se presenta ninguna de las causales a que alude el

precitado artículo 82. Por tal motivo, en consideración del Despacho el cargo por este aspecto no está llamado a prosperar. 9 Segundo Cargo Está relacionado con la falta de competencia de quien profirió el acto que resolvió el recurso de apelación interpuesto dentro de la actuación surtida en la vía gubernativa, se observa: La resolución recurrida es la número 7032 de marzo 18 de 1996, proferida por la División de Signos Distintos, que denegó el registro de la marca RIQUISIMA, y por la número 28008 de octubre 31 de 2000, se resolvió el recurso de reposición, concediéndose el de apelación para ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. De conformidad con lo establecido por el Decreto 2153 de 1992, que reorganizó la Superintendencia de Industria y Comercio, en el artículo 14, fijo las funciones especiales del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, consagrando en el numeral 1, la siguiente: “Decidir los recursos de apelación y queja contra los actos expedidos por los jefes de la divisiones a su cargo, excepción hecha de aquellos que le corresponden al superintendente de industria y comercio”. Revisada la actuación, se observa que el acto que resolvió el recurso anterior, en lo pertinente, dice:

“SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución No. 04077 Por la cual se resuelve un recurso de apelación EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en ejercicio de sus facultades legales de las que se le confiere en el numeral 8º del

artículo 4º del decreto 2153 de 1992 y en el artículo 50 del código contencioso administrativo, (...). El Superintendente de Industria y Comercio, EMILIO JOSE ARCHILA PEÑALOSA” la entidad demandada ha rechazado este cargo, aduciendo un error puesto que quien profirió y suscribió el acto en cuestión, fue el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que para la época de los hechos lo era el doctor Juan Guillermo Moure, de conformidad con la competencia prevista en el artículo 14, numeral1º, ib., sin embargo, por la circunstancia anotada, la resolución fue expedida con indicación del cargo y el nombre del Superintendente de Industria y Comercio. 10 El argumento anterior es de recibo para este Despacho, pues al examen del acto en cuestión, pues si bien se advierte que en su encabezamiento y en la antefirma, se hizo figurar el Superintendente de Industria y Comercio, también es verdad que de su contenido se desprende que quien lo expidió fue un Delegado y no el Superintendente, como se desprende de expresiones, como “Lo que esta Delegatura no puede aceptar (...), que no tendría razón de ser si lo hubiera proferido el titular de esa entidad; además, es la misma Superintendencia la que está admitiendo el error en que incurrió, situación esta que no permite configurar la causal de nulidad, pues se trata de un aspecto puramente formal que no afecta la naturaleza del acto, por lo que no se han vulnerado las normas del Decreto 2153 de 1992, invocadas en este punto. Así las cosas y con fundamento en las consideraciones que anteceden esta

Agencia del Ministerio Público, estima que las pretensiones del actor no están llamadas a prosperar, razón por la cual y como quiera que los actos administrativos acusados no han perdido la presunción de legalidad que los acompaña, respetuosamente se solicita de esa H. Corporación así declararlo. Atentamente,

MARTHA CLEMENCIA MENDOZA ARDILA

Procuradora Primera Delegada ante el Consejo de Estado