PGN - MARCA COMERCIAL - Normatividad sobre protección del nombre y la enseña comercial

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto que niega registro de signo comercial NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto administrativo que rechaza recurso de apelación MARCA COMERCIAL-Su protección deriva de su uso en el mercado y registro en la oficina competente El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo. ENSEÑA COMERCIAL-Concepto/ENSEÑA COMERCIAL-Requisitos para su protección MARCA COMERCIAL-Normatividad sobre protección del nombre y la enseña comercial NOMBRE COMERCIAL-Concepto/NOMBRE COMERCIAL-Características NOMBRE COMERCIAL-Normatividad respecto a su protección CARGA DE LA PRUEBA-Deber de demostrar uso real y efectivo del nombre comercial en el mercado Conviene precisar entonces si con anterioridad al 26 de julio de 2006, fecha para la cual se solicitó el registro de la marca DILETTO, se probó el uso real, efectivo y constante en el comercio del nombre comercial y enseña comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO. Conforme lo señala la Superintendencia de Industria y Comercio, se aportaron como pruebas para acreditar dicho uso real, efectivo y constante principalmente cuentas de cobro, boletas fiscales y facturas cambiarias de compraventa de los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, cuyo común

denominador es la utilización del logo “DILETTO – Productos Alimenticios” y que dan cuenta de relaciones comerciales con distintas compañías como Almacenes Éxito S.A., MEGAMARKET LTDA, SURATEP S.A., INALAC S.A., entre otras. Adicionalmente, en la mayoría de ellas se encuentra igualmente el sello de cancelado con el logo “DILETTO – Productos Alimenticios”. ENSEÑA COMERCIAL-Ámbito de protección Expediente No 110010324000 2010 00457 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

Bogotá D.C., 18 de marzo de 2014 Concepto No. 24

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno Ref.: Expediente No 110010324000 2010 00418 00

Actor: JOHNSON & JOHNSON CONSUMER

COMPANIES, INC.

Demandado: La Nación – Superintendencia de Industria y

Comercio Acción: Nulidad Procede esta Procuraduría Delegada1 a emitir concepto de fondo en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales.

ANTECEDENTES 1.- La demanda La sociedad comercial JOHNSON & JOHNSON CONSUMER COMPANIES, INC, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener la

declaratoria de nulidad de la Resolución No. 17208 del 26 de marzo de 2010, expedida por la expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por considerar transgredidos los artículos 2°, 13°, 209, 223 y 228 de la Constitución Política; 2°, 3° (inciso 5°), 6° y 52 del Código Contencioso Administrativo; 4° del Código de Procedimiento Civil. A título de restablecimiento solicitó se ordenara a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio estudiar el recurso presentado el 18 de junio de 2009, aceptando la presentación del escrito de sustitución. Los argumentos que sustentan las pretensiones de la demanda son las siguientes: 1.1.- […] 6.1. Artículo 52 del Código Contencioso Administrativo […] La resolución No. 17208 del 26 de marzo de 2010, viola de manera flagrante estos artículos, ya que en ella se cometió el error de rechazar el recurso por el no cumplimiento de un requisito meramente formal. […] Resulta importante 1 De conformidad con la competencia delegada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 194 de junio 8 de 2011, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa tiene funciones de intervención ante la Sección Primera y ante la Sala Plena del Consejo de Estado. Expediente No 110010324000 2010 00457 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno mencionar que rechazar un recurso ante el incumplimiento de un requisito

formal es negar el derecho a justicia.[…] El hecho de que junto con el recursos no se haya adjuntado el escrito de sustitución, sino que éste haya sido presentado con posterioridad para subsanar dicha falla, es por ejemplo un requisito de forma. De ahí, que antes de rechazar un recurso por ese error formal, deben los funcionarios judiciales permitir la posibilidad de subsanar el vicio. En efecto, en el caso en estudio, con posterioridad a la presentación de recurso, el cual fue presentado sin la sustitución correspondiente, se radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio un memorial donde se aclaró que debido a un error de tipo formal había sido olvidado adjuntar el escrito de sustitución donde consta que la suscrita actuó como apoderada, y se adjuntó con dicho escrito la sustitución de poder […] 1.2.- […] Así las cosas, el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo establece que: (se cita la norma) […] De la lectura de dicho artículo vemos entonces que en el caso en estudio los requisitos que deben reunir los recursos se cumplieron toda vez que fue interpuesto dentro del plazo legal y fue presentado por Dilia Rodríguez DÁleman como apoderada de la representada. Cosa distinta es que debido a un error humano e involuntario se haya olvidado adjuntar el escrito donde Jimena Escobar Uribe le sustituía el poder a Dilia Rodríguez DÁleman. Tan es así que fue un error involuntario, que dentro del recurso interpuesto se menciona que Dilia Rodríguez DÁleman interpone recurso de reposición, actuando como apoderada sustituta de Johnson &

Johnson Consumer Companies, Inc, de acuerdo con la sustitución adjunta […] 1.3.- […] Expresado en otros términos, Dilia Rodríguez DÁleman tenía claro que estaba actuado como apoderada sustituta y su voluntad de querer adjunta el escrito de sustitución es igualmente clara, pero tal y como lo he repetido en diversas oportunidades debido a un error formal esto fue olvidado. En consecuencia, el hecho de haber presentado la sustitución de poder fuera del término para presentar el recurso de reposición no debería ocasionar su rechazo. […] Así entonces es relevante traer a colación el derecho de acceso a la justicia, a la defensa y al debido proceso. Al respecto, para la protección de estos derechos, el legislador ha dictado normas concretas que ponen en plena vigencia el principio según el cual el derecho sustancial prevalece sobre lo formal, permitiendo que los defectos de forma en la presentación de los recursos, puedan ser subsanados por el recurrente. […] 1.4.- […] Es por lo anterior, que considera la suscrita que la decisión tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio de rechazar el recurso interpuesto es incorrecta e indebida, pues con dicha decisión se vulneraron seriamente derechos como el acceso a la administración de justicia, a la defensa y al debido proceso, además de violar los principios de legalidad y de seguridad jurídica […] en este orden de ideas, entendemos que hubo un error por el hecho de no presentar la sustitución de poder junto con el recurso, pero sin embargo, dicho error fue subsanado por parte de la suscrita presentándome un memorial junto con el cual se radicó la sustitución y un memorial de ratificación. En

efecto, el hecho de que la Dra. Dilia Rodríguez hubiese firmado el recursos de reposición es una clara manifestación de la voluntad en el sentido de cumplir con la presentación de dicho recurso, y el hecho de no haberse allegado la Expediente No 110010324000 2010 00457 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno sustitución es un claro error formal que fue posteriormente subsanado […] En consecuencia los artículo 52 del Código Contencioso Administrativo, fueron violados por la resolución acusada por su no aplicación […] 1.5.- […] 6.2. Violación a los artículos 2, 3 inciso 5 y artículo 6 del Código Contencioso Administrativo y Artículo 4 del Código de Procedimiento Civil, 228 de la Constitución Nacional […] Vemos, pues, que nuestra normatividad y jurisprudencia da supremacía a lo sustancial, a lo fundamental, a lo de fondo sobre lo procesal, lo de trámite, lo meramente formal, y por lo tanto ese Despacho debe dar prioridad a los derechos de mi representado y deben despojarse los formalismos dejando que prime el derecho sustancial, es decir, debería tenerse en cuenta la presentación del escrito de sustitución, quedando de esta forma subsanando el error formal, pues de lo contrario se le estaría dando prevalencia a un requisito formal negando de esta forma una oportunidad procesal para mi representado y no resulta razonable que le sea negado un derecho so pretexto de la aplicación de disposiciones de carácter puramente formal, más aún cuando es clara la intención y la voluntad de cumplimiento […] 1.6.- […] 6.3. Violación al artículo 209 y 223 de la Constitución y a los artículos

2, 13 y 223 de la misma Carta Política […] Así mismo debe tenerse en cuenta que nuestra Constitución Política consagra el principio de justicia en su artículo 2, por lo que imponer una sanción habiéndose demostrado la satisfacción de la finalidad de la norma implica el quebrantamiento del principio de justicia pues se estarían privilegiando requisitos meramente formales […] por otro lado, tenemos las Resolución No. 009077 del 18 de febrero de 2010, No. 09322 del 19 de febrero de 2010, la No. 009218 del 19 de febrero de 2010, la No. 07584 del 15 de febrero de 2010 y la No. 32614 de 25 de junio de 2010. Es realmente importante mencionar dichas Resoluciones ya que estas fueron emitidas en virtud de casos en los cuales, al igual que en el caso bajo estudio, debido a un error formal se olvidó presentar el escrito de sustitución de poder. En las tres Resoluciones mencionadas frente a dicho error la Superintendencia manifestó: “(….) Considera la oficina que hay hechos indicadores de que efectivamente se produjo un error por parte de la apoderada al radicar incompleto su escrito de respuesta al requerimiento formulado mediante Oficio 07663 de 10 de julio de

2009. Así, en el escrito de respuesta al mencionado requerimiento se manifiesta por parte de la apoderada Rodríguez DÁleman que actúa como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta. Como es bien sabido este escrito de sustitución nunca se adjuntó al expediente… Adicionalmente, en el escrito de sustitución se identifica claramente el expediente al cual se dirige así

como el nombre del solicitante en cuyo favor se dice actuar. Finalmente, la sustitución proviene de quien es apoderada principal, esto es la Doctora Jimena Escobar Uribe quien, además, tiene facultad expresa de sustituir, según poder que se anexa al recurso. Por lo anterior, acepta la Oficina que en esta caso particular se ha producido un error por parte de la apoderada del solicitante el cual resulta subsanable dadas las condiciones específicas en que se produjo.” […] 1.7.- […] En este orden de ideas, es claro que el caso anteriormente citado es verdaderamente IGUAL al caso en cuestión y por tanto considera la suscrita que la Superintendencia al fallar casos similares de forma contraria y diferente Expediente No 110010324000 2010 00457 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno está vulnerando un conjunto de derechos a mi representado. Debe entonces tenerse en cuenta los casos anteriormente fallados por la Superintendencia de Industria y Comercio por las siguientes razones: […] Como primera medida es importante mencionar que nuestra Constitución Política de 1991 consagra el principio a la igualdad y el principio de la seguridad jurídica […] Así entonces, al aplicar los principios de seguridad y de igualdad, es claro que en el caso en estudio la Superintendencia de Industria y Comercio ha debido aceptar la presentación tardía de la sustitución de poder, pues en casos iguales aceptó que el error de la no presentación en término de la sustitución fue subsanado cuando posteriormente dicho escrito fue presentado […] 2.- Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio En la oportunidad procesal correspondiente, mediante apoderado judicial, la

Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda, en la cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con base en los siguientes argumentos: 2.1.- […] 3.1.2. De la presunta violación […] Es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente, y remitiéndose en lo no previsto al Código Contencioso Administrativo […] 3.1.2 De la presunta violación […] El demandante fundamenta su inconformidad en la presunta violación al artículo 52 del Código Contencioso Administrativo, veamos: […] El demandante argumenta su inconformidad en su consideración de que la no aportación de la sustitución de poder es un requisito meramente formal, lo que no conlleva a rechazar el recurso de reposición presentado […] 2.2.- […] Al respecto, es necesario mencionar que no le asiste razón al accidente en su interpretación dado que el artículo 52 es claro en señalar los requisitos que deben contener los recursos no siendo esta una norma facultativa, por el contrario, de manera inmediata el artículo 53 del mismo Código Contencioso Administrativo es claro en señalar la consecuencia de la omisión de los requisitos antes descritos, al indicar: […] Como se advierte, las normas en comento, no admiten la interpretación que alega el accionante, ante la omisión en la que incurrió de presentar en debida forma el recurso que alega […] 3.- Contestación de la demanda por parte del tercero con interés en el

resultado del proceso judicial En la oportunidad procesal correspondiente, mediante apoderado judicial, sociedad Productos Alimenticios Diletto Ltda. contestó la demanda, en la cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con base en los siguientes argumentos: Expediente No 110010324000 2010 00457 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno 3.1.- […] VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 136 LITERAL B) DE LA DECISIÓN 486

DE LA COMUNIDAD ANDINA […] Visiblemente, el nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO le da mi poderdante el derecho de impedir que la sociedad DILETTO CAFÉ S.A.S. use el nombre comercial que se ha venido utilizando desde el 2001. En este punto vale la pena aclarar también que la enajenación del establecimiento de comercio 2007, a la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO LTDA, no interrumpe el uso continuo del nombre comercial desde que la señora MÓNICA MARÍA OLAYA lo usaba hasta la fecha, se ha seguido usando este nombre para darse a conocer en el mercado. Con la venta del establecimiento de comercio, también se traspasaron los derechos que la señora MÓNICA MARÍA OLAYA tiene sobre el nombre y enseña comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO […] De acuerdo con el artículo 538 del Código de Comercio el Nombre Comercial es la denominación que utiliza el empresario para identificarse como tal. El derecho sobre el nombre se da por el primer uso y será protegido sin que se requiera registro o depósito alguno, por lo tanto mi poderdante tiene derecho sobre su nombre desde el 25 de enero del año 2001 en el que comenzó a usarlo para

identificar sus actividades comerciales […] El derecho sobre un nombre comercial a partir de su primer uso legitima a su titular para oponerse al registro de otros signos distintivos que puedan inducir al consumidor a confusión causando por esa vía perjuicios al titular del derecho […] 3.2.- […] En cuanto a la similitud entre el nombre y el signo solicitado, encontramos la marca solicitada DILETTO es idéntica al nombre comercial de mi poderdante lo que puede se considerado por el consumidor una nueva forma de presentar los productos, asociando entre sí los dos signos, de manera que para el consumidor no existiría claridad sobre la procedencia de los productos, y por consiguiente el signo solicitado no gozaría del atributo fundamental de la distintividad […] Las expresiones adicionales que utilizan los signos como “café” o “productos alimenticios” no otorgan distintividad alguna toda vez que son descriptivos y por los mismo de uso común, de manera que no deben ser tenidas en cuenta la momento del cotejo […] Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, el signo solicitado y el nombre comercial de mi poderdante son confundibles, no sólo por la identidad de los signos sino por los productos a los que se refieren, de manera que nada obsta para que el consumidor acostumbrado a los productos de confitería que encuentra en almacenes como ÉXITO y CARREFOUR cuyo origen empresarial se le otorga a PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO desde el año 2001 […] 3.3.- […] Es irrebatible que las pruebas presentadas estuvieran a nombre de la señora MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO toda vez que ella estaba inscrita como persona natural comerciante ante la Cámara de Comercio de Medellín.

Adicionalmente, también es obvio que las pruebas presentadas fueran emitidas bajo su nombre y NIT toda vez que los establecimientos de comercio no tienen un NIT aparte del de su propietario, en este caso, del NIT de la señora MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO […] Es claro que la Superintendencia avaló el valor de las pruebas presentadas en su momento y quedó claramente demostrado que la señora Mónica María Olaya Trujillo tenía derechos sobre el nombre y enseña comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO […] Expediente No 110010324000 2010 00457 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno 3.4.- […] Es cierto que sobre el establecimiento de comercio PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO existe en la actualidad un embargo inscrito ante la Cámara de Comercio. En este punto, vale la pena aclarar que dicha medida fue inscrita en el 2010. La inscripción de esta medida NO interrumpe el uso del nombre comercial ya que, a pesar de estar embargado dicho establecimiento, se ha seguido haciendo uso del nombre comercial. Por lo anterior, consideramos que el embargo no interrumpe ni afecta el uso del nombre comercial por parte de la sociedad PRODUCTOS ALIMENTACIÓN DILETTO LTDA. […] 3.5.- […] Adicionalmente, el demandante en el escrito de la demanda ataca la validez de las siguientes pruebas, así: […] Esta afirmación carece de validez pues la demandante esta mencionando que se aportaron “aproximadamente diez cartas” y luego dice que “algunas de ellas” no tienen fecha de recibido y cargo de quien las recibe. Es probable que algunas de las cartas no tengan

estos requisitos, sin embargo muchas otras de ellas si. El hecho de que algunas no cumplan con estos supuestos requisitos, no deja sin validez a las demás cartas que si cumplen con tener sello de recibido y firma de quien recibe dichas cartas, toda vez que esto es suficiente para demostrar la validez de las mismas. Por la anterior, solicito se tenga en cuenta los folios 26 y 29 del expediente 2006-072928 de la Superintendencia de Industria y Comercio, como una muestra mínima de que las cartas si cumplen con los requisitos que las hacen tener el valor probatorio suficiente […] CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 1.- Las disposiciones acusadas Lo son las resoluciones números 22163 de 30 de abril de 2009, «Por la cual se resuelve una solicitud de registro»; 36466 de 22 de julio de 2009, «Por la cual se resuelve un recurso de reposición»; y 41177 de 9 de agosto de 2010, «Por la cual se resuelve un recurso de apelación» expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, cuyo contenido es el siguiente: 1.1.- La Resolución No. 22163 de 30 de abril de 2009, «Por la cual se resuelve una solicitud de registro», expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, señaló: […] 3. Caso en Concreto En el presente caso, el opositor manifiesta la existencia del nombre comercial Productos Alimenticios Dilleto según lo pretende determinar con los medios probatorios necesarios, entre los cuales allega al expediente en el término de prórroga los siguientes elementos:

1. Elementos publicitarios tales como papelería membreteada, caja contenedora, empaques, etiquetas con diseño de Diletto

Productos Alimenticios.

2. Copia autenticada de la resolución No. 2001276473 de 2001 expedida por el Invima en el que concede registro sanitario a los alimentos descritos con el nombre de Diletto a nombre de Mónica Expediente No 110010324000 2010 00457 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno María Olaya Trujillo como titular y a Productos Alimenticios Diletto como fabricante.

3. Diez (10) certificaciones comerciales expedidas a terceros quienes manifiestan conocer y mantener relaciones comerciales con la señora Mónica María Olaya Trujillo como persona responsable de la sociedad Productos Alimenticios Diletto para los años 2003 a

2006.

4. Comunicaciones de estudios y asignación de códigos EAN-UCC dirigidos a Mónica María Olaya Trujillo – Productos Alimenticios Diletto para el año 2001

5. Once (11) comunicaciones escritas dirigidas por la sociedad Productos Alimenticios Diletto y suscritas por la señora Mónica María Olaya Trujillo para los años de 2003 a 2005

6. Quinientos cincuenta y seis (556) facturas de venta de productos alimenticios con el membrete Productos Alimenticios Diletto, para los años 2001 a 2006.

7. CD con logotipo utilizado en publicidad y membretes con la

denominación Productos Alimenticios Diletto. Con base en el material probatorio relacionado esta oficina, así como lo manifestado en las normas antes referidas, basta acreditar el primer uso

para que se de, conforme a la legislación interna de Colombia, la protección a un nombre comercial. Así mismo, dicho uso para ser oponible debe ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario, público, cuando se ha exteriorizado, es decir cuando ha salido de la órbita interna, ostensible, cuando pueda ser advertido por cualquier transeúnte y continuo, cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre comercial se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definido y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario. De acuerdo a los elementos encontrados dentro del expediente en estudio esta oficina llegó a las siguientes conclusiones:  La opositora, Mónica Maria Olaya Trujillo se desempeña como comerciante, identificándose en sus relaciones con terceros por medio, a través o acompañada de la denominación Productos Alimenticios Diletto, siendo la misma el establecimiento de comercio con el que cuenta registrado en su actividad comercial según se determina del registro mercantil propio obligatorio de los comerciantes.  En el momento de realizar diversos tipo[s] de transacciones, en particular ventas de productos alimenticios, la señora Mónica María Olaya Trujillo utiliza elementos membreteados con la denominación Productos Alimenticios Diletto como lo son las facturas de venta, papelería y empaques.  La opositora solicitó y obtuvo registro sanitario para la fabricación y comercialización de alimentos, en particular “brownie, brownie con arequipe y nueces, alfajor, palitos de mantequilla, mazapán y Expediente No 110010324000 2010 00457 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno ciruelas pasas con chocolate”, con autorización para la fabricación a nombre de Productos Alimenticios Diletto.  La obtención de registro sanitario no es plena prueba de fabricación o comercialización de productos, solamente indica quien tiene la autorización previo cumplimiento de las normas técnicas, que garantizan la capacidad de producción y calidad del producto, no su efectiva puesta en venta al mercado.  El anterior indicio es complementado por las facturas de venta de productos alimenticios, autorizados por el registro sanitario, los cuales y según lo allegado suman un importante valor total de Diecisiete millones ciento dieciocho mil cuatrocientos veinticinco pesos ($17.118.425) para el año 2001, en el año 2002 de dieciséis millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento cuarenta y cuatro pesos ($16.466.144), para el 2003 de treinta y cuatro millones seiscientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos ($34.626.447), en el año 2004 de cuarenta millones doscientos setenta mil ciento cuarenta y tres pesos ($40.270.143), en el 2005 de ochenta millones seiscientos treinta y seis mil ($80636.324) y para lo largo del 2006 de cuarenta y siete millones novecientos cuarenta y cinco mil seiscientos tres mil pesos ($47.945.603)  Tanto las facturas de venta como la publicidad hacen uso de un logotipo el cual suele acompañar la denominación Productos Alimenticios Diletto  En las certificaciones y comunicaciones emitidas por la opositora a terceros, así como su respuesta respectiva y otro tipo de

solicitudes, certificaciones y reconocimientos hechos por terceras personas se hace mención tanto a la opositora Mónica María Olaya Trujillo como a la denominación Productos Alimenticios Diletto siendo identificada y reconocida de las dos maneras, asociando la última de las expresiones como la encargada de poner a punto y a su disposición los productos alimenticios, a quien se requiere nuevos pedidos y se certifica como productos y comercializador de alimentos.  Puede entenderse que la opositora Mónica María Olaya Trujillo, a través de su establecimiento de comercio Productos Alimenticios Diletto ha mantenido una presencia en el mercado tal y como se espera y corresponde al sector de producción y comercialización de alimentos, siendo reconocida por terceros como comerciante e identificada indiscriminadamente por alguna de las dos denominaciones.

Valoración en conjunto: Dadas las circunstancias arriba señaladas, se puede afirmar que la comerciante opositora Mónica María Olaya Trujillo cuenta con un establecimiento de comercio denominado Productos Alimenticios Diletto, por medio del cual realiza negocios frente a terceros, identificándose públicamente y asociándose con tal expresión. Bajo la misma es factible y cierto que cuenta con presencia en el mercado. Estima esta oficina, que las facturas de venta reflejan la comercialización de productos a Expediente No 110010324000 2010 00457 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno terceros, con lo que efectivamente es utilizada la autorización expedida por el Invima, lo que demuestra no solamente el ejercicio de una actividad comercial sino el impacto constante de la misma en el mercado por medio del nombre comercial alegado. Por otra parte, el conjunto de

facturas y publicidad existente, se encuentran al alcance de los compradores y visitantes productos propios de la clase 30 internacional, con solución de continuidad desde el año 2001 hasta el año 2006 inclusive, fecha previa a la solicitud de la marca que se estudia (26 de julio de 2006), e inclusive posterior, ejerciéndose una actividad comercial continua, efectiva, pública y permanente bajo el nombre Productos Alimenticios Diletto, asistiéndole a dicho comerciante el derecho a oponerse al registro de la marca solicitada, motivo por el cual se hará la correspondiente comparación frente al signo solicitado. Establecido el derecho que le asiste a la opositora Mónica María Olaya Trujillo para invocar la protección del nombre comercial Productos Alimenticios Diletto, refiérase entonces el presente estudio a determinar si entre este y el signo solicitado en registro Diletto, se presenta riesgo de confusión. De manera que en aras de encontrar la causal alegada se realizará el estudio de los signos tal y como son se exponen: […] Teniendo en cuenta en cuenta que la expresión “café”, es indicativa del tipo de producto que se pretende comercializar, por lo cual se considera como distintivo puesto que su recordación por cuenta del público consumidor será la del producto como tal – y no la marca, no puede considerarse como elemento distintivo. Igual ocurre con la expresión “productos alimenticios” que acompaña al nombre comercial opositor, pues las mismas expresiones denotan el ámbito de productos que se abarcan, esto es, aquellos de consumo humano, siendo por tanto la expresión “Diletto” en ambos casos que se presenta como idénticos,

motivo por el cual son confundibles. Por lo anterior, al considerarse similares los signos en la apreciación que de ellos tenga el consumidor, debe tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios. Para ello debe partirse del principio de la especialidad, que da alcance a la protección en relación con los productos o servicios especificados en la solicitud o en el registro. […] De manera que se trata de productos relacionados tanto de la marca solicitada como del nombre demostrado, siendo por ello conexos competitivamente por tratarse de productos ubicados en la misma clase, ofrecidos de la misma manera por los mismos canales y buscando la misma finalidad, siendo intercambiables de acuerdo a la protección solicitada en la marca solicitada con aquellos de “pastelería y confitería”, Expediente No 110010324000 2010 00457 00

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno y complementarios con los demás productos incluido el café del cual suelen ser acompañamientos para el consumo.

Por lo anterior, reitera la División que el consumidor desprevenido, medio, percibirá los productos descritos por el nombre previamente utilizado y solicitados por aquella marca que se está estudian