PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra acto por el cual se concedió el regi

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto por el cual se concedió el registro de marca DISTRICARGO INC a nombre de DISTRICARGO INC. LOGISTICS COLOMBIA S.A NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Procedencia de esta según marco jurídico COMPARACIÓN FONÉTICA-La expresión de marca registrada con la expresión de la que fue sometida a registro tienen la misma sonoridad En este punto se debe examinar que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de comparación, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, así como el cotejo de las marcas en forma sucesiva. Frente a este criterio, considera el Ministerio Público que la expresión de la marca registrada con la expresión de la marca sometida a registro “DISTRICARGO”, tienen la mismas sonoridad. COMPARACIÓN IDEOLÓGICA-Es viable cuando signos evocan un concepto semejante o idéntico A juicio de esta Delegada, la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En este punto se precisa que, la marca denominativa solicitada a registro cuenta con diferencias respecto de la marca opositora, para que el consumidor promedio pueda identificar la diferencia entre los productos y servicios que ofrecen en el mercado. REGISTRO DE MARCA-Distintividad es capacidad intrínseca que debe poseer un signo para distinguir unos productos o servicios de otros A juicio del Ministerio Público, este es el punto más fuerte en el cual debe demostrar la

distintividad entre las marcas, pues a pesar de que ambas identifican productos conexos o incluso idénticos, los signos no cuentan con suficiente distintividad y por ende son susceptibles de causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, tema que ha sido considerado por la Doctrina como un término denominativo de carácter común, que al combinarse con elementos o palabras adicionales les otorga distintividad frente a otros signos, pudiendo entonces ser registrado como marca. Así las cosas, resulta suficiente la adición de nuevos elementos a efectos de poder distinguir los productos y/o servicios de su oferente, sin generar confusión o asociación en el público consumidor. Sin duda, la distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del registro marcario diferenciar sus productos y/o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado, requisito que, por lo anteriormente mencionado, cumple la marca solicitada a registro. PRETENSIONES DE DEMANDA-No tienen vocación de prosperidad

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11001032400020180025800 ACTO ADMINISTRATIVO-Al no haber sido declarado nulo, debe permanecer incólume

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PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D.C., abril 29 de 2022 Doctor

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Consejero Ponente Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Concepto No. 22 – 134 Número de expediente 110010324000-2018-00258-00 Medio del Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Norma que rige la controversiaDecisión 486 de 2000 Demandante Districargo Operations S.A. Colombia Demandado Superintendencia de Industria y Comercio Honorable Señor Consejero: Estando dentro del término de traslado, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto en el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud de la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre la base de las argumentaciones que se exponen a continuación:

1. ANTECEDENTES a.- Demanda Mediante escrito el apoderado de la sociedad DISTRICARGO OPERATIONS S.A.

COLOMBIA, interpuso demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 99094 de 22 de diciembre de 2015, proferida por directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones: “6.1. Que se declare la nulidad de la Resolución 99094 de 22 de Diciembre de

2015, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca DISTRICARGO INC (MIXTA) en las Clases 35 y 39 a nombre de DISTRICARGO INC. LOGISTICS COLOMBIA S.A. 6.2. Que, a título de restablecimiento del derecho, y en beneficio de la sociedad DISTRICARGO OPERATIONS S.A. COLOMBIA se ordene a la DIRECCION SE SIGNOS DISTINTIVOS cancelar la inscripción del certificado de registro No.

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11001032400020180025800 3 530790 de la marca DISTRICARGO INC (MIXTA) otorgando para las clases 35 y 39 de la clasificación internacional. 6.3. Qu se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2 del Decreto Legislativo 209 de 1957. 6.4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en el cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como lo establece el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo”. b.- Hechos Como soporte de sus pretensiones, la parte demandante expuso los hechos que a continuación se sintetizan:

1.- La sociedad DISTRICARGO INC LOGISTICS COLOMBIA S.A., solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de marca DISTRICARGO (MIXTA) para identificar servicios comprendidos en las clases 35 y 39 de la clasificación internacional. 2.- El extracto de la marca mixta DISTRICARGO INC, para identificar productos de la clase 35 internacional en la Gaceta de Propiedad Industrial 728 de 29 de mayo 2015, sin presentarse oposición por parte de terceros. 3-. La sociedad demandante argumenta que tal y como está probado en certificaciones suscritas por el revisor fiscal y con soportes contables ha usado el nombre DISTRICARGO desde el momento de su constitución en la rama de gestión de negocios, de operaciones logísticas, almacenamiento, entrega y transporte de mercancías aéreas, idénticas a las enlistadas en las clases 35 y 39 de la marca DISTRICARGO INC. 4.- Arguye que de esta manera la sociedad demandante, es la legitima y titular del nombre comercial DISTRICARGO que ha venido usando de manera ininterrumpida desde el año 1997. c.- Concepto de violación La parte actora considera que con la expedición del acto censurado se vulneraron los artículos 61 de la Constitución Política, 135 literal b) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentó, que el relación con el registro marcario existente y ante el hecho de no haber concurrido en la actuaciones administrativas para hacer valer su derecho sobre el nombre comercial, manifiesta que es oportuno precisar que el Consejo de Estado en varias ocasiones ha establecido que la falta de oposición en el trámite

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11001032400020180025800 4 administrativo en el registro de una marca no impide que se solicite la nulidad del acto que conceda el registro de una marca. d.- Contestaciones Dentro de la oportunidad correspondiente la Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demandada, solicitando negar todas la pretensiones de la demanda, toda vez que carecen de asidero jurídico. Alegó que la inconformidad de la parte actora con ocasión de la expedición del acto administrativo censurado obedeció a un análisis serio e imparcial de registrabilidad con respecto a las marcas enfrentadas en sede administrativa. Igualmente contestó la demanda en calidad de tercero la sociedad DISTRICARGO INC. LOGISTICS COLOMBIA S.A., oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Arguyó que una vez verificada la existencia de los elementos de perceptibilidad, representación gráfica y distintividad dentro del signo solicitado a registro se realizó la publicación pertinente en la Gaceta de Propiedad Industrial para dar a conocer la solicitud de la marca a presentada a registro para que cualquier persona con interés legítimo presentará la correspondiente oposición dentro del tiempo establecido para tal fin, no se recibió ninguna clase de impedimento sobre el registro y una vez agotados los trámites se procedió a conceder la marca mixta DISTRICARGO INC. LOGISTICS COLOMBIA S.A. e.- Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

En su oportunidad, el Tribunal consideró que deberá determinarse el riesgo de confusión y/o asociación entre los signos DISTRICARGO INC LOGISTICS COLOMBIA S.A. (mixto) y el nombre comercial DISTRICARGO (mixto), se deberá analizar: 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica. Reglas para realizar cotejo de signos distintivos.

2. Comparación de signos mixtos y 3. El nombre comercial. Características y su protección.

Manifestó que se deben señalar las reglas y pautas al analizar el caso concreto para determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, y de esta manera poder establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. Señaló que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario en el mercado y por el cual los consumidores identifican al propietario, su actividad económica y el establecimiento comercial, dando una imagen global del empresario, permitiendo distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado.

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2.- CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

a.- Problema Jurídico

La controversia bajo estudio se centra en determinar si le asiste razón a la parta actora a reclamar la nulidad de la Resolución 99094 de 22 de diciembre de 2015, por medio de la cual se le concedió el registro de la marca mixta DISTRICARGO INC LOGISTICS COLOMBIA S.A., a la sociedad DISTRICARGO INC. S.A., para identificar servicios en las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, proferida por directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. b.- Marco Jurídico Conforme a lo previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo, establece: “Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto general y pedirse el restablecimiento del derecho directoramente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”. c.- Cotejo marcario entre las marca solicitada y la previamente registrada

Se procederá a realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado a registro DISTRICARGO INC. (mixto) y el signo registrado DISTRICARGO INC. LOGISTICS COLOMBIA S.A. (mixto), para lo cual esta Delegada propone a la Sala aplicar la metodología indicada en la interpretación prejudicial, que incluye el concepto fonético, ortográfico, figurativo o gráfico y conceptual o ideológico. d.- Signos a comparar

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11001032400020180025800 6 d.- Comparación fonética En este punto se debe examinar que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de comparación, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, así como el cotejo de las marcas en forma sucesiva. Frente a este criterio, considera el Ministerio Público que la expresión de la marca registrada con la expresión de la marca sometida a registro “DISTRICARGO”, tienen la mismas sonoridad. d.- Comparación ideológica A juicio de esta Delegada, la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En este punto se precisa que, la marca denominativa solicitada a registro cuenta con diferencias respecto de la marca opositora, para que el consumidor promedio pueda identificar la diferencia entre los productos y servicios que ofrecen en el mercado.

e.- Comparación gráfica En este punto la comparación arroja como resultado la equiparación o gran similitud de las marcas, se tiene que ambos signos comparten la expresión “DISTRICARGO”, donde la marca registrada se presenta con una esfera o un globo colocado al lado izquierdo de la palabra districargo y la posición inferior en menor tamaño de las palabras secundarias y genéricas que acompañan el vocablo DISTRICARGO y la marca sujeta a registro está escrita en un estilo de letra diferente y acompañada de una imagen circular. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, un signo que posee en su composición capacidad denominativa tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia, así las cosas, el signo denominativo cumple la función distintiva de la marca.

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11001032400020180025800 7 Pues bien, de la observación de las marcas cuya discusión se trata, no se perciben grandes semejanzas, tales como que estas no tienen una escritura idéntica, como se puede verificar en las imágenes que se insertaron anteriormente, en donde comparten la palabra “DISTRICARGO”, en ambos signos denominativos, elementos suficientes para distinguir a primera vista que se trata de una marca distinta.

f.- Complementariedad de los productos En este punto se examina la conexión que se plantea cuando el consumo de un determinado producto genera la necesidad de adquirir otro, pues en este caso el segundo es complementario del primero, pues en estos eventos, la adquisición de un producto supone la obtención de otro simultaneo. Sin embargo, en el presente caso este criterio resulta inaplicable, por cuanto, como se ha explicado, las marcas comparadas distribuyen en realidad el mismo tipo de productos y/o servicios, por lo que hay lugar a predicar entre ellos una posible relación de complementariedad. g.- La razonabilidad (posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario) A juicio del Ministerio Público, este es el punto más fuerte en el cual debe demostrar la distintividad entre las marcas, pues a pesar de que ambas identifican productos conexos o incluso idénticos, los signos no cuentan con suficiente distintividad y por ende son susceptibles de causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, tema que ha sido considerado por la Doctrina como un término denominativo de carácter común, que al combinarse con elementos o palabras adicionales les otorga distintividad frente a otros signos, pudiendo entonces ser registrado como marca. Así las cosas, resulta suficiente la adición de nuevos elementos a efectos de poder distinguir los productos y/o servicios de su oferente, sin generar confusión o asociación en el público consumidor. Sin duda, la distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del registro marcario diferenciar sus productos

y/o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado, requisito que, por lo anteriormente mencionado, cumple la marca solicitada a registro. Por todo lo anterior, el cargo de transgresión de lo reglado en los artículos 161 de la Constitución Política, 135 literal b) y 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000 y teniendo en cuenta que la parte actora no se opuso al registro del signo marcario en sede administrativa, la vulneración alegada carece de vocación de prosperidad, y, en consecuencia, habrá de desecharse. h.- Conclusión

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11001032400020180025800 8 Por las razones anteriormente expuestas, a juicio del Ministerio Público en el presente asunto el cargo de nulidad propuesto por la parte actora no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. En este orden de ideas, esta agencia del Ministerio Público pone en consideración del H. Consejo de Estado el siguiente, i.- Concepto De conformidad con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada no es posible acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, el acto censurado, esto es, la Resolución 99094 de 22 de diciembre de 2015, por medio de la cual se le concedió el registro de la marca mixta DISTRICARGO INC LOGISTICS

COLOMBIA S.A., a la sociedad DISTRICARGO INC. S.A., para identificar servicios en las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, proferida por directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, habrá de permanecer incólume. Del señor Consejero atentamente,

JAIME ALEJANDRO DÍAZ VARGAS

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado

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