PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra la resoluciones 26138 de 4 de julio

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra Resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de acceder a las pretensiones confusión y/o asociación entre los signos GRANJA BURGER y la marca LA GRANJA TENJO NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo … artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo, establece: “Nulidad y restablecimiento del derecho.Conforme a lo previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo, establece: “Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto general y pedirse el restablecimiento del derecho directoramente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”. COTEJO MARCARIO-Entre las marcas solicitadas y la previamente

registrada/COTEJO MARCARIO-Signos a comparar Se procederá a realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado a registro GRANJA BURGER (mixto) y el signo registrado LA GRANJA TENJO (mixto), para lo cual esta Delegada propone a la Sala aplicar la metodología indicada en la interpretación prejudicial, que incluye el concepto fonético, ortográfico, figurativo o gráfico y conceptual o ideológico. COMPARACIÓN FONÉTICA-Semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de comparación En este punto se debe examinar que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de comparación, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, así como el cotejo de las marcas en forma sucesiva. Frente a este criterio, el Ministerio Público considera que las palabras de la marca registrada con la expresión de la marca sometida a registro comparten el vocablo “GRANJA”, tienen la mismas sonoridad. COMPARACIÓN IDEOLÓGICA-O conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico

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110010324000202000044000 A juicio de esta Delegada, la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En este punto se precisa que, la

marca denominativa solicitada a registro no cuenta con diferencias respecto de la marca opositora, para que el consumidor promedio pueda identificar la diferencia entre los productos y servicios que ofrecen en el mercado. COMPARACIÓN GRÁFICA-La equiparación o gran similitud de las marcas, se tiene que ambos signos comparten la expresión “GRANJA” En este punto la comparación arroja como resultado la equiparación o gran similitud de las marcas, se tiene que ambos signos comparten la expresión “GRANJA”, donde la marca registrada se presenta con un tipo de letra particular y acompañada de la palabra TENJO, correspondiendo a un municipio de Cundinamarca y dentro de un óvalo que es el centro de un sol llevando triángulos en su exterior y la marca sujeta a registro está integrada por la expresión GRANJA BURGER escrita en un estilo de letra especial y acompañada de la silueta de un hamburguesa dentro de un círculo. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, un signo que posee en su composición capacidad denominativa tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia, así las cosas, el signo denominativo cumple la función distintiva de la marca. Pues bien, de la observación de las marcas cuya discusión se trata, no se perciben grandes semejanzas, tales como que estas no tienen una escritura idéntica, como se puede verificar en las imágenes que se insertaron anteriormente, en donde comparten la palabra “GRANJA”, en ambos signos denominativos, elementos insuficientes para

distinguir a primera vista que se trata de una marca distinta. COTEJO MARCARIO-Complementariedad de los productos/COTEJO MARCARIO-La razonabilidad En este punto se examina la conexión que se plantea cuando el consumo de un determinado producto genera la necesidad de adquirir otro, pues en este caso el segundo es complementario del primero, pues en estos eventos, la adquisición de un producto supone la obtención de otro simultaneo. Sin embargo, en el presente caso este criterio resulta inaplicable, por cuanto, como se ha explicado, las marcas comparadas distribuyen en realidad el mismo tipo de productos y/o servicios, por lo que hay lugar a predicar entre ellos una posible relación de complementariedad. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD-Posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario A juicio del Ministerio Público, este es el punto más fuerte en el cual debe demostrar la distintividad entre las marcas, pues a pesar de que ambas identifican productos conexos o incluso idénticos, los signos no cuentan con suficiente distintividad y por ende son susceptibles de causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, tema que ha sido considerado por la Doctrina como un término denominativo de carácter

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11001032400020200044000 2 común, que al combinarse con elementos o palabras adicionales les otorga distintividad frente a otros signos, pudiendo entonces ser registrado como marca. Así las cosas,

resulta suficiente la adición de nuevos elementos a efectos de poder distinguir los productos y/o servicios de su oferente, sin generar confusión o asociación en el público consumidor. Sin duda, la distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del registro marcario diferenciar sus productos y/o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado, requisito que, por lo anteriormente mencionado, no cumple la marca solicitada a registro. Por todo lo anterior, el cargo de transgresión de lo reglado en los artículos 134 literales a) y b), 135 literal b) y 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000, la vulneración alegada carece de vocación de prosperidad, y, en consecuencia, habrá de desecharse.

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PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D.C., mayo 5 de 2022 Doctora

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON

Consejera Ponente Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Concepto No. 22 - 139 Número de expediente 110010324000-2020-00440-00 Medio del Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Norma que rige la controversia Decisión 486 de 2000 Demandante JENCAR S.A.S. Demandado Superintendencia de Industria y Comercio Honorable Señora Consejera: Estando dentro del término de traslado, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto en el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud de la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre la base de las argumentaciones que se exponen a continuación:

1. ANTECEDENTES a.- Demanda

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11001032400020200044000 4 Mediante escrito la apoderada de la sociedad JENCAR S.A.S., interpuso demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resoluciones 26138 de 4 de julio de 2019 y 15897 de 13 de abril de 2020, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones: “PRIMERO: Que se declara la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 26138 de 4 de julio de 2019, mediante la cual se niega el registro de la marca mixta GRANJA BURGER, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 15897 de 13 de abril de 2020, la cual confirma el acto administrativo contenido en la resolución No. 26138 de 4 de julio de 2019.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta GRANJA BURGER para distinguir productos de la Clase 43 Internacional de Niza, a nombre de la sociedad

JENCAR S.A.S.

CUARTO: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva de dar aplicación al artículo 196 de la ley 1437 de 2011.

CUARTO: Se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial”. b.- Hechos Como soporte de sus pretensiones, la parte demandante expuso los hechos que a continuación se sintetizan: 1.- La sociedad JENCAR S.A.S, el 18 de diciembre de 2018, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de marca mixta GRANJA BURGER para identificar productos de la Clase 43 de la clasificación internacional. 2.- La solicitud fue publicada el 19 de febrero de 2019 en la Gaceta de Propiedad Industrial 852, la cual fue objeto de oposición por la sociedad LA GRANGA TENJO, por considerar

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11001032400020200044000 5 que se encontraba incursa de irregistrabilidad descrita en el literal a) del artículo 136 de Decisión 486 de 2000. 3-. Con Resolución 26138 de 4 de julio de 2019, la directora de Signos Distintivos de la SIC, negó el registro de la marca mixta GRANGA BURGER para distinguir productos de la clase 43 de la clasificación internacional. 4.- Contra el aludido acto administrativo se interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, con Resolución 15897 de 13 de abril de 2020, confirmando lo decidido en la Resolución 26138 de 4 de julio de 2019. c.- Concepto de violación La parte actora considera que con la expedición de los actos censurados se vulneraron los artículos 134 literales a) y b), 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentó, que la marca goza de distintividad por cuanto es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y aún los mismos no constituyen un signo genérico o descriptivo. d.- Contestaciones Dentro de la oportunidad correspondiente la Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demandada, solicitando negar todas la pretensiones de la demanda, toda vez que carecen de asidero jurídico. Alegó que la inconformidad de la parte actora con ocasión de la expedición de los actos

administrativos censurados, la demandada no incurrió en infracción o violación a normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues se puede concluir que como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria. e.- Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina En su oportunidad, el Tribunal consideró que deberá determinarse el riesgo de confusión

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11001032400020200044000 6 y/o asociación entre los signos GRANJA BURGER (mixto) y la marca LA GRANJA TENJO (mixta), se deberá analizar: 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica. Reglas para realizar cotejo de signos distintivos. 2. Comparación de signos mixtos y 3. Signos conformados por denominaciones de uso común. Manifestó que no es suficiente basar la confundibilidad únicamente en la similitudes o semejanzas en cualquiera de su formas, pues el análisis debe abarcar todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con el productos y/o servicios amparados por los signos en discusión. Señaló que en el estudio de los signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea el

gráfico o denominativo incide con mayor profundidad en la mente del consumidor y fijar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es elemento gráfico, o ambos, observando la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos y si son susceptibles de invocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.- CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO a.- Problema Jurídico La controversia bajo estudio se centra en determinar si le asiste razón a la parta actora a reclamar la nulidad de la Resoluciones 26138 de 4 de julio de 2019 y 15897 de 13 de abril de 2020, por medio de la cual se negó el registro de la marca mixta GRANJA BURGER, a la sociedad JENCAR S.AS., para identificar servicios en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. b.- Marco Jurídico Conforme a lo previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo, establece: “Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o

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11001032400020200044000 7 presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.

La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto general y pedirse el restablecimiento del derecho directoramente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”. c.- Cotejo marcario entre las marca solicitada y la previamente registrada Se procederá a realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado a registro GRANJA BURGER (mixto) y el signo registrado LA GRANJA TENJO (mixto), para lo cual esta Delegada propone a la Sala aplicar la metodología indicada en la interpretación prejudicial, que incluye el concepto fonético, ortográfico, figurativo o gráfico y conceptual o ideológico. d.- Signos a comparar e.- Comparación fonética

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11001032400020200044000 8 En este punto se debe examinar que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de comparación, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, así como el cotejo de las marcas en forma

sucesiva. Frente a este criterio, el Ministerio Público considera que las palabras de la marca registrada con la expresión de la marca sometida a registro comparten el vocablo “GRANJA”, tienen la mismas sonoridad. f.- Comparación ideológica A juicio de esta Delegada, la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En este punto se precisa que, la marca denominativa solicitada a registro no cuenta con diferencias respecto de la marca opositora, para que el consumidor promedio pueda identificar la diferencia entre los productos y servicios que ofrecen en el mercado. g.- Comparación gráfica En este punto la comparación arroja como resultado la equiparación o gran similitud de las marcas, se tiene que ambos signos comparten la expresión “GRANJA”, donde la marca registrada se presenta con un tipo de letra particular y acompañada de la palabra TENJO, correspondiendo a un municipio de Cundinamarca y dentro de un óvalo que es el centro de un sol llevando triángulos en su exterior y la marca sujeta a registro está integrada por la expresión GRANJA BURGER escrita en un estilo de letra especial y acompañada de la silueta de un hamburguesa dentro de un círculo. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, un signo que posee en su composición capacidad denominativa tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia, así las cosas, el signo denominativo cumple la función distintiva de la marca.

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11001032400020200044000 9 Pues bien, de la observación de las marcas cuya discusión se trata, no se perciben grandes semejanzas, tales como que estas no tienen una escritura idéntica, como se puede verificar en las imágenes que se insertaron anteriormente, en donde comparten la palabra “GRANJA”, en ambos signos denominativos, elementos insuficientes para distinguir a primera vista que se trata de una marca distinta. f.- Complementariedad de los productos En este punto se examina la conexión que se plantea cuando el consumo de un determinado producto genera la necesidad de adquirir otro, pues en este caso el segundo es complementario del primero, pues en estos eventos, la adquisición de un producto supone la obtención de otro simultaneo. Sin embargo, en el presente caso este criterio resulta inaplicable, por cuanto, como se ha explicado, las marcas comparadas distribuyen en realidad el mismo tipo de productos y/o servicios, por lo que hay lugar a predicar entre ellos una posible relación de complementariedad. g.- La razonabilidad (posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario) A juicio del Ministerio Público, este es el punto más fuerte en el cual debe demostrar la distintividad entre las marcas, pues a pesar de que ambas identifican productos conexos o incluso idénticos, los signos no cuentan con suficiente distintividad y por ende son

susceptibles de causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, tema que ha sido considerado por la Doctrina como un término denominativo de carácter común, que al combinarse con elementos o palabras adicionales les otorga distintividad frente a otros signos, pudiendo entonces ser registrado como marca. Así las cosas, resulta suficiente la adición de nuevos elementos a efectos de poder distinguir los productos y/o servicios de su oferente, sin generar confusión o asociación en el público consumidor.

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11001032400020200044000 10 Sin duda, la distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del registro marcario diferenciar sus productos y/o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado, requisito que, por lo anteriormente mencionado, no cumple la marca solicitada a registro. Por todo lo anterior, el cargo de transgresión de lo reglado en los artículos 134 literales a) y b), 135 literal b) y 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000, la vulneración alegada carece de vocación de prosperidad, y, en consecuencia, habrá de desecharse. h.- Conclusión Por las razones anteriormente expuestas, a juicio del Ministerio Público en el presente

asunto el cargo de nulidad propuesto por la parte actora no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. En este orden de ideas, esta agencia del Ministerio Público pone en consideración del H. Consejo de Estado el siguiente, i.- Concepto De conformidad con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada no es posible acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, los actos censurados, esto es, las Resoluciones 26138 de 4 de julio de 2019 y 15897 de 13 de abril de 2020, por medio de la cual se negó el registro de la marca mixta GRANJA BURGER, a la sociedad JENCAR S.AS., para identificar servicios en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, habrán de permanecer incólumes. De la señora Consejera atentamente,

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