PGN - PATENTE DE INVENCION - No reúne requisito de técnica

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE MARCAS-Solicitud de reconocimiento de patente de invención PATENTE DE INVENCIÓN-Requisitos señalados por el Tribunal Andino de Justicia para que la autoridad competente en cada país pueda otorgarla PATENTE DE INVENCIÓN-Viabilidad de otorgamiento Para que sea viable otorgar la patente se requiere que el producto o procedimiento sea nuevo, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial, el método objeto de la solicitud no es industrial, sino una aplicación de tipo personal, por lo cual no puede ser patentable. Tampoco el método posee el nivel inventivo porque es obvio que para que la composición tenga efecto en la boca, debe colocarse en ella para que se disuelva y libere sustancias activas. PATENTE DE INVENCIÓN-No reúne requisito de técnica Dentro de este contexto, la invención contenida en la solicitud no reúne el requisito de la novedad exigido en la norma comunitaria por encontrarse en el estado de la técnica con anterioridad a la solicitud, de conformidad con el análisis técnico previamente elaborado. PATENTE DE INVENCIÓN-Reglas determinantes por el Tribunal Andino de Justicia de la existencia o no de novedad en un invento PATENTE DE INVENCIÓN-Inviabilidad de su reconocimiento Dentro de este contexto, es claro para esta agencia del ministerio público que la solicitud de reconocimiento de patente no es viable, como lo advirtió la accionada, por no reunir los requisitos exigidos por las normas comunitarias, específicamente los conceptos de novedad y de nivel inventivo, según lo ha establecido ese ordenamiento y de conformidad con el análisis técnico efectuado con las anterioridades existentes, razón por la cual las

pretensiones del actor no están llamadas a prosperar. Cabe anotar en relación con el experticio técnico allegado al proceso, en acuerdo con la accionada, que la solicitud de la patente no incluye predecir las características de la composición, pues dicha carga corresponde al solicitante de la patente y la labor del examinador se reduce a comparar las características señaladas con las de otras composiciones conocidas, para establecer si la composición reivindicada se encuentra fuera del estado de la técnica. También es importante señalar que aunque la composición propuesta sea diferente de las reportadas en las anterioridades y por tanto sea nueva, sólo es patentable si ofrece una ventaja comparativa inesperada respecto de las anterioridades, lo cual como se demostró no es predicable de este caso. 2 Al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos acusados, hay lugar a denegar las súplicas de la demanda por cuanto no se demostró la novedad ni el nivel inventivo de la preforma puesta a consideración de la Superintendencia de Industria y Comercio para el reconocimiento de la patente de invención ni constituye un paso cualitativo, más allá de lo existente, como lo exige el ordenamiento jurídico.

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2010 Alegato No. 130/10 Honorables

CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Primera Consejera Ponente: Doctora María Claudia Rojas Lasso Radicado: 11001032400020070018500

Actor: Meals de Colombia S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y

Comercio

Acción: Nulidad y Restablecimiento Marcas.

Procede esta Procuraduría Delegada a emitir alegato de conclusión en el proceso de la referencia, de conformidad con las facultades legales y constitucionales. ANTECEDENTES La Sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., por medio de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., solicitó: 3 “PRIMERA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 27113 de 19 de octubre del año 2006, notificada personalmente a mi representada el 25 de octubre del año 2006, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y concedió el registro de la marca “MOMENTOS MÁGICOS”, para distinguir productos comprendidos en la clase 03 Internacional, a favor de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, domiciliada en Nueva York, Estados Unidos de América. SEGUNDA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 33192 de 30 de noviembre del año 2006, notificada por fijación en lista de 05 de diciembre de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición subsidiario de apelación, previamente interpuesto, confirma la Resolución No. 27113 de 19 de octubre del mismo año, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y concedido el registro de la marca MOMENTOS MAGICOS”, para distinguir productos

comprendidos en la clase 03 Internacional, a favor de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, domiciliada en Nueva York, Estados Unidos de América. TERCERA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 01239 de 29 de enero del corriente año 2007, notificada personalmente a mi poderdante el 07 de febrero del año 2007, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación interpuesto, confirma la Resolución No. 27113 de 19 de octubre del año 2006, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y concedido el registro de la marca “MOMENTOS MAGICOS”, para la clase 03 Internacional, a favor de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, domiciliada en Nueva York, Estados Unidos de América; agotando la vía gubernativa. CUARTA.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad demandada, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., y en consecuencia negar el registro de la marca “MOMENTOS MÁGICOS”, para la clase 03 internacional, concedida, a favor de la sociedad COLGATE PALMOLIVE

COMPANY.

QUINTA.- Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada, cancelar el registro de la marca “MOMENTOS MÁGICOS”, concedida a favor de la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, cuyo número de registro todavía no ha sido asignado por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEXTA.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que ponga fin al proceso de la referencia”. Fundamenta sus pretensiones en los siguientes cargos: 4 1.- VIOLACIÓN DEL LITERAL a) DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486 DE

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Estima el actor en primer lugar que con la expedición de los actos demandados la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, se infringió el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues de manera errada la Oficina de Marcas concedió el registro de la marca “MOMENTOS MAGICOS” a pesar de no ser viable su registro , por ser similarmente confundible con la marca “CREM HELADO MOMENTOS MÁGICOS” previamente registrada y posicionada en nuestro país. Destaca que la Sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. es titular en Colombia, entre otros del siguiente registro marcario: MARCA CLASE CERTIFICADO VIGENCIA CREM HELADO 30 299485 Mayo 25 de 2015 MOMENTOS MAGICOS Otorgando a su titular el “derecho de exclusividad” del signo distintivo “CREM HELADO MOMENTOS MÁGICOS”, posicionada en el mercado por su profunda difusión que del signo ha hecho el actor, desconocida por la entidad demandada al admitir el registro del signo por un tercero, pues los signos son morfológicamente casi idénticos, lo que a juicio del actor puede ocasionar efectos de asociación

entre el público consumidor. La causal de irregistrabilidad presenta dos requisitos esenciales: 5 a) En relación con que “sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero (…) 1.1. CONFUNDIBILIDAD ENTRE LOS SIGNOS “CREM HELADO MOMENTOS MAGICOS” Y “MOMENTOS MAGICOS” De acuerdo con la principal regla marcaria, la comparación entre dos signos distintivos debe efectuarse con arreglo a la visión de conjunto, esto es, tomando la totalidad de los elementos que lo componen, sin desmembrar su unidad fonética y ortográfica, tal como lo ha señalado el Tribunal Andino de Justicia. Desde una perspectiva de conjunto, a primera vista, las marcas “CREM HELADO MOMENTOS MAGICOS” y “MOMENTOS MAGICOS” despiertan una impresión de conjunto muy similar, resultando semejantemente confundibles. En estos términos, la marca solicitada a registro “MOMENTOS MAGICOS” reproduce el elemento sustancial esencial y predominante de la marca CREM HELADO MOMENTOS MAGICOS” previamente registrada por la actora, causando confusión y con ello , permitiendo que un tercero pueda percibir la fama, el prestigio y el posicionamiento alcanzado por el signo distintivo de la actora a nivel nacional, al concederse el registro de un signo muy similar y casi idéntico , que comparte el mismo elemento sustancial, esencial y predominante dentro de los conjuntos, que evidentemente incide en una grave semejanza visual, ortográfica, fonética y conceptual, causando efectos de error, confusión y

asociación entre los consumidores, conforme lo ha señalado la doctrina. elemento Los actos acusados, estima el actor, la1.- Violación del artículo 14 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, porque el objeto de la invención denegada por la SIC sí cumple con todos los requisitos de patentabilidad, por ser nueva, tener nivel inventivo y aplicación industrial. 6 2.- Violación por interpretación indebida, el artículo 16 inciso segundo de la Decisión 486, al pretender que por existir anterioridades, no era posible a partir de ellas llegar a la solución del problema planteado teniendo como consecuencia un efecto sinérgico o sea el desarrollo de un procedimiento novedoso, desconocido anteriormente. 3.- Violación por interpretación indebida, del artículo 18 de la Decisión 486, al considerar que el método para distribuir y aumentar la retención de un agente antimicrobiano en la cavidad oral que consiste en introducir en ella una composición en forma de película comestible reivindicados eran obvios, o se derivaban de manera evidente del estado de la técnica a la fecha de presentación de la solicitud y carecían por lo tanto del nivel inventivo, al existir las anterioridades controvertidas en el proceso administrativo. Habida cuenta que el objeto de la invención en su conjunto no había sido accesible al público a la fecha de presentación de la solicitud, y no estaba en el estado de la técnica, luego mal podría una persona versada en la materia técnica derivar el objeto reivindicado a partir de dichas anterioridades individualmente consideradas, ni realizando una combinación entre ellas. El objeto reivindicado no era obvio ni se derivaba de manera evidente del estado de la técnica a la fecha de su presentación, razón por

la cual cumplía a cabalidad con el requisito de nivel inventivo, hecho que configura la violación alegada. Posición del demandado.- Estima la Superintendencia de Industria y Comercio, que las pretensiones del actor no están llamadas a prosperar porque carecen de apoyo jurídico y sustento técnico y como razones de la defensa esgrimió las siguientes: 1.- En primer término señala que el Consejo de Estado no es la autoridad competente para ordenar la concesión de una patente de invención sin el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por mandato legal, facultad que 7 corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, oficina competente en materia de propiedad industrial en Colombia. 2.- La División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 27 de septiembre de 1999, practicó el primer examen jurídico acorde con el artículo 21 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina y estableció que la solicitud de patente de invención cumplía con los requisitos formales exigidos, razón por la cual ordenó su publicación. 3.- De acuerdo con el concepto técnico No. 1521 de 8 de octubre de 1999, se formularon unos requerimientos técnicos al solicitante, para concluir que no cumplía con los requisitos técnicos exigidos, porque existen antecedentes que afectan el nivel inventivo de la solicitud en debate, específicamente contenidos en los documentos US 3803300, US 5629003, US 5700478 y EP 0781546. 4.- Previo estudio del asunto, la Superintendencia hace unas precisiones conceptuales con respecto a la solicitud de patente, así: Invención es la creación

de un producto o de un procedimiento nuevo para solucionar un problema técnico existente. La manera como un inventor puede proteger su invención es a través de la patente que es un certificado oficial mediante el cual se reconoce al titular del derecho a impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención. La patentabilidad de una invención no depende del esfuerzo realizado por el inventor para obtener la invención; ni de la inversión en tiempo o en dinero que el inventor haya realizado, o la mayor o menor complejidad de la invención; o el mérito reconocido o por reconocer de la invención; o el valor económico que se le asigne al invento. De acuerdo con los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se otorgará patente a los productos o a los procedimientos siempre y cuando no hayan sido accesibles al público por medios escritos u orales 8 y que no resulten obvios para una persona versada en la materia ni se deriven evidentemente del estado de la técnica. Además, no se les otorgará nuevamente la patente a productos ya conocidos y que se les haya encontrado nuevas propiedades o nuevos usos. En la evaluación de novedad se tiene en cuenta que lo que se esté solicitando no se haya divulgado en documentos del estado de la técnica o en medios orales. En la evaluación del nivel inventivo entre otros aspectos se tiene en cuenta que con la invención se haya superado un prejuicio técnico anterior, que la solución al problema planteado sea original y se aparte del camino conocido y que la invención responda a una necesidad antigua, permanente y aún insatisfecha. 2.- Respecto de los cargos:

1.- Violación del artículo 14 de la Decisión 486 del Tribunal Andino de Justicia.- Los actos administrativos acusados fueron expedidos con la normatividad vigente en materia de propiedad industrial, régimen sustitutivo vigente a partir del 1° de diciembre de 2000 de inequívoco carácter especial que estableció el régimen común de la propiedad industrial y que señala el procedimiento que debía surtirse ante la oficina nacional competente, esto es ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El artículo 14 prevé que los países miembros de la comunidad andina otorgarán patentes para las invenciones siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. En el presente caso, el examen de fondo de la solicitud permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales para otorgar una patente de invención habida cuenta que la solicitud de patente y las nuevas reivindicaciones adolecen de los requisitos de novedad y nivel inventivo. 9 Además, se infiere de forma clara y precisa que el uso no es patentable, para que pueda otorgarse una patente se requiere que se trate de una invención de un producto o de un procedimiento. 2.- Presunta violación de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 del Tribunal Andino de Justicia; el primero dispone que una invención se considerará como nueva, si no está comprendida dentro del estado de la técnica. Precisamente lo que se demostró en la actuación administrativa fue que la patente carecía de la altura inventiva. 3.- En cuanto a la violación del artículo 18 de la Decisión 486, tampoco ha de prosperar porque la solicitud de patente de invención carece de nivel inventivo al

encontrarse documentos anteriores a la fecha de la prioridad reivindicada relacionados con la materia contenida en la solicitud de patente de invención, lo que permite inferir que para una persona normalmente versada en la materia técnica, hubiera logrado la lámina comestible que se pretende reivindicar. 4.- Respecto de la novedad al analizar las reivindicaciones 1 a 17 de la solicitud, ellas se refieren a una película comestible que comprende un polímero y aceites esenciales cuyo objeto es satisfacer la necesidad de una composición en forma de una película comestible para distribuir agentes desodorantes del aliento, antimicrobianos y estimulantes salivares a la cavidad bucal, los cuales no revisten la entidad de nivel inventivo. 5.- Las reivindicaciones 18 a 34 se refieren al método para preparar la composición y la 35 se refiere a un método para distribuir y aumentar la retención de un agente antimicrobiano en la cavidad oral que consiste en introducir en ella una composición en forma de una película comestible. El método que se pretende reivindicar tampoco es nuevo. Finalmente advierte que la “actividad antimicrobial particular” está dada por los aceites esenciales, que también están presentes en las láminas de las anterioridades. 10 CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Pretende el actor se declare la nulidad de las resoluciones 25882 de 21 de octubre de 2004 y 4411 de 28 de febrero de 2005, dictadas por el Superintendente de Industria y Comercio y, como restablecimiento del derecho se conceda la patente de invención denominada “PELICULAS CONSUMIBLES ORALMENTE QUE SE

DISUELVEN RAPIDAMENTE”.

El problema jurídico consiste en establecer si la solicitud de reconocimiento de patente de invención hecha por el actor tiene el carácter de “novedosa” y “nivel inventivo”, de acuerdo con los lineamientos establecidos por los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, normas vigentes para la época en que se solicitó.

Los actos acusados: Resolución 25882 de 21 de octubre, “por la cual se niega una patente de invención” y la Resolución 4411 de 28 de febrero de 2005 “por la cual se resuelve un recurso de reposición” y confirmó la decisión contenida en la Resolución 25882.

Las resoluciones acusadas fueron expedidas en vigencia de la Decisión 486 del Tribunal Andino de Justicia que señala en los artículos 14, 16 y 18 los requisitos para que la autoridad competente en cada país pueda otorgar la patente de invención, así: Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio 11 antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará

dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40. Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. De acuerdo con estas disposiciones, los países miembros otorgarán patetentes para las invenciones de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología siempre que:  Sean nuevas;  Tengan nivel inventivo y,  Sean susceptibles de aplicación industrial.

Nueva: significa que no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende todo aquello que ha sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio antes de la fecha de la presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

Nivel inventivo: cuando para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, no resulte obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

El problema radica en establecer si la solicitud de patente reúne los requisitos exigidos por las normas comunitarias de novedad e invención, desde los puntos de vista jurídico y técnico. 12

Otras disposiciones a tener en cuenta para resolver el problema jurídico contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: Artículo 20.- No serán patentables: d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales. Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. La División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con el artículo 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, una vez verificados los aspectos formales de la solicitud, ordenó publicar el extracto de la patente de invención en la Gaceta de Propiedad Industrial y procedió a realizar el examen de patentabilidad. El contenido del concepto técnico se puso a disposición del solicitante, documento según el cual la invención no es patentable y requirió a la solicitante WARNER LAMBERT COMPANY, responder sobre las objeciones efectuadas a la solicitud de patente de invención. Las conclusiones a las cuales llegó el estudio técnico son las siguientes: 1.- Objeto de la invención: Composición en forma de una película comestible que comprende un polímero y un aceite esencial (timol, salicilato de metilo, eucaliptol, mentol). Las reivindicaciones 17 a 29 se refieren al método para preparar la composición; las reivindicaciones 30 a 35 se refieren al método para distribuir y

aumentar la retención de un agente antimicrobiano en la cavidad oral que consiste en introducir en ella una composición en forma de una película comestible. 13 El problema técnico planteado en la solicitud radica en la necesidad de proporcionar una composición en forma de una película comestible para distribuir agentes desodorantes del aliento, antimicrobianos y estimulantes salivares a la cavidad bucal. La negativa a la solicitud se fundamentó en los siguientes términos: a.- De acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no serán patentables “los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales”. b.- En cuanto al método establecido en las reivindicaciones 30 a 35, observa que de acuerdo con el artículo 20 literal d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal no son patentables, porque el objeto de la solicitud es la aplicación de un antimicrobiano. c.- Realizada la comparación entre el método de la anterioridad que menciona láminas para administrar drogas para la aplicación oral o ingesta y el que enseña la aplicación de sustancias en la cavidad oral por medio de una lámina de polímeros que contiene aceites esenciales, tienen un método igual, lo que significa que el método reivindicado no es nuevo. d.- Para que sea viable otorgar la patente se requiere que el producto o procedimiento sea nuevo, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial, el método objeto de la solicitud no es industrial, sino una aplicación de tipo personal, por lo cual no puede ser patentable. Tampoco el método posee el

nivel inventivo porque es obvio que para que la composición tenga efecto en la boca, debe colocarse en ella para que se disuelva y libere sustancias activas. 14 e.- La invención objeto de la solicitud no es patentable, porque de acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486, una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, que comprende todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida. También incluye el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que su contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior. Ha dicho esa Honorable Corporación: "... cuando la cuestión debatida - como en este caso - no es de interpretación legal o de hermenéutica jurídica, sino de carácter eminentemente técnico o pericial, es a los técnicos o expertos a quienes corresponde, mediante el dictamen pericial claro, preciso y detallado, determinar si un producto es farmacéutico o constituye un medicamento o una sustancia terapéuticamente activa, que, por lo mismo, no es susceptible de ser objeto de patente de invención, en los términos del literal c) del artículo 5o. de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena" (Sentencia de 7 de marzo de 1991, exp. núm. 803, actor: Monsanto Company, Consejero Ponente: Dr. Miguel

González Rodríguez), razón por la cual analizará el dictamen pericial rendido dentro del presente proceso y las demás pruebas obrantes en el mismo”. En estos términos, el objeto de las reivindicaciones no es nuevo porque las anterioridades ya enseñaban una composición en forma de una película comestible que comprende un polímero y una sustancia activa. Tampoco reviste el carácter inventivo porque resulta obvio y evidente para una persona versada en la materia. De acuerdo con las disposiciones citadas, el objeto reivindicado no es nuevo porque está comprendido en el estado de la técnica, pues una vez realizado el estudio técnico comparativo entre el objeto de la solicitud y el de las anterioridades enunciadas, se estableció que está contenido en ellas. 15 Se ubicaron como anterioridades los siguientes documentos, que de acuerdo con la fecha de la solicitud de patente 25 de septiembre de 1998, corresponden a: Número Documento Título Fecha de publicación D1 US 3 803 300 Ungüento laminado y Abril 9, 1974 método de prepararlo D2 US 5 629 003 Presentaciones tipo Mayo 13, 1997 lámina de unidades de dosis múltiples que se desintegran rápidamente D3 US 5 700 478 Mucoadhesivo Dic. 23, 1997 sensible a la presión soluble en agua y diseños para colocaren una cavidad corporal limitada por una mucosa D4 EP 0 781 546 Una preparación en Julio 2, 1997 lámina de múltiples capas. Estos antecedentes señalan la existencia previa de composiciones similares, tanto en su objeto como en su procedimiento. Enseñan una composición en forma de

una película comestible caracterizada porque comprende un polímero y un ingrediente activo, sin que exista una característica que conceda un efecto diferente o especial a la película reivindicada, no tiene nivel inventivo, porque resulta obvio y evidente para una persona versada en la materia. Dentro de este contexto, la invención contenida en la solicitud no reúne el requisito de la novedad exigido en la norma comunitaria por encontrarse en el estado de la técnica con anterioridad a la solicitud, de conformidad con el análisis técnico previamente elaborado. 16 El Tribunal Andino de Justicia, ha establecido las siguientes reglas, como determinantes de la existencia o no de novedad en un invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. “b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. “c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. “d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.”1 El fundamento de la decisión contenida en las resoluciones acusadas se encuentra en el análisis técnico elaborado sobre las anterioridades para establecer el estado de la técnica, habiéndose advertido sobre su existencia anterior. Cabe anotar además, que el hecho de que la lámina reivindicada contenga más de un aceite esencial no la hace inventiva, porque combinando las enseñanzas de las

anterioridades, cualquier persona conocedora de la materia habría logrado la lámina comestible que se pretende reivindicar. Además se excluyó la patentabilidad por el literal d del artículo 20 de la Decisión 486, en cuanto no son patentables los métodos terapéuticos para el tratamiento humano y la solicitud en la reivindicación 35 se refiere a un método para distribuir y aumentar la retención de un agente antimicrobiano en la cavidad oral, lo cual constituye un tratamiento terapéutico, (higiénico o profiláctico). Cabe anotar que en proceso No 081-IP-2006, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló como requisitos esenciales de patentabilidad la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial, de 1 Sentencia 82 IP de 2003, Tribunal Andino de Justicia. 17 conformidad